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到底侵害商标要请求侵害人所获利益，是否要证明侵害人具有恶意，美国最高法院至今没有明确表达见解[1]。1993年出版的「不公平竞争重述」（The Restatement of Unfair Competition），所采取的立场则是，只有在侵害人采取行为时，具有引起混淆或欺骗之意图，才可请求该商标侵害行为所获之利益[2]。

美国旧的商标法第1117条(a)规定，当商标权人证明被告违反第1125条(a)侵害商标后，在衡平原则之下（subject to the principles of equity），可求偿(1)被告所获利益，(2)原告所受之任何损失，及(3)诉讼之支出[3]。

在1999年商标法修法前，美国各巡回法院对于这个问题，则有不同看法。有一派法院认为，由于商标法第1117条有一个「在衡平原则之下」的限制，所以认为必须证明有蓄意，才能侵权被告所获利益。第二巡回法院是最典型的代表。

掌管纽约地区的第二巡回法院，在1992年曾做出George Basch Co., Inc. v. Blue Coral, Inc.案[4]判决，认为在商标法1117条(a)下，原告必须证明侵害人具有蓄意欺骗，才能够以侵害人所获利益计算赔偿[5]。在1996年的Internat'l Star Class Yacht Racing Ass'n v. Tommy Hilfiger案，第二巡回法院再次判决，原告必须证明侵权人的行为乃出于恶意（bad faith），才能够以侵权人所获利益作为赔偿[6]。

第二巡回法院之所以认为一定要证明具有蓄意，是因为一般的损害赔偿可填补原告的损失，若以被告的获利作为赔偿，会有过度赔偿的问题[7]。用所获利益作为赔偿，主要是采取吓阻理论（deterrence theory），不是为了保护商标权人，而是为了保护公众[8]。甚至，第二巡回法院除了要求要证明蓄意外，还要求地区法院考虑其他因素：1.被告从该违法行为获利的确定程度；2.其他救济是否存在或是否适当；3.被告在实行该侵害行为的角色；4.原告是否有迟延；5.原告是否有不洁之手。综合考虑这些重要的因素后，从衡平观点整体考虑，才能决定是否要赔偿侵害人所获利益[9]。

除了第二巡回法院之外，哥伦比亚特区巡回法院、第三巡回法院、第十巡回法院，在1999年商标法修法前，都采取一定要证明具有蓄意或恶意，才能以侵害人所获利益请求赔偿[10]。

不过，1999年时，美国商标法第1117条修正，一方面在1125条将商标侵害行为区分为1.(a)一般商标混淆误认；2.(b)进口行为；3.(c)著名商标淡化理论。进而在1117条修正时，在前后文中增加了一句「….违反1125条(a)，或蓄意（willful）违反第1125条(c)，…[11]」。因此，有人认为，既然在1125条(c)的商标淡化强调蓄意侵权，则在1125条(a)的一般商标混淆没有强调蓄意，则就算没有蓄意，也可请求该条的所获利益赔偿。

在1999年商标法修法，对于商标淡化侵权明确写上「蓄意」，就有人开始主张，一般商标混淆侵权，并不需要有蓄意，就可以请求侵害人所获利益。甚至，有法院也接受这个论点。例如，第三巡回法院在1999年之前，认为请求所获利益赔偿一定要证明侵害为蓄意，但在修法后就改变见解，认为不再需要证明具有蓄意[12]。

联邦巡回上诉法院2016年的2016年Romag Fasteners v. Fossil案的事实如下。

Romag公司在磁按扣上有专利，并且注册了商标ROMAG，用该商标销售自己的磁按扣。而被告Fossil乃设计、营销、销售流行配件，包括女用手提包、小的皮件，并委由小公司制造其设计的产品。2002年时，Fossil和Romag签署契约，约定使用ROMAG的磁按扣于Fossil的产品上。根据该契约，Fossil会指示代工商，向Romag的香港代工厂永业金属配件制品有限公司（Wing Yip）购买ROMAG的磁按扣[14]。

Fossil所授权的其中一家代工厂Superior皮革公司，在2002年至2008年间，向永业公司购买了上万个磁按扣。但到2008年8月至2010年11月间， Superior皮革公司只购买了几千个磁按扣。2010年时，Romag公司的老板发现，某些Fossil手提包使用了仿冒的磁按扣。因而，Romag于2010年11月22日，向Fossil 提告，主张其侵害专利和商标等[15]。Romag并且于美国的「黑色星期五」大采购日的三天前11月23日，向法院申请暂时禁制令与永久禁制令[16]。

2014年4月，经过陪审团审判后，陪审团做出裁决，认定Fossil公司构成专利与商标侵害。就专利侵害部分，陪审团判赔合理权利金5万余美元；就商标侵害的计算，陪审团则提出二种建议，就不当得利理论（unjust enrichment theory），以Fossil 公司的所获利益判赔9万余美元，就吓阻理论，以Fossil 公司的所获利益判赔670万余美金。陪审团也认定，ROMAG这个商标对Fossil公司所获利益的贡献度为1%[17]。此外，陪审团虽然认为Fossil公司「冷漠不在意」Romag的商标权，但认为Fossil的专利和商标侵害行为并非出于「蓄意」（willful）[18]。

陪审团裁决后，地区法院再进行法律审理。地区法院认为，Romag故意等到黑色星期五之前才提起诉讼，构成「迟延」（laches），故就专利侵害的合理权利金部分，调降18%，扣除迟延期间销售的侵害。此外，地区法院也认为，由于陪审团认定Fossil的商标侵害并非出于蓄意，所以不能获得Fossil所获利益所计算出的赔偿[19]。

Romag告Fossil案属于第二巡回法院管辖区内的案子，只是因为同时涉及专利才由联邦巡回上诉法院审理。

联邦巡回上诉法院认为，就商标的侵害问题，则要回归到第二巡回法院所采取的见解。第二巡回法院至今并没有直接回答，到底1999年商标法修正，在解释上是否会有不同[20]。但是在判决中，仍然维持蓄意欺骗是请求所获利益的前提。第二巡回法院在1999年商标法修法后，于2014年的Merck Eprova AG v. Gnosis S.p.A.案中，曾经再次表达，证明被告具有蓄意欺骗，是请求被告所获利益的前提要件[21]。

联邦巡回法院提出三项理由，认为1999年商标法的修法，并没有改变这个要件。

第一，1999年商标法之所以要修法，是因为1996年将淡化理论纳入商标侵权时，并没有特别规定其损害赔偿的问题，才导致1999年商标法要修改第1117条(a)加入「蓄意违反第1125条(c)」这句话。而立法的过程来看，当时加入这句话的目的，只是为了让商标淡化的侵权有损害赔偿的依据，并没有想要改变1125条(a)一般商标混淆误认侵权所要求的蓄意要件[22]。

第二，原本第1117条(a)的「衡平原则之下」这几个字，在修法时并没有删除。第二巡回法院就是因为这几个字，才认为要请求侵害人所获利益，应该要有蓄意侵害的要件。

第三，原告认为，在商标淡化侵害前加上「蓄意」这个字，就可以反面推论，一般商标侵害不再需要蓄意这个要件。但是，这种反面推论，通常都是在同时进行修法，而比较同时修法的二个条文，才可以做这种反面推论。但因为1999年只有在原条文加入「蓄意构成商标淡化侵害」，其他文字都没有改变，所以不能做此反面推论[23]。

联邦巡回上诉法院认为，1999年商标法修正时，对商标淡化侵害求偿加上「蓄意」这个要件，并不是要与一般商标混淆误认侵害能否请求所获利益做对照；而只是在强调，商标淡化侵害要请求损害赔偿（不论请求所受损害或所获利益），都要具有蓄意[24]。

美国联邦巡回上诉法院2016年的Romag Fasteners v. Fossil案，支持第二巡回法院的立场，认为商标侵害若要请求侵害人所获利益，仍须证明侵害人具有蓄意或恶意。相较于台湾，商标法第71条允许以各种方式计算损害赔偿，包括以侵害商标所获得之利益。但台湾法院并没有注意到，侵害人所获利益并非商标权人实际的损害，会有过度赔偿的问题，只有在故意侵权时需要吓阻这类行为，才需要以所获利益作为赔偿。

Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 817 F.3d 782, 785 (Fed. Cir. 2016).
Restatement (Third) of Unfair Competition § 37(1) (1995) (“One ... is liable for the net profits earned on profitable transactions resulting from [the infringement], if, but only if, the actor engaged in conduct with the intention of causing confusion or deception ...”).
15 U.S.C. § 1117(a)(1996)(“When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a violation under section 1125(a) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action.”).
George Basch Co., Inc. v. Blue Coral, Inc., 968 F.2d 1532 (2d Cir.1992).
Id. at 1540.
Internat'l Star Class Yacht Racing Ass'n v. Tommy Hilfiger, U.S.A., Inc., 80 F.3d 749, 753 (2d Cir.1996).
George Basch, 968 F.2d at 1540.
Id. at 1539.
Id. at 1540–41.
Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 817 F.3d at 786.
15 U.S.C. § 1117(a)(1999)(“….a violation under section 1125(a) of this title, or a willful violation under section 1125(c) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action.”).
Banjo Buddies, Inc. v. Renosky, 399 F.3d 168, 175 (3d Cir.2005) (“By adding this word [‘willful’] to the statute in 1999, but limiting it to [§ 1125(c) ] violations, Congress effectively superseded the willfulness requirement as applied to [§ 1125(a) ].”)
Elizabeth L. Plitzuweit, Supreme Court Denies Certiorari in Contessa: Courts Remain Split in Determining Standard for Awarding Profits in Trademark Infringement Cases, 26 NO. 2 Intell. Prop. L. Newsl. 5 (2008).
Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 817 F.3d at 783.
Id. at 783.
Id. at 783-84.
Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc. 29 F.Supp.3d 85, 107 (D. Connecticut, July 2, 2014).
Id. at 90.
Id. at 109-110.
Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 817 F.3d at 789.
Merck Eprova AG v. Gnosis S.p.A., 760 F.3d 247, 261 (2d Cir.2014).
Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 817 F.3d at 789.
Id. at 790.
Id. at 790-91.