虽然使用他人商标，但若构成描述性合理使用，可以作为商标侵权的抗辩。所谓的描述性合理使用，乃是将商标用语当成描述自己产品服务的名称、形状、质量、性质、用途、产地或其他有关商品或服务本身之说明，非作为商标使用者。美国2019年的SportFuel v. PepsiCo案，涉及的就是描述性合理使用的争论。

2019年8月2日，美国第七巡回法院判决SportFuel v. PepsiCo案，认为百事可乐旗下的Gatorade运动饮料，使用「运动燃料」（sports fuel），虽然使用了SportFuel公司的注册商标，但属于描述性合理使用。

SportFuel v. PepsiCo案事实

本案中的商标权人是SportFuel公司，是一家位于芝加哥的营养健康咨询公司，旗下拥有二个「SportFuel」注册商标。

被告百事可乐旗下的子公司「佳得乐」（Gatorade），是一家知名的运动饮料品牌。2013年开始在广告营销上，强调自己的产品是一种「运动燃料」（sports fuels）。

2016年，佳得乐（Gatorade）向美国专利商标局申请注册了「Gatorade The Sports Fuel Company」这个商标，但专利商标局要求其声明对「The Sports Fuel Company」（运动燃料公司）不在商标保护范围，因为其只是对产品的描述。佳得乐同意对「The Sports Fuel Company」声明不专用，并继续在佳得乐（Gatorade）这个家族商标后面使用「The Sports Fuel Company」这个标语。

图片来源：SportFuel, Inc. v. PepsiCo, Inc.( 7th Cir., August 2, 2019).

因此，2016年8月，SportFuel 对Gatorade提起诉讼，主张其行为构成美国兰哈姆法（Lanham Act）下的和商标侵权（15 U.S.C. § 1051)、不公平竞争，以及错误标示产品来源（false designation of origin） (15 U.S.C. § 1125(a))。Gatorade则抗辩，要求进行即决判决，认为SportFuel 没有提出足够证据，可证明Gatorade对该标语的使用让消费者混淆误认，并主张对该系争商标的使用，属于兰哈姆法案下的合理使用。

描述性合理使用的三要件

佳得乐要证明其使用属于合理使用，必须证明：(1)其对「Sports Fuel」的使用，并非作为商标使用；(2)其使用是作为商品的描述使用，以及(3)其对该标示的使用是合理的，且出于善意。本案地区法院（伊利诺伊州北区法院）判决认为，佳得乐满足了上述三要件，故构成描述性合理使用。SportFuel公司不服，上诉到第七巡回法院。第七巡回法院亦支持联邦地区法院的即决判决。

图片来源：SportFuel, Inc. v. PepsiCo, Inc.( 7th Cir., August 2, 2019)

第一要件：该商标使用并非作为商标使用

第七巡回法院认为，在上述照片中佳得乐所使用到「Sports Fuel」，并非作为商品来源的标示。法官Michael Stephen Kanne指出：「该产品的独特包装和展示，凸显了佳得乐的家族商标Gatorade，以及G Bolt这个商标。佳得乐很少直接将「Sports Fuel」使用在产品包装上，而是将这个「The Sports Fuel Company」这个标语使用在广告或展示架上，而且是作为家族商标Gatorade的子标题。就算少数时候有直接使用在产品包装上，使用的也是「运动燃料饮料」（Sports Fuel Drink）这组字。」

图片来源：www.gatorade.com

第二要件：作为描述性使用

就第二个要件，第七巡回法院同意，佳得乐对系争标语的使用，是一种描述性质（descriptive），而非一种暗示性质的（suggestive）。一般的商标，按照识别性程度，可以分成通用名称商标、描述性商标、暗示性商标、随意性商标、创作性商标。本案的争议在于，到底「sports fuel」是一种描述性的，还是暗示性的？

要区分是描述性还是暗示性，美国法院主要仰赖二种区分方式。一种是看该字眼是否广为该业界使用。第七巡回法院认为，佳得乐提供了足够的证据，认为健康营养产业确实广泛将「sports fuel」来描述营养产品。而且，在佳得乐向美国专利商标局申请商标时，法院就要求其对「The Sports Fuel Company」声明不专用，更证明了该字眼是一种描述性质的。

第二种方式是采取「想象力检测」（imagination test），亦即消费者看到该字眼是否需要想象，才能理解其所描述的意涵。SportFuel公司主张，「Sports Fuel」是一种暗示性的，因为消费者需要稍微想象，才知道卖的是运动营养产品。但法院认为，佳得乐使用的是「Gatorade The Sports Fuel Company」这一组字，消费者很清楚卖的就是佳得乐的产品，并不需要想象。

问题是，如果「sports fuel」是一种描述性字眼、识别性低，当初SportFuel公司怎么拿到商标的？法院指出，就算一个识别性低的商标，只要申请后超过五年没有质疑，就成为「无法挑战」（incontestable）的商标。但即便如此，其他人仍然可以对该字眼主张描述性合理使用。

第三要件：并不具有恶意

此外，SportFuel公司主张，佳得乐使用「sports fuel」这个标语是出于恶意。SportFuel 公司提出恶意的理由有三：(1)过去曾经在SportFuel 工作一段时间的营养师，后来也在佳得乐公司工作过一段时间，但现在已经离职；(2)佳得乐并没有任何正当理由，说明为何采用这个标语；(3)佳得乐曾经考虑要将「sports fuel」这个标语申请取得专利。

但第七巡回法院对上述说法逐一驳斥，认为都无法充分证明佳得乐对该标语的使用具有恶意。其认为，佳得乐对上述标语的使用是描述性的，是出于善意且构成合理使用。至于佳得乐使用「sports fuel」这个标语的目的，是想要更清楚的描述其事业和所销售产品的特性。

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法