046期
2019 年 9 月 11 日
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国外掀起区块链商标侵权战:BLOCKCHAIN可否被人注册商标?
杨智杰/云林科技大学 科技法律研究所 教授

近几年来,区块链(blockchain)是一个很红的网络技术,其相关的货币技术与各种应用,引起许多人关注,也有不少公司开始从事区块链的相关加密货币交易或服务。有趣的是,blockchain这个英文字,可否被某家公司注册为商标,并禁止其他公司不能使用blockchain这个英文字作为商标,否则构成侵权?2018年在美国起诉的Blockchain Luxembourg v. Paymium诉讼案,就是这样的有趣案件,而这则案件在2019年8月法院做出初步判决。

2018年9月,原告Blockchain Luxembourg公司和美国Blockchain公司(以下合称Blockchain公司),控告Paymium公司及其创办人Pierre Noizat先生,主张Paymium公司使用blockchain.io为商标和网址,侵害了其BLOCKCHAIN的商标权,并有其他不实陈述等不公平竞争行为。

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图片来源:Pixabay

原告Blockchain公司及其商标BLOCKCHAIN

原告Blockchain Luxembourg公司是一家于卢森堡设立的公司,而美国Blockchain公司则是其在美国设的子公司。Blockchain公司是世界上最大的数字资产交易平台,使用自己的BLOCKCHAIN商标和服务商标,促成超过一亿笔数字交易,交易总价值超过二千亿美元,并对全球140个国家的2800万客户,提供可信赖、安全的数字支付工具以及其他信托金融服务。

Blockchain公司说明,其对于小写的「blockchain」(区块链)这个字,并没有主张商标,小写的「blockchain」(区块链)这个字可用来形容什么是加密虚拟货币(cryptocurrency),例如比特币(bitcoin),且可用来形容产业可能从事的各种应用。

Blockchain公司主张其商标的范围,是从2012年起至今,长期使用的大写的BLOCKCHAIN商标,并将此商标用于贩卖各种自家的Blockchain产品和服务,包括可信赖的数字帐户以及其他金融服务,且BLOCKCHAIN商标,在美国与世界消费者之间已经普遍著名。

从2013年起,原告Blockchain公司所使用的网站,网址为www.blockchain.com ,并以BLOCKCHAIN.COM作为商标,营销其网站与服务。若在使用Google搜索引擎以「blockchain」为关键词搜寻,所得到的第一笔搜寻结果,就是原告的www.blockchain.com网站。

美国的商标采取使用主义,所以Blockchain公司主张,其有五个使用的文字商标,包括:(1)BLOCKCHAIN (从2011年开始使用);(2) BLOCKCHAIN.INFO (从2011年开始使用);(3) BLOCKCHAIN.COM(从2013年开始使用); (4) BLOCKCHAIN MERCHANT (从2012开始使用);(5) BLOCKCHAIN PRINCIPAL STRATEGIES(从2018年开始使用),Blockchain公司将这些商标使用于其数字钱包服务、行动应用程序服务、网站服务、和套装服务。

另外,于2017年1月开始,原告Blockchain公司开始使用BLOCKCHAIN的设计商标(请见下图一),在美国的州际商务,对消费者从事营销、广告、散布、要约、提供其数字钱包服务(Digital Wallet Services)、网站服务、和行动App程序服务。

图一、大写BLOCKCHAIN及设计图商标
https://www.tbstat.com/wp/uploads/2019/01/blockchain-1-1200x675.jpg
数据源

虽然有上述各种使用的大写BLOCKCHAIN商标,原告Blockchain公司在美国主要注册的商标,是2018年7月注册的商标。其所注册的商标,并没有强调颜色必须是蓝色。请见下表:

表一、 Blockchain公司在美国注册的商标

商标图

注册号

5,512,148

注册服务类别

状态

第9类:下载行动应用程序软件,以寄送、接收、储存、保护数字货币;下载行动程序软件,以接取商业分类信息电子数据库;
第35类:提供商业类别信息的电子云端数据库;
第 36类:提供金融资;透过网站提供金融信息;提供在线计算机网站,该网站提供金融服务事务数据、账户管理、金融报告、会计功能及相关参考数据;金融事务和金钱事务,亦即,金融信息、管理和分析服务;金融分析,亦即,为金融目的汇整和分析统计数据和其他信息来源;交换汇率的金融信息;金融信息处理;提供在线可搜寻的数据库,其特别提供有关比特币交易的金融信息;
第42类:提供不可下载的计算机软件之暂时使用,让使用者可以寄送、接收、储存和保护数字货币;提供一个安全、网络的服务,其特殊技术在于让消费者可以远程接取、寄送、接受、储存、管理数字货币;提供一网站,让消费者有能力创造客制化的网页,特点在让用户自行定义介绍数据;应用程序服务提供商,特点在于提供应用程序编码接口(API)软件,以整合金融交易到网站和行动应用程序中

2018年7月10日注册

(从2017年1月开始使用)

数据源: Blockchain Luxembourg S.A. v. Paymium, SAS, 1:18-cv-08612 (S.D.N.Y. Aug. 7, 2019),起诉书

被告Paymium公司及使用的BLOCKCHAIN.IO商标

被告Paymium是一家提供数字货币服务的法国公司,之前使用的是其他商标,包括PAYMIUM和BITCOIN CENTRAL,从事的是加密货币的交易服务。

但到2018年时,Paymium公司开始使用blockchain.io这个商标与网址,从事相关宣传,吸引投资者参与其数字货币首次公开发行( initial coin offering,简称ICO),推销自己的数字货币服务平台的服务。

图二、Paymium 公司的BLOCKCHAIN.IO设计商标

数据源: Blockchain Luxembourg v. Paymium., Case 1:18-cv-08612(SDNY, 2018),起诉书

原告认为,这会让他人以为,其发行的数字货币首次公开发行,与Blockchain公司有关,且有相当多的消费者真的被混淆。故原告主张其行为构成商标侵害,以及误导陈述。

表二、原告和被告的商标比较

BLOCKCHAIN 设计商标

BLOCKCHAIN.IO 设计商标

数据源: Blockchain Luxembourg v. Paymium., Case 1:18-cv-08612(SDNY, 2018),起诉书

此外原告控告,Paymium公司对外公开宣称,其数字货币首次公开发行已经在美国证券交易管理委员会「注册」,但这却是不实的,故构成欺骗消费者的不实陈述。

被告认为Blockchain是通用名称

本案被告反击,并申请「驳回起诉」(motion to dismiss),亦即认为原告的主张在法律上根本无法成立,而不需要进一步召开陪审团。

被告认为,blockchain是通用名称,任何人都可以使用。且原告的商标,除了有注册的BLOCKCHAIN及图形之外,其他的使用只是一种描述性使用,亦即描述其所贩卖的商品或服务与区块链有关,并不具识别性。

被告主张,原告Blockchain公司在2017年11月申请前述的BLOCKCHAIN设计商标时,美国专利商标局于2018年3月初步认定blockchain这个字只是描述性的字眼,要求必须对这个字声明不专用。十五天后,Blockchain公司同意对这个字声明不专用。最后美国专利商标局同意该BLOCKCHAIN设计商标的注册。被告Paymium公司认为,从这个过程中,原告自己都承认,Blockchain这个字只是描述性的字眼。

但原告Blockchain认为,其商标在性质上并非描述性商标,就算blockchain这个字有区块链的一般意义,但原告拥有的商标都是以大写呈现,具有第二意义。除此之外,原告的BLOCKCHAIN商标,和被告的Blockchain.io商标,两者构成实质近似。

纽约南区法院初步判决

由于被告申请「驳回起诉」,故纽约南区地区法院在2019年8月做出初步判决。法院认为,识别性属于事实问题,有没有第二意义和两商标有没有实质近似,也是事实问题,故关于商标的侵权主张部分,都有必要进一步召开陪审团。

不过,原告诉讼的另一个部分,是主张被告对于所发行的数字货币有向美国证管会申请登记,属于不实陈述。法院认为被告确实有向证管会申请审查中,故不算是不实陈述,这部分则判决原告主张显无理由。

因此,这个案件就只剩下商标侵权的部分,将继续进行后续的陪审团审判。到底最后结果如何,会决定我们对于blockchain这个字的使用范围,值得我们继续关注。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

 
作者: 杨智杰
现任: 云林科技大学科技法律所 教授
经历: 云林科技大学科技法律所 副教授
真理大学法律系助理教授
真理大学法律系副教授
学历: 台湾大学法律系
中央大学产业经济所硕士
台湾大学法学博士
专长: 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法

 


 





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