近几年来，区块链（blockchain）是一个很红的网络技术，其相关的货币技术与各种应用，引起许多人关注，也有不少公司开始从事区块链的相关加密货币交易或服务。有趣的是，blockchain这个英文字，可否被某家公司注册为商标，并禁止其他公司不能使用blockchain这个英文字作为商标，否则构成侵权？2018年在美国起诉的Blockchain Luxembourg v. Paymium诉讼案，就是这样的有趣案件，而这则案件在2019年8月法院做出初步判决。

2018年9月，原告Blockchain Luxembourg公司和美国Blockchain公司（以下合称Blockchain公司），控告Paymium公司及其创办人Pierre Noizat先生，主张Paymium公司使用blockchain.io为商标和网址，侵害了其BLOCKCHAIN的商标权，并有其他不实陈述等不公平竞争行为。

图片来源：Pixabay

原告Blockchain公司及其商标BLOCKCHAIN

原告Blockchain Luxembourg公司是一家于卢森堡设立的公司，而美国Blockchain公司则是其在美国设的子公司。Blockchain公司是世界上最大的数字资产交易平台，使用自己的BLOCKCHAIN商标和服务商标，促成超过一亿笔数字交易，交易总价值超过二千亿美元，并对全球140个国家的2800万客户，提供可信赖、安全的数字支付工具以及其他信托金融服务。

Blockchain公司说明，其对于小写的「blockchain」（区块链）这个字，并没有主张商标，小写的「blockchain」（区块链）这个字可用来形容什么是加密虚拟货币（cryptocurrency），例如比特币（bitcoin），且可用来形容产业可能从事的各种应用。

Blockchain公司主张其商标的范围，是从2012年起至今，长期使用的大写的BLOCKCHAIN商标，并将此商标用于贩卖各种自家的Blockchain产品和服务，包括可信赖的数字帐户以及其他金融服务，且BLOCKCHAIN商标，在美国与世界消费者之间已经普遍著名。

从2013年起，原告Blockchain公司所使用的网站，网址为www.blockchain.com ，并以BLOCKCHAIN.COM作为商标，营销其网站与服务。若在使用Google搜索引擎以「blockchain」为关键词搜寻，所得到的第一笔搜寻结果，就是原告的www.blockchain.com网站。

美国的商标采取使用主义，所以Blockchain公司主张，其有五个使用的文字商标，包括：（1）BLOCKCHAIN （从2011年开始使用）；（2） BLOCKCHAIN.INFO （从2011年开始使用）；（3） BLOCKCHAIN.COM（从2013年开始使用）； （4） BLOCKCHAIN MERCHANT （从2012开始使用）；（5） BLOCKCHAIN PRINCIPAL STRATEGIES（从2018年开始使用），Blockchain公司将这些商标使用于其数字钱包服务、行动应用程序服务、网站服务、和套装服务。

另外，于2017年1月开始，原告Blockchain公司开始使用BLOCKCHAIN的设计商标（请见下图一），在美国的州际商务，对消费者从事营销、广告、散布、要约、提供其数字钱包服务（Digital Wallet Services）、网站服务、和行动App程序服务。

图一、大写BLOCKCHAIN及设计图商标

数据源

虽然有上述各种使用的大写BLOCKCHAIN商标，原告Blockchain公司在美国主要注册的商标，是2018年7月注册的商标。其所注册的商标，并没有强调颜色必须是蓝色。请见下表：

表一、 Blockchain公司在美国注册的商标

数据源: Blockchain Luxembourg S.A. v. Paymium, SAS, 1:18-cv-08612 （S.D.N.Y. Aug. 7, 2019），起诉书

被告Paymium公司及使用的BLOCKCHAIN.IO商标

被告Paymium是一家提供数字货币服务的法国公司，之前使用的是其他商标，包括PAYMIUM和BITCOIN CENTRAL，从事的是加密货币的交易服务。

但到2018年时，Paymium公司开始使用blockchain.io这个商标与网址，从事相关宣传，吸引投资者参与其数字货币首次公开发行（ initial coin offering，简称ICO），推销自己的数字货币服务平台的服务。

图二、Paymium 公司的BLOCKCHAIN.IO设计商标

数据源: Blockchain Luxembourg v. Paymium., Case 1:18-cv-08612（SDNY, 2018），起诉书

原告认为，这会让他人以为，其发行的数字货币首次公开发行，与Blockchain公司有关，且有相当多的消费者真的被混淆。故原告主张其行为构成商标侵害，以及误导陈述。

表二、原告和被告的商标比较

数据源: Blockchain Luxembourg v. Paymium., Case 1:18-cv-08612（SDNY, 2018），起诉书

此外原告控告，Paymium公司对外公开宣称，其数字货币首次公开发行已经在美国证券交易管理委员会「注册」，但这却是不实的，故构成欺骗消费者的不实陈述。

被告认为Blockchain是通用名称

本案被告反击，并申请「驳回起诉」（motion to dismiss），亦即认为原告的主张在法律上根本无法成立，而不需要进一步召开陪审团。

被告认为，blockchain是通用名称，任何人都可以使用。且原告的商标，除了有注册的BLOCKCHAIN及图形之外，其他的使用只是一种描述性使用，亦即描述其所贩卖的商品或服务与区块链有关，并不具识别性。

被告主张，原告Blockchain公司在2017年11月申请前述的BLOCKCHAIN设计商标时，美国专利商标局于2018年3月初步认定blockchain这个字只是描述性的字眼，要求必须对这个字声明不专用。十五天后，Blockchain公司同意对这个字声明不专用。最后美国专利商标局同意该BLOCKCHAIN设计商标的注册。被告Paymium公司认为，从这个过程中，原告自己都承认，Blockchain这个字只是描述性的字眼。

但原告Blockchain认为，其商标在性质上并非描述性商标，就算blockchain这个字有区块链的一般意义，但原告拥有的商标都是以大写呈现，具有第二意义。除此之外，原告的BLOCKCHAIN商标，和被告的Blockchain.io商标，两者构成实质近似。

纽约南区法院初步判决

由于被告申请「驳回起诉」，故纽约南区地区法院在2019年8月做出初步判决。法院认为，识别性属于事实问题，有没有第二意义和两商标有没有实质近似，也是事实问题，故关于商标的侵权主张部分，都有必要进一步召开陪审团。

不过，原告诉讼的另一个部分，是主张被告对于所发行的数字货币有向美国证管会申请登记，属于不实陈述。法院认为被告确实有向证管会申请审查中，故不算是不实陈述，这部分则判决原告主张显无理由。

因此，这个案件就只剩下商标侵权的部分，将继续进行后续的陪审团审判。到底最后结果如何，会决定我们对于blockchain这个字的使用范围，值得我们继续关注。

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法