LEGO曾于1996年以砖块造型的积木申请共同体商标（现今为欧盟商标）获准，惟与竞争对手Mega缠讼多年后，欧洲法院最终于2010年判决（Case C‑48/09 P）撤销该立体商标。LEGO复于2000年以积木套组中的人偶申请商标保护，虽遭竞争对手Best-Lock主张注册无效，但于2016年欧洲法院判决（Case C‑451/15 P及C‑452/15 P）出炉后，Lego这回确定保住该立体商标。同样以玩具零件申请商标保护，同样事涉商标之功能性排除规定，为何结果大不相同？本文试汇整欧盟普通法院及欧洲法院见解，并简要比较两案立体商标获准与否的关键所在。

圖片來源：pixabay.com

本案缘于Best-Lock认为OHIM（现今为EUIPO）核准的两项LEGO立体商标：No 50518及No 50450违反共同体商标规则（现今为欧盟商标规则）规定，故声请撤销该商标注册。岂料，Best-Lock的主张不仅未被OHIM撤销部门及上诉委员会接受，嗣后于2015年遭欧盟普通法院驳回，并于2016年经欧洲法院驳回确定[1]。

Best-Lock主要依据第7(1)(e)(i)条「源自商品本质之形状」、第7(1)(e)(ii)条「仅是包含为达成特定技术成果所必须之商品形状」等拒绝注册事由以及第52(1)(a)条（现今为第59(1)(a)条）「违反第7条规定」之无效事由，主张系争商标应属无效；此外，Best-Lock另针对系争商标No 50518，援引第7(1)(b)条「欠缺识别性特征」之拒绝注册事由以及第52(1)(b)条（现今为第59(1)(b)条）「基于恶意申请商标」之无效事由主张其注册无效。但由于Best-Lock并未就第7(1)(b)条、第7(1)(e)(i)条及第52(1)(b)条等部分提供相关具体事证，故本文略而不谈，只集中阐述欧盟普通法院及欧洲法院关注之第7(1)(e)(ii)条规定。

欧盟普通法院判决及其理由

Best-Lock主张，系争商标「仅是包含为达成特定技术成果所必须之商品形状」，系争形状之各元素均具备技术功能而藉此与其他组件相结合，尤其是组装积木（interlocking building block）；再者，系争形状之特征亦非创意性设计之结果。不过，Best-Lock并未进一步提供具体证据，而欧盟普通法院从多方面检视系争商标后，亦决定予以驳回，其理由大致如下：

关于技术成果之认定

1. 欧盟普通法院引述Lego案判决重申，不得仅凭商品形状具有功能性特征而拒绝赋予商标保护，因此，适用第7(1)(e)(ii)条时须符合「仅是」与「所必须」两者条件，只限于排除「仅包含技术解决方案且准许注册恐有碍竞争对手使用该技术解决方案之商品形状」。
2. 上诉委员会认为本案并不适用第7(1)(e)(ii)条，主要原因是，系争商标除作为玩具人偶外，Best-Lock并未表明其预定达成之技术成果为何；尤其人偶并非模块化组件，无法与其他相同人偶相结合，模块化（modularity）自然非其技术成果。
3. 其次，人偶系以人体模型（manikin）为外形并供儿童于游戏情境中玩乐，此使用情形并非技术成果。至于若干可动部位也与技术成果无关，因为移动本身无法达成特定之技术成果。
4. 最后，虽可藉由人偶脚底圆洞等类耦合元素（coupling element）与Lego积木相结合，然而，与其他对象结合仍非人偶本身或其形状之技术成果。更何况，该耦合元素并非系争商标的主要特征，鉴于系争商标之整体印象系由人体模型外形决定且该形状本身（per se）不具功能性，即使忽略不看人偶脚底圆洞，也无损系争商标之整体印象。
5. 总之，欧盟普通法院赞同前述之上诉委员会观点，认为除作为玩具人偶外，Best-Lock并未提供具体证据说明系争商标之形状系归因于特定技术成果所致；况且，对于上诉委员会判定人偶脚底圆洞与Lego积木相结合非属技术成果且该圆洞亦非主要特征，Best-Lock并未加以反驳。

关于「仅是」与「所必须」条件之适用

1. 欧盟普通法院认为，本案并非「仅是」包含为达成特定技术成果所必须之商品形状。依据Lego案解释，「仅是」系指所有主要特征均用以发挥技术功能，而不具技术功能的次要特征则不纳入考虑，故判断前务必先确定主要特征，亦即系争商标之最重要元素。
2. 在本案，系争商标图示呈现出一具备人类外观之人偶外形，自然有头、身体、手、脚等部位，这正是系争商标的主要特征，然而，并无任何证据显示该等特征具备第7(1)(e)(ii)条所称之技术功能；更正确地说，无法与组装积木相结合的若干元素，其形状并无相关之技术成果，此点与Best-Lock主张「各元素均能与其他组件相结合」正巧相反。
3. 应注意的是，从玩具人偶手部、脚底圆洞、腿部后方圆洞（以及系争商标No 50450之头部凸出物（protrusion））等元素本身无法推论出（per se and a priori）是否具有技术功能或具备何种功能。纵然如Best-Lock所言，系争形状之各部位均能达成特定技术功能，亦即与其他组件相结合（特别是组装积木），惟无论从系争商标传达之整体印象观察，或从构成元素分析结果来看，该等元素均非系争商标的最重要元素，因而不构成系争形状之主要特征。此外，亦无证据显示，该等元素形状的主要功能性特征系归因于Best-Lock宣称之技术成果所致。
4. 欧盟普通法院亦认为，不同于Best-Lock所指称，系争商标的整体形状并非仅是包含为达成特定技术成果「所必须」之商品形状，尤其并非是与积木相结合所必须。诚如上诉委员会所言，系争形状仅是传达出人类特征而已，儿童可在游戏情境中以人偶象征某个人物而进行玩乐，此情形当然非属技术成果。

其他主张

1. Best-Lock虽主张系争形状之特征无一属于创意性设计结果，但欧盟普通法院认为，除Best-Lock未提出具体事证外，第7(1)(e)(ii)条实际上不以「系争形状是否为创意性设计结果」为适用条件。
2. Best-Lock声称Lego曾于公开报告指出本案玩具人偶之技术特性，惟同样地，其并未指明报告出处，亦未附具相关内容；欧盟普通法院复认为，纵使人偶具有技术特性，亦与第7(1)(e)(ii)条之适用无关，因为该规定只关心系争商标是否「仅是包含为达成特定技术成果所必须之商品形状」。
3. Best-Lock另试图援引欧盟普通法院先前于Lego案[2]认定商标（红色长方积木）注册无效之理由，惟欧盟普通法院认为，上诉委员会已于本案详尽分析Lego案各争讼阶段之判断，确认两案系争商标并无共通之处，唯一相同的是，该两者皆为Lego生产的商品；更何况，Best-Lock对该分析结果亦未举证加以反驳。

欧洲法院判决及其理由

在上诉理由中，Best-Lock主要指摘欧盟普通法院有几点误认，包括：(i) 否认系争形状之主要特征均有技术功能；(ii) 玩具人偶各部位为系争商标之主要特征；(iii) 系争形状之特定部位与模型特征是否实现技术功能与第7(1)(e)(ii)条之适用无关。其认为，既然各部位皆具有技术功能，人偶之整体外形不可能并无任何技术功能。

对此，欧洲法院仅是引述欧盟普通法院意见，表示Best-Lock对该判决内容有所误解。再者，欧洲法院认为Best-Lock的争执重点在于欧盟普通法院对涉讼事实之判断（factual assessment）有误，此部分并非欧洲法院之管辖范围，因此最终驳回其上诉。

小结：挑战成功与失败的关键

Best-Lock之所以无法如同Mega成功挑战Lego商标的有效性，除未提出具体证据支持其主张外，关键原因应在于两案争执的玩具零件性质大不相同：

1. 以Lego案[3]而言，其系争商标（红色长方积木）不仅曾获得专利权，积木之凸钮（高度、直径、配置及圆柱形状，此部分即为主要特征）、侧面（墙面高度）、底部凹洞、底部凹洞之次要突出物（管壁厚度及个数）、甚至于整体外观（形状及尺寸）等设计，皆明显具备技术功能且有助于儿童进行组装（即技术成果），仅有次要特征之「红色」不具备技术功能。
2. 反观本案，其系争商标（小人偶）除供儿童于游戏中扮演角色之用外，上诉委员会及欧盟普通法院均认为无法探知其预定之技术成果为何，至于人偶之头、身体、手、脚等主要特征亦仅是呈现出人体模型而与技术功能无涉，即使手部[4]、脚底圆洞、腿部后方圆洞等元素可能发挥与其他组件相结合之技术功能，但该等元素既非主要特征，且其形状亦非由该技术功能所决定。所決定。

简单来说，欲适用第7(1)(e)(ii)条规定，首先必须确定主要特征，以及系争形状预定达成之技术成果为何，同时应符合「仅是」与「所必须」两者条件。Lego案与本案所涉及之玩具零件，正巧是适用与不适用第7(1)(e)(ii)条之显著范例。

本文综合两案之判决结果，大致整理差异情形如下：

备注：

好消息～北美智权报有微信公众号了！ 《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析，以及产业与技术新知等等。 立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices ～欢迎读者分享与转发～

【本文只反映专家作者意见，不代表本报立场。】