近期台湾地区智慧财产局抛出修改商标法的议题[1]，于此时或可引入美国商标法判例中关于「维权使用」的法理，让无使用意图的商标提早下架。判断「维权使用」的关键，在于「商标使用」的方式是否造成系争商标视为「放弃」。根据美国商标法第1127条（15 U.S.C. § 1127）规定，商标权人不继续使用其商标且有「不再重起使用的意图」时，其拟制为放弃该商标。

本文将介绍两件美国判决。一则是美国联邦第二巡回上诉法院于2002年的Del-Rain Corp. v. Pelonis USA, Ltd.案[2]（称「Del-Rain案」），其维持地方法院所认定商标权人已放弃商标的裁定，因为商标权人事实上要让系争商标退出市场，而其商标使用仅是出清存货。另一则是联邦第九巡回上诉法院于2006年的Electro Source, LLC v. Brandess-Kalt-Aetna Group, Inc.案[3]（称「Electro Source案」），其废弃地方法院认定商标已放弃之中间裁定，因为在生意不佳的情况下销售商品是属于「善意」使用，即使后来停业亦然。

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Del-Rain案：以退出市场为目的而出清产品不属于「善意」使用

本案商标权人Del-Rain公司的商标为「PELONIS」，其在1993年起开始策略性地将「PELONIS」商标从产品市场中退出，包括推出新的商标产品，以及在广告中强调「PELONIS」商标的产品具有瑕疵。不过该策略最后失败，消费者依然想购买「PELONIS」商标的产品。

「PELONIS」商标的产品的代工厂原本是Pelonis USA公司。但后来Pelonis USA公司即自行销售「PELONIS」商标的产品，因而Del-Rain公司于1994年8月对Pelonis USA公司控诉商标侵权。不过，地方法院裁定Del-Rain公司已放弃「PELONIS」商标。

上诉时，Del-Rain公司抗辩地方法院误解「使用」的意涵。Del-Rain公司指出其于1993至1994年间内出售了25,000件「PELONIS」商标的产品，并主张虽该出售是为了清理存货，但其仍属于商标「使用」。

然而，上诉法院认为15 U.S.C. § 1127所规范的「使用」并非「任何使用」，特别是对于将放弃的产品线所遗留的存货予以清仓，此行为并非「在通常的交易活动中所从事的『善意』使用」。因此，「PELONIS」商标产品的清仓销售量尽管有25,000件，上诉法院认为此销售行为无关于「维权使用」的认定。

此外，Del-Rain公司质疑地方法院忽视了其对于「PELONIS」商标产品的投入与营销。但上诉法院认为地方法院事实上有考虑该证据，问题在于Del-Rain公司的营销是为了让「PELONIS」商标产品退出市场。因为「该营销行为之目的是为了摧毁『PELONIS』商标」，其非「对商标所正在进行之商业上开发利用的活动」，因而不能视为「商业上的善意使用」。进一步，上诉法院认为「以摧毁商标价值和打击竞争者为目的的恶意竞争活动」其本身不是一种「商业上的善意使用」，而无法做为抗辩「商标放弃」的争点。

因此，根据Del-Rain案，当商标权人为了让其商标从市场上消失而采取相关营销活动，就算之后有清仓的产品销售活动，此活动亦不能视为「善意」使用其商标。特别是当商标权人有进行伤害其商标声誉的活动时，清理存货的贩卖行为更不能视为商标的「善意使用」。

Electro Source, LLC案：结束营业前的「善意」使用

本案商标权人Electro Source公司，其前手为Ronald Mallett。Mallett先生自1995年开始以「Pelican」商标为名贩卖商品，并于1997年正式取得系争商标的注册。2002年Mallett先生将其事业及商标或商誉等转让给Electro Source公司。

从1995年到2002年，Mallett先生持续以「Pelican」商标销售产品。起初生意还不错，但从1997年起营运开始走下坡。1998年起不但辞去销售人员，Mallett先生改变以往采取报价单的交易模式，而开始以现金交易，并定点贩卖产品。1999年起，Mallett先生以汽车行李箱推销方式贩卖其商品。虽然事业下滑，Mallett先生仍维持其自创业时每年赴佛州商展（Florida Trade Show）参展二次的活动，继续以此营销其商品。此外，因为公司无获利，Mallett先生的报税时，对于「Pelican」商标产品的销售收益不再区分公司所得和个人收入，而全以个人所得提报。

虽然Mallett先生的事业不如预期，但其产品仍保有市场的高度评价。在出售事业给Electro Source公司以前，Mallett先生持续从事产品的营销或参展等商业活动。甚至在1999年Mallett先生开始担任其他公司产品的销售商时，其仍推销「Pelican」商标产品。但在与他公司有竞争冲突时，Mallett先生会避免双方产品的不当竞争状况。

2002年8月，Mallett先生出售事业给Electro Source公司，并同时获得Electro Source公司的「回馈授权」，也就是在维持质量的条件下继续使用系争商标来营销库存的商品。不过，在同年12月，Mallett先生将剩下的存货卖给Electro Source公司。

Electro Source公司接手「Pelican」商标后，发现有被告Pelican Products公司和Brandess–Kalt–Aetna Group公司等以「Pelican」为名销售，而对其提出商标侵权诉讼。在地方法院阶段，被告主张「Pelican」商标在移转给现在商标权人之前就已被放弃。在被告声请下，地方法院以中间裁定方式判决系争商标已被放弃。

商标权人不服而上诉。其中关键法律问题为：「尽管商标权人的事业走下坡，其持续透过善意的营销与销售等方式，并以减价来出清囤积过多的商标商品」，对此事实，如果诉讼记录支持这样的事实推论，则根据商标法是否必然认定有商标放弃之情事发生？上诉法院认为「不是」，因为关键是「不去重起商标使用的意图」而非「预备在未来放弃商标的意图」。因而，在「使用」仍持续的状况下，尽管商标权人曾宣示预备在未来不使用系争商标，此乃无关于「不去重起商标使用的意图」之判断。

其次，上诉法院认为商标放弃的前提是「完全的停止或不继续商标的使用」。尽管从事仅为了维持商标有效而进行的销售，只要商标权人有「正当的商业理由」，则上诉法院仍会承认此销售行为为「善意」使用。再者，虽然「商标使用」之概念是针对「正在营运的事业」，但对于「走下坡」的事业，在其仍继续经营的状态下，上诉法院不认为「走下坡」就会被视为该事业放弃其商标。甚至，上诉法院指出该事业有可能必须在经营走下坡时继续维持「声誉」，以便未来的重整。

关于「Pelican」商标的「使用」是否为「善意」，上诉法院特别指出判断「通常的交易活动」所需考虑的因素为：

（1）活动的本质性与商业特质；

（2）商标的曝光度在公众内心的适当区域中是否足够，以能识别所指示之服务或产品是商标权人之服务或产品；

（3）与营销服务或产品时，会采用的商业上合理的作为所相对之商标活动的范围；

（4）商标权人为能从事使用商标的生意所正在从事活动之程度；

（5）生意交易的量；

（6）能区别服务或产品是否事实上已进入商业状态之其他因素。

上诉法院发现各项证据并无显示Mallett先生的销售活动是「假装的、非商业的、不够公开的、或只是为了维持商标权」，也无证明Mallett先生的销售活动从其经营处境来看是不合理的。相反地，证据显示虽辛苦经营但Mallett先生仍然运送与公开地展示其商标产品，以努力推销其商品并且有实际贩卖。在此情况下，尽管是从对被告有利的角度来看这些证据，上诉法院认为并无放弃商标的事情，故废弃地方法院的中间裁定。

因此，根据Electro Source案，尽管商标权人处在准备结束营业的状态中，只要其使用商标的商业行为是符合该营业状态下的合理抉择，则该商标使用是可视为「善意」使用。

修法之建议

商标法第63条第1项第2款规定，商标注册后有「无正当事由迄未使用或继续停止使用已满三年者」，台湾地区智慧财产局「应依职权或据申请废止其注册」；但「被授权人有使用者，不在此限」。同条第3项进一步规定，「因知悉他人将申请废止，而于申请废止前三个月内开始使用者」，将「废止其注册」。此第3项规定过于机械化，而未考虑商标权人是否有符合其商业状态应有的使用行为。因此，根据美国法经验，建议台湾商标法修法可于增加一项「第一项第二款规定之使用指商标权人应在通常的交易活动中善意使用其商标，而非仅为了维持商标有效性而使用」。藉此修正，搭配法院于个案中引入美国法判决，将有助于促进合理的商标维权使用状态。

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作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系