050期
2019 年 11 月 13 日
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信息产业中第09类与42类商标申请考虑
北美智权 商标管理部

信息产业的从业人士若欲规划商标保护时,经常会考虑选择第09类的商品及第42类的服务申请注册,而此二类商品与服务的区分则有部分的模糊地带,让许多的申请人难以判断该选择哪一类,或是两类都提出申请以扩大保护范围。尔后面对商标争议,或是在要求提供使用证据才能取得商标注册的国家,在使用证据的准备上也是另一项功夫。

第09类与第42类的范围定义

依据国际通用的尼斯分类定义,属于第09类商品项目所包含的范围极广,如科学研究、导航、测量、摄影、光学、救生装置;电力分配;声音、图像处理用装置;已录和可下载之媒体、计算机软硬件及接口设备;收款机;潜水用品;灭火装置等,皆被划分在第09类的范畴中。

而第42类服务包含的范围则有:科学及技术性服务与研究及其相关之设计;工业分析及工业研究服务;计算机硬件、软件之设计及开发等。

商业实务上商品与服务的呈现情形

由上述二个类别尼斯分类的定义来看,申请人常容易产生第09类为硬件,而第42类为软件此一差别的联想,因此许多经营设计程序、贩卖程序为商品的公司会考虑在第42类提出申请,而忽略了第09类。然而第42类的范围并不包含贩卖软件商品。事实上,申请人或公司所贩卖的产品无论是硬件还是软件,都是属于第09类「商品」;而第42类所包含的范围,是指申请人所贩卖的是「为他人提供服务」的部分,此一「服务」的意义则多着重于客制化设计、提供程序更新、商品软件程序的长期维护等「服务」的面向,如Netflix、Spotify等付费租用一段时间的服务,比较偏向非买断制的贩卖。

因此,若申请人的营运项目为软件设计完成后,将该软件贩卖给客户,则应选择在第09类提出申请,而非第42类。

关于使用证据

属于第09类的「商品」多数具有实体,相较于第42类的服务,在使用证据的准备上普遍较为容易。使用证据认定的大原则是「消费者购买并取得该品项时,所呈现的态样」,举例来说,最简单的证据即为商品本身、商品的包装盒打印上商标、在卖场贩卖的情形(货架陈列照片);电子商务则有购买网站接口等。若属于较无实体物品的软件程序部分,多数人实行的方法为呈现电商网站的购买接口,或是软件程序录制的载体及其包装,如光盘、记忆卡等等。至于第42类服务的使用证据,常见宣传服务的文宣、DM、电视网络广告等,或者同样可呈现属于无形商品的电商网站购买接口。

关于申请策略

由于商业性质缘故,通常申请人(软件生产者)较不容易提出能被官方核可的第42类使用证据,或是申请人所贩卖的产品基本上并不属于第42类,此时可以考虑仅申请第09类。即使未来有竞争对手在第42类提出近似商标申请,审查委员可能会因为营业范围太相近,而考虑是否核准该竞争对手的商标申请,故仅申请第09类仍具有部分的商标权保护力。如果申请人(软件生产者)未来有扩大营业项目并贩卖服务的计划,建议还需考虑申请第42类。

若是申请美国商标,也可以考虑就第42类的部分,先另案以「意图使用」提出申请,并在未来数年内完成服务的实际营运,并于领证前再提出相关使用证据。但若届时仍无法提供使用证据,该申请案将会失效。

 

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