立体商标若具有功能性,倘若允许其注册,将让商标权人独占这个功能。故各国商标法均规定,若立体商标「仅为发挥该功能所必要者」,不得准予注册。2019年欧洲法院的Rubik's Brand v EUIPO - Simba Toys案,涉及的就是立体魔方作为立体商标的争议问题。
图片来源:Pixabay
魔方的发明人与公司
魔方英文为「Rubik's Cube」,之所以称为Rubik,是因为其发明人为匈牙利的建筑系教授鲁比克(Ernö Rubik)。他在1974年发明了魔方,并于1975年为他的魔方申请了匈牙利专利,但并没有申请其他国家专利[1]。后来世界各国都有人针对类似的立体旋转方块,申请不同的专利。但最经典的魔方,就称为Rubik's Cube。而现在世界上最主要销售魔方的公司,就是以Rubik为名的Rubik's Brand公司。
Rubik's Brand公司注册了许多与魔方有关的商标。除了Rubik’s这个字之外,也将魔方的图像,申请注册为商标。在台湾注册了如下商标图案:
图一、Rubik's Brand公司在台湾注册的平面商标
|
|
商标01847510 |
商标01847509 |
图片来源:TIPO
以魔方外型注册立体商标
在欧洲,Rubik's Brand公司甚至申请注册了魔方的立体形状商标。但是,将模式方块外型注册为立体形状商标,是否会让Rubik's Brand公司独占了这个3 x 3的解迷玩具?欧洲法院2019年的Rubik's Brand v EUIPO - Simba Toys案[2]就涉及了这个争议。
1996年4月, Seven Towns公司曾向欧盟知识产权局申请注册一个欧盟商标。该商标属于立体商标,图形如下:
图二、Rubik's Brand公司在欧洲注册的立体商标
图片来源:Rubik's Brand v EUIPO - Simba Toys案
对于上述立体商标,Seven Towns并没有主张任何特定颜色,也没有任何描述[3]。 其指定使用于尼斯条约第28类的玩具类,描述为「立体解题游戏」(three-dimensional puzzles)[4]。1999年4月,系争商标注册成功。2014年时,系争商标移转给Rubik’s Brand公司[5]。
Simba Toys公司主张该商标独占技术功能而应无效
2006年11月15日,Simba Toys公司请求欧盟知识产权局宣告该商标无效。其主要依据理由是,欧盟商标规章第7条(1)(a)到(c)和(e)的几种商标绝对无效事由[6]。 最主要的理由,就是欧盟商标规章第7条(1)(e)(ii)的「符号仅由下列事项构成:物品之形状或其他特征,为获得科技结果所必要。[7]」,而属于商标绝对无效事由。
欧盟知识产权局原本认为只能以商标代表图考虑其是否具有技术功能
该案第一次无效审理,撤销组(Cancellation Division)驳回Simba Toys公司申请。Simba Toys公司提出上诉。2009年9月,欧盟知识产权局第二上诉庭(Second Board of Appeal of EUIPO)确认撤销组的决定。上诉庭之所以认为,该立体商标不构成第7条(1)(e)(ii) ,是因为根据该款,只能检查该商标申请时的代表图,而无能根据宣称的、假设的不可见的特征,而认定其属于「获得科技结果所必要」。
第二上诉庭认为,本案是一个立方体,每一面有九个方块,由粗黑线与隔壁的小正方形区隔。但这样的代表图,并无法推论出其带有任何特定功能。其认为,不需要考虑一般人知道的魔方(Rubik’s Cube)可以水平、垂直旋转的功能,不该认定这个代表图中所画的方块一定就有这样的功能。也就是说,若从代表图来看,就是一个一面九格的正方体,不代表有旋转功能,就算有任何功能,也不能说,这个立方体商标可能会有某些科技优势,或者独占魔方这个玩具[8]。
欧洲法院2016年判决认为,应可参考其指定使用的真实物品的特征
该案又上诉到欧洲普通法院(General Court)。普通法院2014年判决也支持上诉庭见解[9]。该案又上诉到欧洲法院,2016年11月,欧洲法院于Simba Toys v EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849)案,推翻普通法院一审判决[10]。
欧洲法院认为,在考虑第7条(1)(e)(ii)一立体商标的功能性时,当该商标就是真实物品的形状,此时,该形状的重要特征,应该从该真实物品的科技功能着眼进行考虑[11]。
在检查一立体商标的功能特征时,除了看申请时的代表图,应该也要仔细检查界定该商标基本特征的相关数据。而且,过去的判决并没有说,除了代表图之外,不能采用真实商品的额外信息。既然该商标注册的商品类别为「立体解迷游戏」,虽然在代表图中没有说明该形状具有旋转功能,但是并没有排除,在检查该商标基本特征的功能性时,可考虑真正商品的科技功能,不然就会让注册正立方体、表面格状的立体商标权人,独占同一类形状的所有魔方类的产品[12]。
欧盟知识产权局上诉庭认为该立体商标有三个特征
该案发回后,知识产权局上诉庭认为,既然在考虑系争商品的功能性时,可参考实际使用的真实产品就是魔方,而系争商标代表图中化的黑色网格线,就是想要将一一面在物理上切成九个小方块,这就展现了该产品可以旋转的功能[13]。
上诉法庭认为的重要特征有三:(1)该商标是立方体;(2)该立方体每一面都以黑线格成九格;(3)立方体的六面是不同颜色。
上诉庭认为,物理的区隔,是要将一排的小方面可以旋转,而这就是让该产品执行该科技功能(将相同颜色的方面转到六面中的同一面),因而在代表图上出现的黑线,所表现出的特征,就是该立体商标中的产品获得科技功能所必要的特征,而符合了欧盟商标规章第7条 (1)(e)(ii)[14]。而且,既然该解迷游戏是由3 x 3的方块构成,且必须同时可以垂直旋转和平面旋转,则该产品的形状必然必须是一个立方体[15]。
为了要让游戏可以进行,六个面一定要是不同的六种颜色,如果六面有相同颜色,就无法达到该游戏目的[16]。
因此,上诉庭认为,该立体商标的每一个基本特征,都是这个产品去执行其科技功能所必要的特征。因此,整体来看,该商标因为违反第7条(1)(e)(ii)的「物品之形状或其他特征,为获得科技结果所必要」而无效[17]。
欧洲法院2019年判决,只有二个特征,但该商标仍然独占其技术功能
该案商标权人Rubik's Brand不服,再次上诉到欧洲法院。这次要讨论的是,欧盟知识产权局上诉庭认定的该立体商标的特征,有三个特征。但Rubik's Brand公司认为,不应该包括最后一个特征其(六面是不同颜色),由于这点认定错误,进而影响到商标是否有效的认定结果。
本案欧洲法院于2019年10月24日最新的判决结果是,从该商标代表图来看,确实无法从黑白图中,看出六面一定是不同颜色,只能看出一面白色,其他面不确定是否为不同颜色[18]。因此,上诉法庭认定的特征有错误,应该只有前二个特征。
但是,欧洲法院判决认为,尽管特征认定错误,但整体的判断没有错,这两个特征确实是要达到3 x 3这类行的立方体魔方的技术功能所必须,而不能被商标权人所独占,故符合欧盟商标规章第7条(1)(e)(ii)而无效。
备注:
- 撰文:DavidGuo,「寓数学于魔方」,原文刊于科学人杂志2008年8月号,http://www.davidguo.idv.tw/Cube/Introduction.html。
- T-601/17, Rubik's Brand v EUIPO - Simba Toys (ECLI:EU:T:2019:765).
- Id. para 3.
- Id. para 4.
- Id. para 5.
- Id. para 6.
- Article 7(1)(e)(ii) of Regulation No 40/94 (now Article 7(1)(e)(ii) of Regulation 2017/1001)(“signs which consist exclusively of:…… (ii)the shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result;”).
- T-601/17, Rubik's Brand v EUIPO - Simba Toys, para 10.
- Id. paras 13-14.
- Id. para 16.
- Id. para 18.
- Id. para 18.
- Id. para 27.
- Id. para 27.
- Id. para 28.
- Id. para 29.
- Id. para 30.
- Id. paras 67-69.
好消息~北美智权报有微信公众号了!
《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析,以及产业与技术新知等等。
立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices
~欢迎读者分享与转发~ |
|
|
【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】
|
|
作者: |
杨智杰 |
现任: |
云林科技大学科技法律所 教授 |
经历: |
云林科技大学科技法律所 副教授
真理大学法律系助理教授
真理大学法律系副教授 |
学历: |
台湾大学法律系
中央大学产业经济所硕士
台湾大学法学博士 |
专长: |
知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法 |
|
|
|