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本案的原告是美国的家具制造商Stone Creek，在凤凰城、亚利桑纳州有自己的零售店面，直接销售家具给消费者[1]。1990年起，Stone Creek开始使用如下的商标图案（图一）。1992年，Stone Creek申请注册该州的商标，20年后，2012年，Stone Creek注册了联邦商标[2]。

图一、Stone Creek的商标。

图片来源：Stone Creek, Inc. v. Omnia Italian Design, Inc., 875 F.3d 426, 430 (2017).

在2003年时，Stone Creek与被告Omnia的代表会面。Omnia是一家意大利公司，专门制作皮革家具，其在加州有展售店。当时，Stone Creek同意购买Omnia的皮革家具，并挂上Stone Creek的商标。这样的合作模式一直持续到2012年[3]。

Omnia公司在2008年起，开始与一家家具连锁店大客户Bon-Ton公司合作推出新家具。Bon-Ton同意由Omnia公司提供皮革家具，让Bon-Ton在其家具店贩卖。但是，Bon-Ton不想使用Omnia的商标名称，Bon-Ton希望使用「听起来像是美国」的商标。当时Omnia公司提供了几个选项，但Bon-Ton公司最后选择使用「STONE CREEK」。之所以Omnia会提出「STONE CREEK」这个选项，是因为这方面的营销数据和标志，本来都已经有了，不用另外准备[4]。

因此，Omnia从Stone Creek的数据上直接复制了标志，并且使用在许多相关产品上，包括皮革样品、Bon-Ton商店展示的颜色版、保证书等，时间从2008年到2013[5]年。Bon-Ton的家具展示店，分布在美国中西部，包括伊利诺伊州、密执安州、俄亥俄州、宾州和威斯康星州。这些家具展示店的产品，所卖给的对象，是住在离展示店不超过200英里内的消费者，除了上述这几个州的消费者外，还包括印第安纳州、爱荷华州的消费者[6]。

本案中，被告使用的商标，与原告注册的商标，会让消费者构成混淆误认，没有太多争议。但被告提出一个抗辩，姑且可称之为「商标远方善意使用原则」（Tea Rose–Rectanus doctrine）。其属于美国普通法上的一个原则，其名称的来源，则是因为美国最高法院的两个案件：一是1916年的Hanover Star Milling Co. v. Metcalf案[7]，又称为Tea Rose案；二是1918年的United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.案[8]。

该原则的核心大致是，普通法上的商标权的范围，只有在该商标知名且被肯认的地域范围内。而在后的使用者，如果出于善意，且是在离在先使用者的地域范围很远的地区，也能取得有限地域的使用权利[9]。

不过，要主张远方善意使用原则，必须有二个要件：一必须是善意（good faith），二是在遥远的地域使用（use in a geographically remote area）。而在本案中，最关键的是，Omnia是否算是善意[10]。

关于善意的判断，美国各巡回法院的见解目前并不一致。有一派见解认为，只要所谓的使用者，已经知道「在先使用者」（senior user）的存在，即不构成所谓的善意（例如第七、第八巡回法院）。另一派见解认为，是否知情虽然也会影响是否为善意的判断，但真正的关键在于，使用者是否有意图，从在先使用者的名誉或商誉中获利（例如第五、第十法院采此见解）[11]。

第九巡回法院在本案对此问题表示意见，采取前一派的看法，认为只要使用者知道在先使用者的使用，就无法构成善意[12]。之所以采取前一见解，第九巡回法院认为应回到最高法院Tea Rose案和Rectanus案的原本案情，后使用者都是真的不知道先使用者的商标，所以被认为属于善意[13]。

虽然该二判决中，也有提到后使用者是否是「有敌意的设计」（design inimical）或「险恶目的」（sinister purpose），但第九巡回法院认为，是否知情才是关键[14]。此外，之所以要有善意遥远使用原则，是因为在后使用者，是在不知情的情况下使用相同商标，且投入时间、资源建立在该地域内该商标的相关事业，因而值得保护[15]。

但是在本案中，Omnia公司已经明确知道Stone Creek公司已经先使用这个商标，而非碰巧选到同一个商标图案、独立的建立自己的品牌。Omnia使用该商标的行为，就是想直接利用先使用者的商标，且可能会阻碍先使用者将商标打入新市场。因此，第九巡回法院认为本案的Omnia公司是出于恶意而非善意[16]。

前述的说明，讲的是普通法下的远方善意使用原则。而美国制订联邦商标法后，可以注册联邦商标，但注册的联邦商标，仍然保留了善意先使用原则。

根据美国商标法第1115条(b)(5)，在联邦商标注册申请前，他人已使用者，仍可以在原有地域范围内继续使用[17]。

但同样的，商标法第1115条(b)(5)同样将「远方善意使用原则」中的「是否知情」这个标准纳入成为关键判准。其规定，必须先使用者「并不知道注册者的先使用」（without knowledge of the registrant’s prior use），才能主张善意先使用原则[18]。

Stone Creek, Inc. v. Omnia Italian Design, Inc., 875 F.3d 426, 429 (2017).
Id. at 430.
Id. at 430.
Id. at 430.
Id. at 430.
Id. at 430.
Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403, 36 S.Ct. 357, 60 L.Ed. 713 (1916) (“Tea Rose”).
United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90, 39 S.Ct. 48, 63 L.Ed. 141 (1918).
Stone Creek, 875 F.3d at 436.
Id. at 436.
Id. at 437.
Id. at 437.
Id. at 437.
Id. at 438.
Id. at 438-39.
Id. at 439.
15 U.S. C. § 1115(a)(5)(“ (5)That the mark whose use by a party is charged as an infringement was adopted without knowledge of the registrant’s prior use and has been continuously used by such party or those in privity with him from a date prior to (A) the date of constructive use of the mark established pursuant to section 1057(c) of this title, (B) the registration of the mark under this chapter if the application for registration is filed before the effective date of the Trademark Law Revision Act of 1988, or (C) publication of the registered mark under subsection (c) of section 1062 of this title: Provided, however, That this defense or defect shall apply only for the area in which such continuous prior use is proved; or...”).
Stone Creek, 875 F.3d at 439.