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欧州法院2020年的Sky and Others案[1]中，商标权人为Sky公司，被告则为SkyKick公司。Sky公司注册了四个欧盟共同体图形和文字商标，以及一个英国文字商标，商标图样中都包含了「Sky」这个字。这些商标指定使用于许多商品或服务，包括尼斯公约第9类和第38类之商标和服务[2]。

其后，Sky公司对SkyKick公司在英国高等法院（英格兰和韦尔斯）提告侵害其商标权[3]。但被告SkyKick公司认为，Sky并没有真正使用Sky商标在每一项所注册的类别中。例如，其并没有真的提供Email迁移或云端备份的产品或服务，也没有证据显示其在近期打算投入这些领域。相对地，SkyKick公司是以提供软件服务为主的公司，主打的就是云端迁移、云端备份和云端管理[4]。

虽然是Sky公司控告SkyKick公司侵权，但SkyKick却提出反击，认为系争商标在这些未使用的领域应该废止而无效。其主张的理由有二个：第一，Sky注册时指定使用的商品或服务项目，太过广泛而不明确。第二：Sky商标部分所指定项目长期以来并没有使用[5]。

由于本案原告申请商标的日期，是在2003年4月14日到2008年10月20日之间，故欧洲法院认为，本案要适用的条文，是1994年版的共同体商标规章（Regulation No 40/94），以及1988年版的理事会商标指令（First Directive 89/104）[6]。

商标是否会因为其指定使用于商品或服务不够清楚明确（lacking in clarity and precision）而无效？本案争议的地方，在于原告指定使用于「计算机软件」，是否不够清楚明确[7]？

欧洲法院首先指出，在共同体商标规章（Regulation No 40/94）第7条的绝对拒绝注册事由中，并没有提到「指定使用商品或服务类别不清楚明确」是一种拒绝事由；同样地，在理事会商标指令（First Directive 89/104）第3条的商标拒绝注册事由中，也没有提到「指定使用商品或服务类别不清楚明确」是一种事由[8]。

被告SkyKick之所以会提出这项主张，是因为欧洲法院2012年6月19日的Chartered Institute of Patent Attorneys案[9]中提出一个见解，认为商标指定使用于商品或服务项目不清楚明确，可构成商标无效事由。但欧洲法院澄清，该案的见解，只是针对在该判决之后新申请注册的欧盟商标案所做的解释，并不会溯及适用于该案判决之前就已经注册的商标[10]。

不过，欧洲法院却提醒，虽然商标注册指定使用的商品服务类别比较概括，但必须在该类别中真的有使用的项目，才能够维持。

因为，根据共同体商标规章（Regulation No 40/94）第50条(1)[11]或理事会商标指令第12条[12]，商标权人的商标，若持续超过五年没有真实使用（genuine use）于所指定的产品或服务类别于注册的区域，得被宣告废止（be declared to be revoked）[13]。

进一步，共同体商标规章第50条(2)[14]和理事会商标指令第13条也规定，若前述废止事由，只存在于所指定商品服务的某些部分，则只能要求废止该商品服务的那些部分[15]。

因此，当商标权人指定使用之商品服务类别欠缺清楚明确时，其所能获得的商标保护，仅存在于商标有投入真实使用的产品服务具体项目中[16]。

被告进一步主张，倘若商标权在申请商标时指定使用的商品服务类别项目中，一开始就没有在该类别中使用之意图（without any intention to use），是否属于「申请时具有恶意」（acting in bad faith when he filed the application for the trade mark），而构成商标无效或撤销事由？

根据共同体商标规章（Regulation No 40/94）第51条(1)(a)，违反商标绝对不得注册事由者应为无效，而第51条(1)(b)[17]则规定，商标申请时乃出于恶意（bad faith），亦为商标无效事由。在理事会商标指令第3条(2)(d)[18]，亦有相同规定。

因此被告想要主张，如果申请时并没有真正使用的意图，属于恶意申请，则是否会因没有使用意图的商品或服务类别而宣告无效？[19]

欧洲法院指出，在欧盟相关商标法规中并没有说明，什么叫做申请时具有「恶意」？恶意是指什么情况？各欧洲法院认为，根据一般的理解，所谓的恶意是指有不正直的心理或意图。另外，欧盟商标法的目的，是为了避免欧盟境内竞争被扭曲，亦即，事业应该由其产品或服务之质量来吸引消费者，区别自己的商品或服务与他人不同来源，并不造成混淆[20]。

所以，欧洲法院认为，所谓恶意，是指商标权人在申请时不是想要公平竞争，而是具有以不诚实的行为伤害第三人利益之意图；或者虽然没有针对特定第三人，但是有意图想要取得商标赋予功能以外的独占性权力（所谓商标功能主要就是区别商品来源之必要功能）[21]。

虽然商标申请时，并不要求附上已使用、或未来使用计划的证明。但是，如果申请时，没有任何打算使用于所指定之商品服务之意图，就可能构成「恶意」。但是此种恶意，必须以客观地、相关的且一致的证据，加以证明[22]。不能仅是因为商标申请人在申请时，并没有任何对应到所指定商品服务的经济活动，就推定具有恶意[23]。

既然欧洲法院认为，申请时针对某一类商品或服务类别之细项，没有任何使用意图会构成恶意；那么，进而可以根据共同体商标规章第51条(3)和理事会商标指令（First Directive 89/104）第13条，宣告该商标于该商品服务细项是无效的[24]。

本来一般商标申请，并不需要审查是否有使用之情形或计划。但因为欧洲法院采取了新见解，认为若没有任何使用意图会构成恶意。那么，最后一个问题是，各会员国是否可在国内程序法规中，要求申请人在申请商标时缴交一陈述书，陈述该商标已经使用中，具有将要使用之善意（bona fide intention）[25]？

欧洲法院认为，会员国可以在申请程序中加入此项要求[26]，但不能因为没有完成这个程序要求，就构成拒绝给予商标之事由。因为上述的理事会商标指令中，并不允许各会员国新增其他的拒绝注册商标之事由[27]。

因此，若各会员国在商标申请程序中加入此一要求，要求商标权人缴交已使用或将使用于指定商品服务类别之陈述书，虽然未缴交者不得拒绝其注册；但将来在后续诉讼或其他程序中，可以构成证明其具有潜在恶意的证据之一[28]。

Sky and Others (C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45).
Id. para 29.
Id. para 30.
Id. para 31.
Id. para 32.
Id. paras 48-53.
Id. para 54.
Id. paras 54-59.
Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361).
C-371/18, para 61.
Regulation No 40/94, Article 50(1)(a) (“The rights of the proprietor of the Community trade mark shall be declared to be revoked on application to the Office [for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)] or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings:
(a) if, within a continuous period of five years, the trade mark has not been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use;...”).
First Directive 89/104, Article 12(1) (“A trade mark shall be liable to revocation if, within a continuous period of five years, it has not been put to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use …”).
C-371/18, para 68.
Regulation No 40/94, Article 50 (2) (“2. Where the grounds for revocation of rights exist in respect of only some of the goods or services for which the Community trade mark is registered, the rights of the proprietor shall be declared to be revoked in respect of those goods or services only.”).
C-371/18, para 69.
Id. para 70.
Regulation No 40/94, Article 50(1)(b) (“ (b) where the applicant was acting in bad faith when he filed the application for the trade mark.”).
First Directive 89/104, Article 3(2)(d) (“(d) the application for registration of the trade mark was made in bad faith by the applicant.”).
C-371/18, para 72.
Id. paras 73-74.
Id. para 75.
Id. paras 76-77.
Id. para 78.
Id. para 79.
Id. para 82.
Id. para 86.
Id. para 85.
Id. para 86.