为加强保护颇负盛名、极具创意的商标，台湾商标法于2003年修正时新增「减损之虞」规范，让著名商标保护不再受限于同一或类似商品或服务。本文透过｢台湾地区｣智慧财产法院107年民商上易字第4号民事判决（后称「本案」），阐述「减损之虞」与「混淆误认之虞」在适用上之异同与关联性，协助厘清此两者概念。

事实

上诉人兄长曾与其配偶以「香奈儿」为名经营SPA休闲旅馆，于旅馆招牌、广告传单、面纸盒、原子笔、毛巾、浴巾、床单、枕套等营销对象使用「香奈儿」及「CHANNEL」字样，并以「CHANNEL」字样作为域名之特取部分，被上诉人瑞士商香奈儿股份有限公司对此提起侵害商标权诉讼，且获胜诉确定（后称「前案民事诉讼」） 。

嗣后，上诉人于103年与他人出资设立香馜儿有限公司（即上诉人公司，105年更名为「心媞公司」），并受让香奈儿SPA休闲旅馆之经营权与营运设备，将原本营销对象上之「香奈儿」字样变更为「香馜儿」；被上诉人复对此提起诉讼，主张上诉人行为不仅使相关消费者有混淆误认之虞，亦减损「香奈儿」商标之识别性及信誉 。

主要争点

1. 是否属于商标法第68条第3款 之侵害商标权行为？

法院认为本案不构成混淆误认之虞，其理由如下：

(1) 消费者无法知悉「香奈儿」多角化经营情形

「香奈儿」商标虽指定使用于纸盒、面纸等商品，另亦指定使用于汽车旅馆、休闲度假中心、餐厅等商品或服务，且被上诉人主张「香奈儿」品牌确实跨足酒庄与餐厅，惟单凭静态注册数据、新闻报导及相关证据，实无法证明消费者知悉「香奈儿」品牌有经营纸盒、面纸盒、汽车旅馆等业务之情形。

(2) 「香馜儿」与「香奈儿」品牌价值差异甚大

「香奈儿」品牌以高级精品形象深植消费者心中，而上诉人公司经营之香馜儿SPA休闲旅馆系位于交流道附近的平价汽车旅馆，其内装潢、设备、气氛等均与奢华时尚之精品印象有极大落差，无论是实际消费或浏览网页之人，实不可能误认该汽车旅馆与「香奈儿」为同一来源或存在关系企业、授权、加盟或其他关系，自然不致产生混淆误认之虞。

2. 是否属于商标法第70条第1款 之视为侵害商标权行为？

法院认为本案构成商标减损，其理由如下：

(1)「香馜儿」与「香奈儿」两者商标高度近似

上诉人系以略经设计之「香馜儿」较大字体由左至右排列，且结合「Spa休闲旅馆」较小字体而呈现其商标，就整体而言，刻意突显的「香馜儿」字样予人寓目印象深刻。尽管如此，该商标与「香奈儿」商标相较，皆是由三个中文字组成，第一及第三个字皆为「香」与「儿」，其排列顺序与位置完全相同；纵然中间「馜」（ㄋ一ˇ）与「奈」（ㄋㄞˋ）字有些许差异，但两者发音相仿，仅元音部分有「ㄧˊ」与「ㄞˋ」之别，连贯唱呼颇为雷同，故认定两者在外观及读音上均相似，系构成近似商标且近似程度甚高。

(2)「香馜儿」有致减损「香奈儿」著名商标识别性或信誉之虞

根据台湾地区《商标法第30条第1项第11款著名商标保护审查基准》，是否有减损之虞，须参酌下列因素：

1. 商标著名之程度：越著名之商标越可能遭受减损
2. 商标近似之程度：如两者商标近似程度不高，较能证明有减损之虞
3. 商标普遍使用于其他商品或服务之程度：如商标广泛使用，较不可能遭受减损。
4. 商标先天或后天识别性之程度：创意性商标较易达到减损保护所要求之识别性与著名程度
5. 其他参考因素

• 在减损识别性方面
  法院指出，「香奈儿」并非既有词汇或事物且极为著名，无论先天或后天均具有高度识别性（因素I.与IV.）。再者，上诉人未能证明「香奈儿」字样已广泛使用于不同的商品或服务（因素III.）。鉴于使用「香馜儿」商标之SPA休闲旅馆与使用「香奈儿」商标之时尚精品，两者市场区隔明显，再加上两者商标近似程度甚高（因素II.），曾强烈指示单一来源之「香奈儿」商标若变为指示两种以上来源，或在消费者心中留下非单一联想或非独特性之印象，将冲淡「香奈儿」商标与所表彰商品或服务来源间的关联性，以致有减损识别性之虞。
• 在减损商誉方面
  依上诉人所述，「香馜儿SPA休闲旅馆」提供的住宿服务一晚仅需2,000元至4,000元，此与「香奈儿」所标榜之国际精品形象落差甚大，将使其精致、时尚及高品味印象产生平价旅馆联想之结果，以致有减损商誉之虞。

(3)减损保护系以「消费者未产生混淆误认之虞」为前提

上诉人虽辩称，双方所经营事业之消费者有市场区隔性及差异性，仅需施以通常之辨别及注意，即不致产生混淆误认，惟法院认为，减损保护本即适用于市场有所区隔且营业利益冲突不明显的商品或服务，与混淆误认之虞不同。更何况，此番说词恰能证明，消费者日后看见「香奈儿」商标时，不仅想到提供高级精品之「香奈儿」品牌，亦联想到商标近似程度甚高之「香馜儿SPA休闲旅馆」，因而冲淡「香奈儿」著名商标的单一来源指向功能。

(4)「香馜儿」商标注册非出自善意

上诉人虽辩称「香馜儿」商标经合法注册在案，惟法院认为，获准注册并非担保未侵害他人商标权。再者，「香馜儿」商标申请注册之日期为103年12月5日，晚于前案民事诉讼之起诉日期，亦即103年10月28日，显然上诉人系因兄长经营的休闲旅馆遭控告侵害「香奈儿」商标权，始以近似之「香馜儿」商标申请注册，实难谓有善意可言。

概念辨异

从法条规定观察，大致可归纳出「混淆误认之虞」与「减损之虞」两者异同点如下：

除「减损之虞」系专属于著名商标之保护外，两者概念均涉及消费者对商标的各类联想，就表面而言，看似差异不大，且可能发生重迭适用之情形——特别是减损识别性之虞。惟实际上是否果真如此？自从美国商标法引进淡化法则（dilution doctrine）后，其与「混淆误认之虞」之适用关系如何，一直是争议不断。而同样情形也在台湾上演，举例来说：

在本案，法院主张两者理论基础并不相同，前者旨在避免消费者对商品或服务之来源产生混淆误认，后者则是保护著名商标所建立之单一来源识别性或其商誉；尤其是，「减损识别性之虞」本即建立在「消费者不会产生混淆误认之虞」上，因为，若是消费者可能误认第三人提供的商品或服务系来自于著名商标权人或与其有所关联，此时，著名商标之识别性反而是「被强化」而非「被淡化」，换言之，唯有消费者可清楚区辨属于不同商品或服务时，才有发生冲淡著名商标识别性之危险，故本案情形仅可能构成其中一种侵权态样。

惟有法院持不同看法：例如智慧财产法院101年行商诉字第145号判决，即认定相同或近似商标使用于类似商品或服务之情形，同时构成「混淆误认之虞」及「减损之虞」 。又如｢台湾地区｣智慧财产法院102年行商诉字第111号行政判决，虽一开始承认「减损识别性之虞」系指使用与他人著名商标相同或近似之商标，于不同之商品或服务，进而降低著名商标的独特性印象，但随后却又表示，双方指定之商品性质相同或类似（主要指定使用于服饰类），因此，系争商标普遍使用于具竞争关系或类似商品之结果，可能减损著名商标之识别性。

本文认为，「混淆误认之虞」与「减损之虞」规范基础有别，不可能同时适用。在本案之法院心证中亦叙明其背后缘由：

• 「减损之虞」法则之所以诞生，正是为弥补传统商标保护之不足。因为，传统上系以「混淆误认之虞」为核心，未禁止他人使用相同或近似商标于不同商品或服务，惟长久以往，此情形便可能冲淡著名商标之独特性。
• 鉴于淡化法则之适用已跨及营业利益冲突不明显的市场，对自由竞争影响甚大，因此仅限投注大量金钱、精力时间才形成之著名商标，方能享有淡化法则保护。

结语

本案判决以不少篇幅清楚区辨「混淆误认之虞」与「减损之虞」概念，颇具参考价值。只是，关于「香馜儿」与「香奈儿」商标是否近似，本文认为容有争执，理由是：两者字样排列虽雷同，但中间之「馜」与「奈」字在外观、发音、声调上均有差异，尤其「馜」字外观复杂，属于需要「有边读边」之罕见字，试想，若两者同时使用在化妆品、服饰等商品上，其雷同程度是否足以让消费者陷入混淆误认之危险？恐怕可能性不高。若是如此，更不可能符合前述因素II.。

当然，前案民事诉讼牵扯出的善意问题，难免会影响法院心证，但鉴于减损保护对市场竞争有较大限制，适用上宜更加严谨。

备注：

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