061期
2020 年 4 月 29 日
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避免家族纷争产生商标权问题宜提早规划
北美智权 商标服务团队

历年来,知名商标的家族纷争屡见不鲜、层出不穷,当商标所有权人过逝后,后代子女为了商标权归属问题动辄大打出手、对簿公堂向法院提出争讼,所在多有。由于兄弟姊妹间互争商标而迭有纷争,媒体也争相报导,不但有损商标本身的信誉,也让消费者混淆不知哪一个才是「正宗」的老店。因此商标创始人应有更宏远的眼光、未雨绸缪,及时妥善处理商标权归属的问题,以确保百年老店商标的信誉得以永续相传。


图片来源:Pixabay

家族纷争案例

曾记以生产麻糬为主,曾记麻糬创始人之女婿业经向「台湾地区」智慧财产局申请注册「曾记」相关商标十多笔,然而商标权人之妻舅以自己为曾记麻糬创办人之子,麻糬之制作工艺传承自其父而另以「老曾记」为名贩卖,并向「台湾地区」智慧财产局申请注册「老曾记」。曾记之商标权人因此向「台湾地区」智慧财产法院提出侵害商标权有关财产权争议等民事诉讼并向花莲地方法院提出违反商标法刑事诉讼,案经两法院判决认定老曾记之商标使用侵害曾记之商标权(智能财产法院 98 年民商上字第 10 号民事判决、台湾花莲地方法院 96 年易字第 202 号刑事判决)。

玉珍斋为传承百年的糕饼老店,2000年负责人过世前因未明确指定其所有财产之继承人选,而引发妻子与儿子之间的财产权争讼。负责人之大儿子与二儿子除了向检察官提起刑事告诉,主张母亲与三弟伪造文书取得原属父亲之商标权,并提出民事诉讼主张商标权移转登记无效应予涂销。刑事案经法院开庭调查后最终以被告等人在商号负责人(即商标所有权人)在世时已有让渡权利之意愿而不具伪造文书之犯行宣判;民事案经法院审理判定原商标所有权人之一子及二子不能证明其所主张的理由,因此要求涂销移转登记的主张于法无据,而不准许涂销。因此法院判决认定商标权归属于原所有权人之妻及三子(台湾彰化地方法院 98 年诉字第 1632 号刑事判决、智慧财产法院98年民商上字第17号民事判决)。

南蛮堂为创业40多年的知名蛋糕店,商标之权利由第2代继承取得,但第3代的外甥亦使用相同的商标。后因家族闹分家,致拥有商标权的舅舅向地方法院提出告诉外甥使用南蛮堂商标侵害商标权。目前案件仍在法院缠讼中。

相关法令、判决

「台湾地区」商标法立法以来即已禁止他人未经同意擅自拿别人的商标来营销,而相关争讼在法院亦持有相同的见解。例如:「台湾地区」最高法院75年度台上字3240号刑事判决认定,旧商标法第95条,禁止未经同意,擅自以他人商标来营销。

而因商标相似造成消费者混淆误认的情形更是明文禁止(商标法第30条第一项第10、11、12款),法院就是否会造成混淆误认,亦有判决认定,例如:知识产权法院106年度刑智上易字第8号判决认为,让消费者对于产品来源、产制主体有所误认,或误认存有关系企业、授权关系、加盟关系或其他类似关系,也是造成混淆误认;「台湾地区」智财法院104刑智上易第55号判决认为,即便消费者不至于误认两个商标是同一个商标,但有可能误认是来自同一系列、关系企业,也算是造成误认。

解决方法

  1. 预立遗嘱
    家族事业若主事者有多名子女,容易发生主事者过世之后,后代子女争夺商标权的战争,因此主事者若能先将财产分配列入遗嘱里,明定商标权在其过世后由哪位子女继承或由哪几位子女共同拥有商标权,则可减少纷争。
  2. 商标授权
    若商标权既已由其中一位子女继承,其他兄弟姊妹若亦想要使用该商标,则应向继承商标的商标权人取得授权,以避免产生如南蛮堂(蛋糕店)的商标争议。

 

 

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