实务上有许多申请人在商标新案申请时,习惯在同一类别中指定与自己本业并不相干的商品或服务,比如将同一类别中官方可核收名称的小群组标题通通都指定下来,心想着如此一来自己就可以在同一类别中取得包山包海的保护范围。然而,可别忘了法律赋与的权利往往伴随着义务,商标权也无法幸免。目前各国商标法制皆规定取得商标注册的商标人,需在取得注册后一定年限内使用其商标,且不得继续停止使用超过一定年限。甚至在少数国家(例如美国、菲律宾),商标权人会被官方要求在申请时、领证前或领证后官期届至时,提出得以证明商标权人确实有使用商标于所指定商品或服务的商标使用证据。而无法完成此等法定义务的商标权人,将可能面临被官方依职权或第三人申请废止(撤销)其商标注册。以下将以台湾商标法制及实务进行说明:
相关法令
「台湾地区」商标法第63条第1项第2款规定「商标注册后有下列情形之一,商标专责机关应依职权或据申请废止其注册:二、无正当事由迄未使用或继续停止使用已满三年者。但被授权人有使用者,不在此限。」。
目前在台湾地区的实务上,「台湾地区」智慧财产局就上述法条规定的商标未使用废止,可以视商标权人实际上是否有合法使用该商标于所指定的全部或部分商品或服务,来认定为全部或部分废止其商标注册。因此,「台湾地区」商标的商标权人若有使用商标在部分指定商品或服务上,虽不至于整件商标注册被官方废止,但提不出三年内使用证据的商品或服务项目,就难免被部分废止了!
相关判决
「台湾地区」智慧财产法院 102 年行商诉字第 124 号行政判决:
台朔汽车股份有限公司(原告)因商标废止注册事件,不服「台湾地区」经济部(被告)102 年8 月30日经诉字第10206105860 号诉愿决定,提起行政诉讼。
本判决结论重点:
(1) 本件依原告所提证据资料,足堪认定原告于北汽福田汽车股份有限公司(参加人)于101 年1 月10日申请废止前3 年内,确有将系争商标使用于其指定使用之汽车、货车、吉甫车、旅行车、车体、轮圈、汽车方向盘、传动轴、车辆马达、挡风玻璃、车辆引擎、电动汽车、电动机车、车辆变速箱、触媒转换器、车辆悬吊装置、车辆防死锁剎车装置等商品。故系争商标就此部分,无法适用于商标法第63条第1 项第2 款之规定。因此,本件判决撤销在此部分商品之诉愿决定及原废止处分撤销。
(2) 至于系争商标使用于其指定使用之自行车、轮船、飞机等商品部分,依本件原告所提证据资料,无法证明原告于参加人申请废止前3 年内确有将系争商标使用于其指定使用之该商品部分,系争商标就「自行车、轮船、飞机」商品部分,违反商标法第63条第1项第2 款之规定。被告就系争商标有关自行车、轮船、飞机等商品部分,所为废止成立之处分,核无违误;诉愿决定就该部分予以维持。原告诉请撤销系争商标关于自行车、轮船、飞机商品等部分之诉愿决定及原处分,则予以驳回。
解决方法
为了避免「台湾地区」商标注册遭到官方全部或部分废止,商标权人至少应注意以下二大重点:
1. 新案申请时不要指定用未来约三年半内,不会将商标投入使用的商品或服务项目。 「台湾地区」商标法第63条第1项第2款规定,也可解释为要求商标权人至少应于商标注册后满三年内开始使用商标于所指定的商品或服务上;再加上目前台湾商标审查最快约半年左右可以取得商标注册证。因此,商标新案申请时应考虑商标权人自身的商标使用计划,不要将新案申请当下起至少三年半内不可能付诸实行的商品或服务名称加入指定保护范围。
2. 取得商标注册后,应依自身商标使用计划,在满三年内开始使用商标于所有指定商品、服务项目。此外,若商标权人确定有部分商品、服务项目不会再经营,为了避免将来疲于应付第三人提出商标废止申请,甚至之后衍生的诉愿、行政诉讼程序。建议商标权人可以在审慎规划后,主动向官方提出限缩部分商品或服务项目。以避免将商标部分未使用的弱点曝露给潜在竞争对手,成为对手在整体商标布局上的谈判筹码。
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