美国商标法15 U.S.C. § 1064（Lanham Act § 14）规定若商标「已经被放弃」（has been abandoned）时即成立废止事由。但该条文不限定于「无正当事由」，而「迄未使用」也不问。另「停止使用」的期限并无规定，但商标未使用达「连续三年」之证据可做为「推定放弃」的初步证据（prima facie evidence）。

商业实务上常有商标调整的活动，即以新商标取代旧商标，但旧商标如何进行「维权使用」而避免有废止事由，进而最后让他人任意使用或注册。本文意在介绍二则美国法院判决，2002年的Cumulus Media, Inc. v. Clear Channel Communications, Inc.案[1]（以下称「Cumulus案」）及2004年的ITT Industries, Inc. v. Wastecorp. Inc.案[2]（称「ITT案」），以供商标审查或审判实务之参考。

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案例一：Cumulus Media, Inc. v. Clear Channel Communications, Inc.案

在Cumulus案中，美国联邦第十一巡回上诉法院认为商标权人有提出「使用」的证据，因而维持地方法院的初步禁制令（preliminary injunction）以禁止被告使用系争商标。

Cumulus案涉及的是非注册商标，其权利人为经营广播电台的Cumulus Media公司（以下称「CMI」）。CMI在1994年初开始以「The Breeze」来代表其电台频道。直到2000年9月止，CMI使用「The Breeze」来推广营销其电台广播节目，例如电台或电视的广告、户外标牌、名片、杯子、车牌、短衫、便利贴等等。

2000年9月起，CMI改采「Star 98」来宣传其电台广播节目。CMI并改变其音乐节目的乐曲选择风格。不过，CMI仍保留「The Breeze」的使用，例如户外招牌、名片、杯子和车牌等等。多数人还是会把「The Breeze」与CMI做连结。甚至在2001年9月时，阅听率调查公司会将受访者收听「The Breeze」的陈述视为收听CMI电台的统计。

2001年8月Clear Channel Communications公司（以下称「Clear Channel」）开始改变其名称为「The Breeze」，并且使用与CMI「The Breeze」招牌相似的招牌。Clear Channel开始宣传其电台，并以旧的CMI音乐节目曲风为号召来吸引CMI的原听众。在Clear Channel使用「The Breeze」后，有CMI的听众向CMI反映有混淆的印象。

之后，Clear Channel正式以「The Breeze」表彰其电台的营运。于2001年10月12日，CMI对Clear Channel提出商标侵权告诉。同年11月1日，地方法院做出禁制令，命令Clear Channel暂停使用「The Breeze」来宣传其电台节目。

Clear Channel上诉并主张CMI放弃「The Breeze」商标。然而，上诉法院不同意，其主要的理由是被告未达其应负之举证责任。亦即，尽管「使用」的举证应由权利人提出，但此并未改变被告对于「商标放弃」应有的举证责任。因为权利人CMI确实提出商标使用证据，包括名片、广告牌、宣传品等等，CMI即已尽了「使用」的举证责任。地方法院也考虑了双方证据，因而其裁定无明显的错误。

案例二：ITT Industries, Inc. v. Wastecorp. Inc.案

在ITT案中，系争商标为「MARLOW」，商标权人ITT Industries公司（以下称「ITT」）与被告Wastecorp公司（以下称「Wastecorp」）间原为商标授权关系。在1993年，Wastecorp从ITT处购得「MARLOW」商标的泵浦生产线，并获得四年的商标授权。Wastecorp替ITT生产工业用泵浦，而ITT则以「MARLOW」商标来贩卖该产品。

1997年4月时双方代工合约到期，但Wastecorp却继续使用「MARLOW」商标于所其制造的泵浦产品上。此引发ITT于1997年底至1999年3月间寄发警告信，要求Wastecorp停止使用「MARLOW」商标。最后，1999年4月ITT对Wastecorp提告，而起诉理由之一为商标侵权。

针对商标议题，Wastecorp主张ITT已放弃「MARLOW」商标，因为ITT在合约结束起（1997年4月）至1998年4月（ITT取得延长商标权之日）间「未使用」系争商标；而其商标延长申请为非法，因为其欺瞒已放弃商标之事实。

不过，地方法院认为ITT在1997年4月后仍继续使用系争商标，其所发现的相关「使用」事实如下：（1）虽「MARLOW」商标产品的最后出售日期为1997年4月间，但ITT有将「MARLOW」商标使用在其他同类产品上；（2）在1998年1月时，ITT曾通知其经销商并宣布「MARLOW」商标产品将移转给其他制造商制作；（3）1998年至2001年间，ITT分别在贸易杂志或商展刊物上有刊登「MARLOW」商标产品之广告。

Wastecorp不服地方法院的判决而上诉至美国联邦第三巡回上诉法院。针对「商标放弃」争点，Wastecorp引述1998年1月ITT通知经销商的信函，而指出ITT对经销商宣布的内容是：原「MARLOW」商标产品已转到「GOULDS」商标产品线下生产，且现在的「GOULDS」商标产品原来是以「MARLOW」商标为名销售。另Wastecorp点出ITT承认其自1993年4月后并未直接贩卖「MARLOW」商标产品。不过，上诉法院不认为这些主张显示ITT未使用系争商标。

上诉法院认为因为ITT授权Wastecorp使用商标四年是无争议的，故授权契约期间无法证明ITT「未使用」系争商标。另上诉法院除了考虑ITT的广告证据外，其更看重1998年1月信函做为商标使用的证据。上诉法院指出该信函是寄给「MARLOW」商标产品的经销商，且在叙述时是引用「MARLOW」商标产品型录来指称产品。再者，该信函虽显示ITT贩卖「GOULDS」商标产品，但并不代表ITT没有以「MARLOW」商标为名而销售相同的产品。因此，该信函内容即属于系争商标的「善意」使用。

启示一：维权使用的心态

美国商标法基本上要求商标于申请时要「使用」，此乃「使用主义」。另因加入商标相关的国际智财协议，其亦允许以「具使用之意图」为基础的商标申请。然而，在使用主义下，「维权使用」的检视重点不单纯是「使用」本身，而是从「停止使用」的行为与商标权人的心态来界定「维权使用」的有无。商标权人的心态对「商标放弃」之判断有关键的影响，仅「停止使用」并不代表商标的放弃。

根据Cumulus案，尽管商标权人已经有更换商标的作为，但其原商标仍有一定期间的保护。只要系争商标仍有表彰其服务来源的使用，可被视为持续使用，而降低权利人被认定放弃商标的风险。另根据ITT案，虽商标权人移转系争商标产品而在其他商标名义下销售，此单一证据不能视为商标权人放弃商标；反而是相关商业活动中之陈述虽涉及系争商标将除役，但该陈述因有引用系争商标而成为一种商标使用的证据。

启示二：维权使用认定之弹性

以台湾现行商标法第5条来看，「商标之使用」定义要求「营销之目的」的使用，其立法理由指出「营销之目的」与《与贸易有关之知识产权协议》（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，TRIPS）第16条第1项的「交易过程」（in the course of trade）有相近的概念。但事实上，该第16条第1项的规范对象为「侵权使用」。

从商标权人角度，「营销之目的」之商标使用可能过于限制「维权使用」的适用。以Cumulus案为例，该案情境在台湾将不属于「维权使用」。Cumulus案商标权人事实上不再使用系争商标来营销其电台节目；但因其营业上仍保有系争商标的「使用」，例如名片、广告牌、宣传物等等，故法院仍认为系争商标并未被放弃。若以台湾商标法第5条来检验，既然商标权人已不再以系争商标来表征其电台节目，则其使用系争商标于电台营运以外之事务应不属于「营销之目的」之「商标使用」。

美国法院判例对于「维权使用」的认定是较弹性，而其强调「商业情境」。Cumulus案商标权人仍在他的事业中使用该商标，且其事业内容是不变的，则其使用仍属「维权使用」。从「商业情境」来看，系争商标虽不再为表征电台节目所用，但仍不失其「表征的性质」，因为该商标能代表商标权人营业历史。

另ITT案商标权人因更换供货商而决定要转换系争商品的商标。在转换的过程中，商标权人曾发出通知给经销商。虽ITT案商标权人已未在原商标产品上标示系争商标，法院却不认为系争商标进入停止使用之状态。关键的事实在于商标权人对经销商的通知中是以系争商标来表征相关商品，且以系争商标产品的经销商来称呼接受通知者。亦即，商标权人对系争商标的使用主要在陈述商标更换的政策，而仍有以系争商标来代表商品来源的行为。

事实上，旧商标因其所累积商誉而对企业仍是有价值的。商誉的建立来自于在消费者心中竖立商标表征的印象。若其他人用了商标权人过去使用的商标，削弱了该商标在消费者心中的表征印象，此亦可能有减损商标权人商誉的结果。因此，如果准许商标权人在其营业范围内使用其商标，尽管该使用非属表征当下的营业项目，却仍可认该使用为「维权使用」，进而维持其商标权，并保障消费者心中对商标权人服务或商品来源之印象。

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作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系