由于新冠病毒疫情影响，美国最高法院 于2020 年 5 月 4 日打破传统，进行史上首次视讯听审。这次具历史意义的一步就献给了美国专利商标局（USPTO）反对 Booking.com 注册商标的上诉案的言词辩论。也可以说是拜新冠病毒疫所赐，第一次让民众可以透过C-SPAN （National Cable Satellite Corporation）实时收听辩论过程。针锋相对之言辞尽收耳底，让民众对法院运作更有参与感。

Booking.com Headquarters Amsterdam，图片来源：Wakuwaku99＠维基百科

知名的订房网站「Booking.com」在2011年向美国申请注册商标，但美国专利商标局认为，Booking这个字只是一般订房订票的意思，而.com只是在线网站的意思，两者合并的Booking.com只是一般在线订房网站的通用名称，而不得注册。但因美国联邦第四巡回上诉法庭已经裁决 Booking.com 可以注册为商标，因此USPTO向最高法院提起上诉。由于该案已于2020年5月4日在最高法院进行视讯言词辩论，料近期即将会有正式判决结果。

美国最高法院九大法官，前排由左至右：
Associate Justice Stephen G. Breyer, Associate Justice Clarence Thomas, Chief Justice John G. Roberts, Jr., Associate Justice Ruth Bader Ginsburg, Associate Justice Samuel A. Alito. Back
后排由左至右：Associate Justice Neil M. Gorsuch, Associate Justice Sonia Sotomayor, Associate Justice Elena Kagan, Associate Justice Brett M. Kavanaugh.
图片来源：Credit: Fred Schilling, Collection of the Supreme Court of the United States

通用词汇不得注册

各国商标法一般规定，通用名称或词汇不得注册为商标，一方面是因为不具有识别性，二方面是怕若允许特定厂商注册，将独占该词汇的使用。但若是描述性词汇，亦即该商标内的词汇乃是对商品或服务特征的描述，先天识别性很弱，但只要经过长期使用而取得后天识别性（第二意义）时，仍得注册为商标。

知名的订房网站Booking.com在美国申请商标的争议就在于，USPTO认为Booking是订位的通用名称，「.com」是在线网站通用名称，二者合并则是「在线订房网站」的通用名称，不得注册商标。

但申请人Booking.com则认为，「Booking.com」商标应该属于描述性商标，乃描述这个在线订房网站的网址，且根据消费者意见调查，具有后天识别性，应准予注册。

Booking.com公司所申请的商标

本案中的商标申请人Booking.com公司，最早从2006年开始使用相关商标于商业网站上，提供消费者订饭店房间、和机票、交通车之用。申请人于2011年到2012年间，开始陆续申请注册下述四个商标图案。这四种图案，依申请时间先后顺序分别为：

图1：美国商标第85485097申请案（2011年12月1日申请）

图2 ，第7911498申请案（2012年6月5日申请）

图3：美国商标第 79122365 申请案（2012年11月7日申请）

图4：美国商标第79122366申请案（2012年11月7日申请）

Booking.com公司一开始注册的类别，包括第39大类（在线安排旅程、在线订票服务）、第43大类（饭店订房服务类）。

第一回合：美国专利商标局拒绝注册

USPTO将这四个申请案都驳回。其主要理由认为，BOOKING.COM对于所指定之服务而言属于通用性（generic）词，不得让人注册[1]。

申请人不服，向商标审理暨救济委员会（Trademark Trial and Appeal Board，简称TTAB）提出救济，但TTAB审理后支持专利商标局原来的判断。其指出，「booking」这个词，通常只的就是「订饭店和订车票、机票等」或者「事先保留旅游和住宿的动作」；而「.com」这个词，指的就是商业网站。

因此，消费者看到「BOOKING.COM」这个组合，所认知的主要就是指一个在线订房服务，而刚好这就是申请人所指定使用的服务类别。亦即，其只是订房网站的通用词。

此外，TTAB也同意，就算BOOKING.COM是对Booking.com服务的一种描述词，但未能提出证据证明其取得第二意义，因而也无法注册[2]。

一个通用词加上「.com」这个通用词，仍然是通用词

过去美国法院曾经判决[3]，一个通用词加上通用的商业组织型态（company、Corp.或Inc.）这类字，例如「Grain Company」或「The Grocery Store」，仍然是一个通用词，不得注册商标。

因而，在网址（URL）这个东西出现后，美国专利商标局的立场也是一样，认为在一个词前面加上头（http://www），或在一个词后面加上「常见的第一级域名」（例如.com、org、edu），通常只是代表网址而已，而不具备来源指示功能。「.com」通常代表的就是商业公司，所以在一个通用词后面加上「.com」，仍然只是通用词而已，不得注册[4]。

例如，美国各法院在过去的判决中，曾经：(1) 对MATTRESS.COM这个商标，认为代表的只是贩卖床垫的网站，仍为通用词，不得注册；(2) 对Hotels.com这个商标，认为是提供住宿订房的网站的通用词，不得注册。(3) 对LAWYERS.COM这个商标，认为只是提供在线法律相关信息与法律服务网站的通用词，而不得注册。(4) 对于 PATENTS.COM这个商标，认为只是关于专利申请信息的数据库网站的通用词，而不得注册[5]。

第二回合：一审法院认为「BOOKING.COM」为描述性，得注册商标

本案申请人对商标审理暨救济委员会的决定不服，向法院提起上诉。一审时，弗吉尼亚东区地区法院判决推翻商标审理救济委员会的见解。

一审法院认为，美国专利商标局上述的见解，是一种「当然不得注册规则」（per se rule），亦即前述所说，「在一个通用词后面，加上一个常见的一级域名，仍然是一个通用词，不得注册」。但一审法院认为，这样的标准线过度僵硬，是一个错误的规则[6]。

一审法院采取完全相反的见解，认为「在一个通用词后面，加上一级域名，原则上就会成为一个描述性商标」，其描述的是「这个通用的服务，可以透过该域名在在线提供」。不过，描述性商标要得注册，也必须取得后天识别性（第二意义）[7]。

套用在本案上，「booking」对于所指定的商品类别，只是一个通用词，但是加上「.com」，整体的「BOOKING.COM」成为一个描述性商标，只要有第二意义，可申请注册。其也有证据证明，74.8%的消费者认识系争的BOOKING.COM商标指的是申请人的服务（订房），而非一种通用服务[8]。

但是，作为一种描述词，必须证明取得第二意义，一审法院认为申请人只有证明，消费者认识到「BOOKING.COM」是专业的订房网站，但是并不会与认为其是第39类的旅行社[9]。故就指定使用于第45类的订房服务，得注册为商标；但就指定于第39类则不得注册。

第三回合：二审法院以「相关领域公众对整个词组的主要认知」作为判断

本案上诉到第四巡回法院。第四巡回法院支持一审判决的判决结果。但是认为一审法院的标准又太过宽松。

首先，第四巡回法院强调，在申请商标时，倘若专利商标局认为系争商标属于通用词，应由专利商标局负举证责任[10]。

其次，第四巡回法院并不同意一审法院所提出的「在一个通用词（例如booking）后面加上第一级域名（例如.com），就会使整个商标成为描述性商标，具有来源指示功能」这个见解[11]。

第四巡回法院认为，判断商标是否为通用词的标准，最重要的是，相关领域公众（或消费者）对于该商标所认知的主要意义，是指该产品服务类别的性质，还是作为该商品或服务的来源。如果是前者，就是一种通用词；如果是后者，就不是通用词[12]。

第四巡回法院，既然是否为通用词的判断，主要是看相关领域消费者对该商标整体的认知，因而，透过消费者意见调查，就可以看出相关领域消费者的认知是什么。此时，第四法院稍微说明，如果这个词在商标使用以前就已经是普遍使用的通用词，即不必再经过消费者调查；但若这个词是比较新的词（法院认为booking.com属于新的词），就需要经过消费者意见调查[13]。

在本案中，根据一审法院接受的消费者意见调查，将近75%的消费者确实认知，booking.com这个词是代表一家公司，也就是指示的是服务来源，而非代表「在线订房网」的通用名称。因此，其得注册商标[14]。

第四回合：最高法院审理中：是否会独占booking.com这个词而阻碍竞争？

之所以商标法对于通用名称或通用词不得注册为商标，除了没有识别性之外，是怕某个厂商独占了这个词之后，取得了不当的竞争优势，使同一行业的其他后进厂商无法再使用这个词。第四巡回法院基于下述二个理由，认为该词汇被独占的危险已经降低。

1. 一， 一审法院认为，申请人只有在订房服务上具有后天识别性（第二意义），故booking.com的商标范围只存在订房服务业（第43类），而没有禁止其他订票网站使用这个词[15]。
2. 二，将来商标权人要告其他使用类似字眼的厂商侵权，仍必须证明具有混淆误认之虞。但由于.com这个词属于通用词，指的是网站，所以就算其他厂商使用了类似字眼，未必会与原告商标的来源指示产生混淆误认[16]。

本案后来继续上诉到美国最高法院。最高法院于2020年5月4日进行言词辩论，辩论过程中，几个大法官都集中关注在，若同意本案注册商标，是否会造成该词的独占。我们稍等几个月，应该就可以知道最后的判决结果了。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法