为顺应小屏幕电子装置的阅读需求，苹果公司于2014年开发出San Francisco字型，并在2015年全球开发者大会宣布，该字型将取代Helvetica Neue，成为OS X El Capitan与iOS 9的默认字型。与此同时，苹果公司以「SAN FRANCISCO」字样申请计算机软件、字型相关商品之商标，并陆续于欧盟（No.013801758）、美国（No.86556282）等地区获准注册。不过，同样的申请却在台湾地区被打回票。

本文透过台湾地区「智慧财产法院107年行商诉字第52号行政判决」与台湾地区「最高行政法院108年判字第566号行政判决」，浅析「San Francisco」为何无法获准注册，以及地理名称申请商标保护之限制何在。

本案概述

苹果公司于2015年以未经设计的「SAN FRANCISCO」字样申请商标，并指定使用于第9类「计算机软件；可下载之印刷字体」以及第16类「铅字；印刷铅字及印刷签字模」商品。然而，｢台湾地区｣智慧财产局以违反商标法第29条第1项第1款为由核驳，苹果公司提起诉愿后仍遭驳回，复向｢台湾地区｣智慧财产法院提起行政诉讼，败诉后再上诉至｢台湾地区｣最高行政法院，终获法院认定本案上诉为有理由，废弃原判决、撤销诉愿决定及原核驳处分。本案主要争点有二[1]：

1. 「SAN FRANCISCO」是否属于描述性标识？
2. 「SAN FRANCISCO」若属于描述性标识，是否因使用取得后天识别性？

以下分述智慧财产法院与最高行政法院对于争点有何不同看法。

「SAN FRANCISCO」是否属于描述性标识？

｢台湾地区｣智慧财产法院见解

旧金山（San Francisco）是北加州与旧金山湾区的核心都市名称，且在广义上，旧金山湾区或旧金山半岛包括硅谷在内，两者地区皆有众多网络、计算机软硬件等类高科技公司。因此，苹果公司在本案之指定使用，容易使消费者联想「SAN FRANCISCO」系指计算机软件、字型相关商品之制造地、生产地、设计地或使用地系在旧金山等类描述或说明，而未发挥指示商品来源之作用，故欠缺先天识别性。

｢台湾地区｣最高行政法院见解

如地理名称以特定商品或服务而闻名，消费者容易将该名称视为产地说明，自然属于描述性使用而不具备先天识别性；反之，则属于任意使用，当然有先天识别性。再者，另应参酌商标与指定使用商品或服务之关系、竞争同业使用情形、申请人使用方式与实际交易情况等客观因素综合判断，倘若特定标识有商品或服务的强烈说明意涵，即使无竞争同业使用，仍属于描述性。

基于此前提，最高行政法院按本案指定使用之不同类别而为分别处理：

1. 第9类
   针对指定使用于「计算机软件；可下载之印刷字体」此部分，原则上赞同前审法院之意见，认为地理名称是否产生商品说明的联想，系以我国｢台湾地区｣消费者认知为准；即使在国外因先天识别性而获准注册，亦不影响我国｢台湾地区｣判决。
2. 第16类
   前审法院仅泛称，旧金山以众多因特网公司而闻名，且有众多大型公司总部设于此处，故「SAN FRANCISCO」涉及商品产地或相关特性之说明，然而，却未具体指出该地理名称与「铅字；印刷铅字或印刷铅字模」商品的关联性。更何况，前审法院认定之事实虽能左证第9类情形，但无从证明能给予消费者如下印象：「旧金山系『铅字；印刷铅字或印刷铅字模』商品之制造、生产、设计或相关服务之商业来源地或服务提供地」，故「SAN FRANCISCO」指定使用于第16类应属于任意使用，系具备先天识别性，前审法院就此部分之判决自非适法。

「SAN FRANCISCO」是否取得后天识别性？

｢台湾地区｣智慧财产法院见解

1. 相关资料不足以证明取得后天识别性
   苹果公司所提出之字型相关报导、全球软件开发者年会介绍影片或网络讨论数据，部分系使用外文，非属于我国｢台湾地区｣营销数据。再者，其使用方式系将「SAN FRANCISCO」作为行动通讯设备的默认字型名称，并非作为表彰商品来源的标识，消费者自然仅认识该名称为可选择字型之一，而未意识到该字样的指示来源作用。更何况，苹果公司也未检附本案申请商标使用于指定商品之销售量、营业额或广告额等具体数据数据。
   总言之，相关数据无法证明「SAN FRANCISCO」因苹果公司在我国｢台湾地区｣广泛营销使用，进而取得后天识别性。
2. 国外获准注册无法作为有力证据
   针对苹果公司主张「SAN FRANCISCO」在美国、欧盟及其他国家获准注册之事实，智慧财产法院响应两点意见，表示无法作为相关左证：
1. （1） 根据商标识别性审查基准，纵使特定标识在国外因大量使用而取得后天识别性，但若未在我国｢台湾地区｣使用，且国外使用情形不足以使我国｢台湾地区｣相关消费者认识该标识为商标，仍无法单凭国外注册数据证明在我国｢台湾地区｣具有识别性。换言之，国外注册数据系作为后天识别性证明方法之一，苹果公司无法藉此证明先天识别性。
2. （2） 尽管商标法保护趋向国际化，但各国实际规范、审查标准仍有差异，再加上相关消费者观念、消费习惯、教育程度、外文熟悉程度等社经文化环境皆不相同，自然无法以国外获准注册作为我国｢台湾地区｣亦应核准之理由，仍应从我国｢台湾地区｣相关消费者就「SAN FRANCISCO」理解的一般涵义，认定是否属于所指定使用商品的相关说明，以判断是否具先天识别性。

｢台湾地区｣最高行政法院见解

1. 第9类
   除赞同前审法院看法外，最高行政法院另指出，苹果公司销售的电子产品中，仍有部分可选用字型并非自行设计产制，因此，若将「SAN FRANCISCO」字型安装于以其他商标营销的电子终端产品，并未如同苹果公司所主张，因「SAN FRANCISCO」已长期使用于苹果公司通讯设备、计算机系统及计算机软件之字体，消费者可清楚识别判定该字型的计算机软件或可下载的印刷字体商品，系源自苹果公司。
2. 第16类
   此部分系属于任意使用，理由已如前述。但为保障申请人权益，最高行政法院认为应允许苹果公司在核驳审定前，以减缩指定商品或分割申请案之方式，先行取得部分注册，因此，要求智慧财产局重新践行核驳理由通知程序，并根据相关事证（包括是否要求减缩或分割、第16类有无其他驳回理由）以及本判决法律见解，再行作成决定。

结语

在最新核驳通知书中[2]，｢台湾地区｣智慧财产局按｢台湾地区｣最高行政法院之指示，分别就第9类及第16类提出驳回理由，并补充网络数据说明「印刷为旧金山的主要工业之一」、「旧金山从古至今印刷业发达」、「公共图书馆设有专门收集印刷术与制书历史的专门馆」等情形，依旧认定「SAN FRANCISCO」指定使用于第16类系不具先天识别性。不过，通知书中也建议苹果公司提供商标使用态样、非商品说明之具体事证、后天识别性证据等资料，供进一步审酌。显然，本案后续发展仍有待观察。

地理名称究竟能否作为商标？其关键正如苹果公司在上诉旨意中争执之「旧金山并非以计算机软件或字型闻名于世」此点——亦即，商品或服务与地理名称之间具备何种程度的关联性，以致消费者将该地点单纯视为产品说明、而非指示来源的标识？法院虽然表示商标审查情形因个案而异，且苹果公司使用「SAN FRANCISCO」之方式无法发挥指示来源作用，但本文认为说理上仍有不完善之处，譬如：为何我国｢台湾地区｣消费者会认为旧金山系以计算机软件、字型商品或服务著称，且认为旧金山与硅谷几可完全划上等号，而至少在欧盟申请案，看不出有如此迹象？恐怕光凭网络旅游数据或论坛文章左证尚不充分。又如，从计算机字型名称的显示方式观之（指实际使用情形，通常出现在文件工具选项），一般应该不容易认为是字型商品产地或相关说明；反倒是「消费者认识『SAN FRANCISCO』为字型名称且来自某家厂商（未必清楚知道是苹果公司，也未必知道该字词为商标）」此一事实，是否已满足识别性要件？此点颇值得探究。

附带一提的是，｢台湾地区｣最高行政法院判决某段论述似有些疑义：「依欧盟智慧财产局之数据显示，关于『SAN FRANCISCO』商标是否取得识别性（Acquired distinctiveness）乙节，则记载『NO』，且该商标系经异议程序（opposition proceedings）始获准注册，则上诉人据此主张上开数据足证系争商标指定使用于『计算机软件、可下载之印刷字体』部分，应具有先天识别性，亦非有据」。查法院所指称之该案，虽经过异议期间方完成注册，但实际上并无异议记录；再者，「acquired distinctiveness」一语意指「后天识别性」，该字段标记为「NO」应是指该案并非主张后天识别性而获准注册，亦即，该案商标系有先天识别性，如此解读正巧与法院陈述相反，但吻合苹果公司的主张——尽管如此，欧盟智慧局认定「SAN FRANCISCO」具备先天识别性之事实，仍未必会影响我国｢台湾地区｣法院心证。

备注：

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