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欧盟2008/95商标指令第12条(1)和欧盟207/2009商标规章第51条(1)(a)规定：「下列情况，商标应与废止，如果在连续不中断的五年，商标并没有在共同体内使用于所注册之商品或服务，且没有其他不使用之正当理由；...[1]」

欧盟商标规章第55条(1)规定「废止或无效之效果」，其规定：「欧盟商标在被申请废止或提出反诉之日之前，应该被视为，并没有该商标权被废止所产生的效果。不过，法院可以在判决中，根据当事人之要求，明订废止事由发生之日（比申请废止或反诉主张废止日更早之日），作为废止效果发生之日。[2]」

Cooper International Spirits and Others案事实

欧洲法院第五法庭在2020年3月做出Cooper International Spirits and Others判决[3]，认为商标被废止之前的侵害行为，仍可控告商标侵权。

原告BUOB Laurent先生（在判决中简称AR，以下简称AR先生）在法国贩卖酒类商品。2005年12月，其在法国知识产权局注册了一个「SAINT GERMAIN」商标，指定使用于尼斯公约第30类、32类、33类之商品，包括酒类饮料（除了啤酒）、苹果酒，消化液，葡萄酒和烈酒，以及酒精提取物和香精[4]。

2012年6月，原告得知，被告Cooper International Spirits公司，销售一款由St Dalfour和Établissements Gabriel Boudier制造的烈酒，以「St-Germain」为名进行销售。因而，原告在法国巴黎地方法院对这三名被告提起商标侵权诉讼[5]。

诉讼进行期间，另一个法国楠泰尔地方法院的2013年2月的判决，判决「SAINT GERMAIN」这个商标因为五年未使用而被废止，废止生效日从2011年5月开始起算。该判决在2014年2月被上诉法院支持而确定[6]。

既然商标都被废止了，在巴黎地方法院的侵权诉讼，是否仍要进行？AR先生主张，其控告被告的侵权活动，是在2009年6月到2011年5月之间，也就是是在系争商标废止生效日之前的侵权[7]。

2015年1月，巴黎地方法院判决，由于系争商标在2005年申请后都一直没有使用，故判决被告不构成侵权。该判决在2016年9月也获得巴黎上诉法院支持[8]。

巴黎上诉法院认为，所谓的商标侵害，包括影响商标的「指示来源功能」，商标法赋予独占使用商标的权力，或者对商标形象的投资等...等等。但因为原告从来没都有使用过自己的商标，则被告没有造成原告上述这几种伤害[9]。

但原告主张，上诉法院之所以败他败诉，是因为他申请商标之后超过五年都没有使用，但是，不论欧盟法或法国的知识产权法（Intellectual Property Code）都没有规定，商标权人在取得商标后的法律保护，必须一定要开始使用，才会获得保护。而且，其主张所谓的商标混淆误认，可以抽象的以注册商标图案进行判断，不必以实际使用商标进行判断[10]。

2016年欧洲法院在Länsförsäkringar案[11]中，曾经判决，根据欧盟207/2009商标规章第15条(1)和第51条(1)(a)的用意，是赋予商标权人一段优惠期，亦即有五年优惠期可以开始使用其商标，在这段优惠期中，商标权人在向他人主张商标侵权时，不需要证明有真正的使用。亦即，在做侵权判断时，商标权人可以直接根据指定使用于商品服务上的商标图案，作为是否混淆误认的判断基础，而不需要根据商标权人实际使用的商标来做判断[12]。

欧洲法院指出，在2016年的 Länsförsäkringar案中，确实认为，在申请之后有五年的优惠期，就算没有真正使用商标，也可以用注册之商标图案主张侵权；但同时，该案也指出，若在五年优惠期过后，对他人主张侵权，则在判断是否有混淆误认侵权时，就要考虑到，商标权人并没有真的使用商标此一事实[13]。

欧洲法院指出，根据欧盟商标指令2008/95之前言第6段指出：「会员国有权决定商标被废止或无效的效力」，包括会员国可以决定商标废止的生效日。二，根据同指令第11条(3)规定：「...在诉讼中有人提出反诉主张商标应撤销时，会员国可以规定，如果确实符合第12条（1）之商标撤销要件，该商标在侵权诉讼中不能在被主张。[14]」

因此，法国知识产权法第L714-5条(6)，做了下述规定：「...废止生效日，应该于本条第1项所定的五年到期之日。废止有绝对之效力。[15]」而法国并没有根据前述指令第11条(3)，明确规定到底在诉讼中商标被废止时，能否主张被废止前的侵权？

故欧洲法院认为，在解释上，根据法国商标法，即便商标因五年未行使而被废止，仍有可能控告在这五年之间的侵害行为[16]。

虽然可以主张商标侵权，但是在计算损害赔偿时，则要考虑2004/47知识产权施行指令第13条(1)，亦即损害赔偿必须与商标权人真正受到的损害相当[17]。欧洲法院指出，商标从来没有使用，未必就一定没有损害，但是在考虑商标权人实际所受损害时，商标权人从未使用仍然是一个重要考虑因素[18]。

｢台湾地区｣在商标侵权诉讼中，可以抗辩被告的商标有废止事由而主张废止，似乎意味着就不得主张侵权。但有问题的是，台湾商标法并没有明确规定，若商标具有废止事由，到底废止的生效日是哪一天？由于商标法没有规定，回到行政程序法第125条规定：「合法行政处分经废止后，自废止时或自废止机关所指定较后之日时起，失其效力。」通常是指｢台湾地区｣智慧财产局做成废止决定之日。

但是在商标侵权诉讼被告提出废止抗辩，则法院认为废止生效日到底是哪一天？是指三年未使用期满之日？还是法院判决之日？而原来的侵权行为若发生在三年届满日前，商标权人是否还是可以主张侵权？针对这一点，台湾地区过去似乎并没有处理过相关案件。

Directive 2008/95, Article 12(1) (“1. A trade mark shall be liable to revocation if, within a continuous period of five years, it has not been put to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use....”).
Council Regulation (EC) No 207/2009, article 55(1) (“1. The [European Union] trade mark shall be deemed not to have had, as from the date of the application for revocation or of the counterclaim, the effects specified in this Regulation, to the extent that the rights of the proprietor have been revoked. An earlier date, on which one of the grounds for revocation occurred, may be fixed in the decision at the request of one of the parties.”).
C-622/18 - Cooper International Spirits and Others (ECLI:EU:C:2020:241).
Id. para 17.
Id. para 18.
Id. para 19.
Id. para 20.
Id. paras 21-22.
Id. para 24.
Id. para 26.
Länsförsäkringar (C‑654/15, EU:C:2016:998).
C-622/18 - Cooper International Spirits and Others, para 32.
Id. para 40.
Directive 2008/95, Article 11(3) (“3. Without prejudice to the application of Article 12, where a counter-claim for revocation is made, any Member State may provide that a trade mark may not be successfully invoked in infringement proceedings if it is established as a result of a plea that the trade mark could be revoked pursuant to Article 12(1).”).
French Intellectual Property Code, Article L 714‑5(“Revocation shall take effect as of the date of expiry of the five-year period laid down in the first paragraph of this Article. It shall have absolute effect.”).
C-622/18 - Cooper International Spirits and Others, para 45.
Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights , Article 13(1)(“1. Member States shall ensure that the competent judicial authorities, on application of the injured party, order the infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in an infringing activity, to pay the rightholder damages appropriate to the actual prejudice suffered by him/her as a result of the infringement.”).
C-622/18 - Cooper International Spirits and Others, para 47.