商业上使用之标志或包装不但可注册成为商标，亦可申请设计保护，故商标及设计制度往往能为企业经营带来双重保障。然而，不可避免地，两者制度也极容易发生“撞车”，特别是相似的标志或包装各为不同权利人所有时。本文透过欧盟普通法院判决（T‑695/15）以及欧洲法院判决（C‑693/17 P），阐述欧盟法院（Court of Justice of the European Union）如何处理商标及设计保护的冲突问题。

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BMB sp. z o.o.（以下称「BMB」）于2007年向EUIPO注册系争设计获准（第826680-0001号），并指定使用于糖果盒与容器（罗卡诺国际分类09.03），SpA Ferrero（以下称「Ferrero」）遂于2011年援引三项先前权利，声请宣告系争设计无效，其中包括Ferrero于1974年注册且于法国境内有效的据争商标（第405177号），指定使用之商品包括「糖果」（尼斯分类30）。

无效部门认定两者标志相似且商品相同，相关公众有发生混淆误认之虞，故撤销系争设计。上诉委员会（以下称「BOA」）维持原裁定并指出，据争商标的显著特征未达一般水平（below average），仅是呈现出标准容器形态而已，但鉴于两者标志及指定使用之商品相似度极高，纵使在读音与概念上有所不同，亦不因此改变此结果。BMB不服，陆续向普通法院及欧洲法院提出上诉，惟最终均以败诉收场。

BMB系争设计

Ferrero据争商标

在本案，BMB的主张大致分为「依据法律错误」与「事实认定错误」两部分：

依据法律错误

普通法院判决

BMB认为，BOA以欧盟商标规则第8(1)(b)条为由认定混淆误认之虞，而非法国知识产权法第L713-3条[1]，乃是依据法律错误，违反共同体设计规则第62条。

普通法院对此回应：BOA确实已适用前述第L713-3条规定，并依据设计规则第25(1)(e)条[2]，先前注册权利人得禁止他人于类似商品或服务使用相似标志。再者，前述第L713-3条规定系转化自欧盟商标指令，依据欧盟法院判例法即足以认定有无混淆误认之虞。

因此，普通法院认为EUIPO裁定中仅提及欧盟商标规则，未将前述第L713-3条规定列为法律依据，系属于形式上错误，对于裁定结果不生影响。

欧洲法院判决

BMB向欧洲法院提出两点主张：

1. 若要撤销注册权利，其法律依据必须毫无不确定之处，故普通法院判决所称之「形式上错误」，实际上是重大错误。
2. 欧盟法院判例法上未曾有依据设计规则第25(1)(e)条认定权利无效之类似案件，普通法院应斟酌法国巴黎地区法院曾就据争商标做出的判决[3]。在该判决，法院认定特征与系争设计雷同的标志（外形非直角而是圆弧边缘，文字卷标「Pick Up」占容器的三分之二）并未侵害据争商标；此情况与本案相仿，但本案比对时却未斟酌最明显的差异，亦即文字卷标「MIK MAKI」。因此，普通法院认为判断混淆误认之虞时并无必要参酌内国法，实为错误。

欧洲法院对此亦提出两点响应：

1. BMB在此仅是重申前审主张而已，并未叙明为何因「形式上错误」此一误认而致判决无效的理由，如此无疑是要求法院重审相关论点，依据判例法，法院对此并无管辖权，故予以驳回。
2. 首先，BMB并未驳斥普通法院认为欧盟法院判例法足以作为判断法律依据，亦未叙明设计规则第25(1)(e)条欠缺判决先例之情形，以及为何因欠缺此类先例而致普通法院判决有误的理由。再者，BMB亦未阐明普通法院为何不应斟酌，其他由Ferrero提交且与判决结果相悖的法国判决先例。

最后，欧洲法院表示，鉴于诉讼当事人与目标均不相同，法国地区法院所为之侵权判决对EUIPO的无效程序并无拘束力。

事实认定错误

普通法院判决

BMB认为，BOA未采认必要证据且判断混淆误认之虞有误，明显违反设计规则第25(1)(e)条及第63(1)条规定。普通法院对此详细回应如下：

1. 判断原则

1. 本案依据欧盟法院判例法判断即可，不必斟酌内国判例法。
2. 判断混淆误认之虞，系从相关公众角度观察并考虑所有相关情境因素，特别是「标志相似度」、「指定使用之商品或服务」以及「显著元素与主要部分」之间的相互依赖性（interdependence）。
3. 标志相似系指在视觉、读音与概念上有所关联。
4. 标志间之高相似度可能抵销商品或服务间之低相似度，反之亦然。
5. 评估立体标志之显著特征的方法，与其他标志类型并无不同。
6. 一般消费者鲜少有机会直接比对标志，且其注意程度因指定使用之商品或服务而异。

2. 相关公众

BMB虽同意本案的相关公众为法国一般公众，但否认相关公众选购糖果时的注意程度较低。普通法院认为，根据实际交易情况，本案涉及之商品价格较低且消费频率高，故相关公众的注意程度确实颇低。

3. 主要部分

BMB主张，据争商标的外形边缘清楚且呈现斜角，乃是重要特征，并非如BOA所称其整体印象中并无任何主要部分；再者，BOA未考虑系争设计的卷标、「MIK MAKI」标记与有明显弧度的边缘，实属有误。普通法院对此提出下列几点响应：

1. 首先，BMB并未争执据争商标乃是承装任何商品的标准容器，且显著特征未达一般水平，仅主张普通法院应衡酌标准形态以外的外形元素，亦即容器边缘。
2. 较弱的显著特征并不表示必然欠缺主要部分，该等特征的位置或尺寸仍可能使消费者产生一定印象并予以记忆。就据争商标观察，其容器线条仅是界定其外形并显示出两处边缘，实际上未强调任何部位的重要性，无法使消费者留下印象与记忆。因此，诚如BOA所言，据争商标确实无任何部位可认定为主要部分、或经判定比其他部位更为显著，故应将之视为整体加以判断。
3. BOA并未认为标签系微不足道的细节，尽管如此，该等元素仍非重点，只是个单纯的容器标签，故无论是卷标或文字标记，皆无法超越立体盒形之视觉影响而主导系争设计的整体印象。此外，BOA也提及系争设计并非以平行六面体（parallelepiped）的形式呈现，其具体特征并非一望即知（immediately apparent），确实不太可能左右消费者观看的印象。

4. 标志比对

BMB认为BOA应考虑两者的根本上差异，包括上盖、容器形状（一望即知的极圆润边缘）、卷标以及额外的文字（「MIK MAKI」标记）与图样元素。普通法院对此提出下列几点响应：

1. 两者标志均由透明的糖果容器构成，均是附有不透明上盖的矩形薄盒，其上标签自前方横跨至后方；实际上，各个附有白色上盖的包装盒外观皆有几分雷同。
2. BMB认为，BOA虽未考虑系争设计在装满糖果时造成之视觉上明显差异，但分析主要部分时，却已注意到此点。然而，之所以在视觉比对上不宜考虑「装满糖果」此一情形，不仅是因为系争设计与据争商标同样注册作为糖果容器，就主导系争设计整体印象的元素而言，糖果亦非特定组成部分，故不纳入考虑。实际上，BOA仅是将糖果视为「文字元素并非唯一主要部分」之左证事实而已，并未将其认定为组成部分。
3. 系争设计的圆弧边缘及标签确实与据争商标有所不同，但详细检视两者标志后可以发现，系争设计非属于标准矩形此点并非一望即知，无法藉此区辨两者标志；其次，系争设计的标签往底部延伸较长，必须并排比对两者标志才能突显此点，但该情形在市场上极为罕见。不过，这些差异点仍无法超越两者标志相似度之视觉影响，特别是消费者对标志仅能保有不完美记忆（imperfect recollection），若在不同时点看见两者标志，其实无法注意到其中差异，因此，两者标志在视觉上相似度极高。
4. BOA并非如BMB所指，未斟酌两者标志的文字元素或概念，但由于据争商标欠缺文字，故在读音上无法比对；再者，两者标志均欠缺意义，在概念上同样无法比对。

普通法院指出，判断混淆误认之虞时，必须广泛考虑各项因素，并不局限于包装形状，尤其消费者如何看待标志乃是决定性因素。法院最终认定，尽管据争商标具有较弱的显著特征，但鉴于两者标志及使用之商品极度近似度，以及相关公众之注意程度较低，仍然构成混淆误认之虞。

欧洲法院判决

除重申前审的主张外，BMB另指出下列几点：

1. 普通法院误将据争商标归类为「立体商标」，导致普通法院系以「类似于但并非据争商标之立体商标」与系争设计进行比对；特别是，依据判例法，相关公众观看立体商标的方式（所见者为实体物品）未必与观察图形商标相同，因此，纵使两者标志看似雷同，仍不得推论属于近似。
2. 普通法院仅能就标志本身进行比对，例如系争设计须视为多项元素的组合体（包含内部糖果），所指定的罗卡诺国际分类仅供注册及搜寻之用，不得据此界定保护范围或可能用途。
3. 普通法院应重视两者标志的重要差异，亦即，据争商标系由黑白糖果盒图样构成，系争设计则有圆弧边缘、彩色卷标与文字标记「MIK MAKI」；同时，亦应考虑前述图1上之所有人标记「BMB」。况且，依据判例法，标志若是由产品外观构成，消费者通常不以产品或包装形状判断商品来源，反而可能仰赖标志所附的图样或文字元素，该元素即成为显著或主要部分。
4. 普通法院必须考虑标志在市场上的使用情形：就糖果而言，通常是在自助商店或贩卖机销售，消费者则从一小群商品中选购或按名称向店家购买，因此，消费者确实可能直接比对货架上的商品，而标志在视觉或读音上是否相似，便成为重要问题。

欧洲法院对此大致作出两点回应：

1. 据争商标归类是否错误，或两者标志在视觉、读音及概念上之相似度判断，均属于事实认定问题，除非普通法院扭曲事实，否则并非法院审查范围。实际上，BMB不仅未指出有何扭曲事实之处，亦未曾向普通法院争执不宜以据争商标进行比对。
2. 至于其他内容，仅是重申前审主张而已，法院毋须重新审查。

结语

透过本案判决可知，在欧盟各会员国境内取得的商标，纵使未曾向EUIPO注册获准，仍可能透过设计规则第25(1)(e)条，将其保护范围延伸至共同体设计领域。因此，如有意注册共同体设计，务必留意此类冲突情况，避免权利嗣后遭到撤销。

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