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在知识产权领域，商品外观理论上可同时受到多种保护，但实际适用结果仍因各国法律规定而有所不同。本篇以2020年5月Lanard Toys Ltd.的上诉案为例，介绍美国法院如何看待设计专利、著作权、商业外观、不正竞争法等保护机制的运用。

本案[1]上诉人Lanard生产及销售具有铅笔外观的玩具粉笔夹产品「Lanard Chalk Pencil」，不仅获准设计专利D671167（后称「D167专利」），同时取得著作权注册Reg. VA 1-794-458（后称「458著作权」）。

Lanard自2011年及2012年起，分别向Dolgencorp及Toys “R” Us（后称「TRU」）销售该粉笔夹，且所有产品均注明受著作权与专利保护。2012年，另一家厂商Ja-Ru在参考Lanard产品后，同样设计出外观类似铅笔的玩具粉笔夹，而Dolgencorp与TRU则约在2013年下半年，停止向Lanard进货并改为销售Ja-Ru产品。

由此缘故，Lanard于2014年控告Dolgencorp、TRU及Ja-Ru侵权，经地方法院以简易判决认定不构成侵权后，续向联邦巡回上诉法院（CAFC）提起上诉。

Lanard的主张包括四大诉因，亦即(1)设计专利侵权；(2)著作权侵权；(3)商业外观侵权；(4)违反联邦及州的不正竞争相关规范。巡回法院逐一分析后，最终认定前审判决并无违误，故驳回上诉。

判断设计专利是否受到侵害时，必须透过下列两阶段评估，这也是本案的争执重点：

Lanard质疑前审法院以功能性及欠缺新颖性为由排除部分设计特征，导致保护范围解释有误。巡回法院表示，根据判决先例，设计专利的保护范围通常如图式所示，而当设计包含功能性及装饰性特征，区辨两者确实有助于解释：前审法院不但整体性地考虑圆锥形部件、长型笔杆、金属环、橡皮擦、圆锥形末端环状开口、书写工具之用途、设计之一般厚度等特点的功能性，也详尽检视各个功能性特征的装饰性，包括橡皮擦的圆柱形状、金属环的沟槽外观、圆锥部件的光滑表面与细长锥形，以及这些特征之间的具体比例大小。

另一项有助于解释保护范围的原则是，找出与系争侵权设计及先前技艺相关的特征。前审法院参酌审查官所参考以及被上诉人所提交的众多先前技艺（皆是涉及铅笔形状与设计）后，指出D167专利与先前技艺的差异点仅在于，各个特征的精准比例、金属环的装饰方式及尺寸、圆锥形末端的特殊尺寸及形状等处。也因此，前审法院明确拒绝Lanard主张在解释保护范围时考虑「设计的粉笔夹功能」，表示不宜从此点观察与先前技艺的差异。

综合上述，巡回法院认为前审显然已充分检视各项特征并正确解读D167专利的保护范围，同时指明其装饰性特征及新颖特征。

判断是否侵害设计专利时，必须透过普通观察者测试：亦即，判断主体施以购买者通常之注意，如因两者设计的相似程度，导致判断主体错误购买非其本意的产品时，两者设计便属于实质上相同。

前审法院将D167专利与Ja-Ru产品并排观察后，发现两者共享类似的设计概念，皆是类似于2号铅笔的粉笔夹，不过，由于设计相似处属于功能性或在先前技艺中普遍可见，普通观察者自然会注意到D167专利与先前技艺不同之处，进而察觉D167专利与Ja-Ru产品两者的差异显而易见，因此并不构成侵权。

尽管如此，Lanard质疑前审法院并未针对整体设计进行比对，而是逐一比对个别特征（element-by-element comparison）。巡回法院提出两点响应：

综合上述，巡回法院认为从普通观察者的角度，应不致以为D167专利与Ja-Ru产品实质上相同，因此前审判断并无违误。

针对Lanard质疑前审法院在侵权分析时采用新颖特征测试（“point of novelty” test）此点，巡回法院表示，Egyptian Goddess案确实已拒绝以该测试作为侵权判断的独立基准，然而，并未质疑根据先前技艺来检视两者设计的重要性，尤其是受保护专利与先前技艺颇为相似时，其与系争侵权设计之间的微小差异对于普通观察者而言即属重要。

再者，巡回法院不否认前审为解释保护范围时，的确透过先前技艺找出D167专利的新颖特征，但在判断侵权与否时，已将这些特征视为吸引普通观察者注意的重点，进而推论普通观察者会如何看待整体设计；因此，Lanard的质疑并无道理。

此外，巡回法院特别指出，Lanard刻意在侵权分析时强调Lanard产品与Ja-Ru产品两者的相似性，但根据判决先例，与系争侵权设计比对的是受保护专利之设计，而非其商业实施例（commercial embodiment）；况且，Lanard产品实际上具有D167专利所无的特征，部分属于纯功能性，部分则曾出现在先前技艺，皆是不受专利保护的特征，自然无法作为两者设计比对的有效根据。

主张侵害著作权时，必须证明(1)有效著作权之所有权人；(2)抄袭原创著作的构成要素。地方法院认为，Lanard其实并未取得有效的著作权，换言之，对造并未侵害任何受著作权保护之创作或其特征。巡回法院予以赞同，其理由大致分为下列两大点：

正如前审所言，Lanard产品属于实用性物品[2]，功用在于「放置并夹住粉笔以方便书写或绘画」。惟根据著作权法规定，实用性物品必须通过分离检验法则（separability test）[3]，亦即物品特征必须充分地与物品之实用性相分离，方能获得著作权保护；前审法院对此表示，产品的铅笔设计不单是为包住粉笔或伪装成粉笔夹，其本身便是粉笔夹，若将该铅笔设计视为雕塑著作，只不过是复制粉笔夹而已，因此，458著作权实属无效。

Lanard辩称，458著作权是卡通风格的2号铅笔设计，在粉笔夹功能之外可独立视为雕塑著作，且可能运用在其他媒介。尽管如此，巡回法院认为，实用性物品整体不能受著作权保护，无论有多少赘饰或美观的组成部分亦同；Lanard既然无法指出458著作权包含哪些可独立于粉笔夹功能之外的设计特征（该特征不能是实用性物品本身），综合Lanard在前审法院及巡回法院的争辩内容观察，其主张该著作权仅是为粉笔夹的尺寸及形状寻求保护而已。

巡回法院指出，根据458著作权之首图所示，产品上不仅有「Chalk Pencil」字样，且著作名称为「铅笔/粉笔夹」，综合Lanard的种种辩词观察，Lanard等同于针对「仿铅笔外型粉笔夹」此一概念的所有表达形式主张保护，实则违反著作权法第102条的概念/表达二分原则[4]。

主张侵害商业外观时，必须证明：(1)两者商业外观相似而有混淆之虞；(2)商业外观特征非主要属于功能性（primarily non-functional）；(3)商业外观具备后天识别性。地方法院认为，有关后天识别性的证据严重不足，自然无法认定侵害商业外观。

Lanard对此提出两点质疑：(1)地方法院误将判断主体窄化至「最终消费者」，实际上应包括Landard努力营销的批发商及零售商；(2)由于Lanard已在市场上售出大量且独一无二的仿铅笔外型粉笔夹，「批发商及零售商是否认为Lanard产品与制造商Lanard之间有所关联」此点，已足以成为应受审判（trialable）的争点。

巡回法院赞同前审所言，认为Lanard仅是主张产品销量极大，姑且不论应以何者消费者作为判断主体，Landard确实未提出充分证据说明，消费大众看见其产品时，联想到的是背后制造商Landard而非产品本身，亦即未通过主要意义判断（primary sig- nificance test），因此前审认定并无疑义。

巡回法院认为，既然Lanard主张的不正竞争系以侵权案件成立为前提，前审所为之不侵权认定又无违误，其认定不构成不正竞争的结论自属正确。

普罗大众对于Lanard在本案的权利主张均遭到驳回，或许会感到不解，毕竟就事实观察，Ja-Ru产品设计的确参考/模仿自Lanard产品。但从法律角度来看，结果并不意外：例如，举证不足往往是败诉的主因，这导致Lanard无法主张商业外观保护；又如，Lanard的著作权虽曾注册，终因不符合法律要件（美国特有的可分离性）而归于无效，此要件纵然存在不少争议，但目前而言还是难以翻盘。

Lanard Toys Ltd., v. Dolgencorp LLC, JA-RU, Inc., Toys “R” US-Delaware, Inc., Case No. 2019-1781 (Fed. Cir. May 14, 2020).
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