本篇讲述密苏里州地方法院为A.I.G Agency v. AIG一案做出的裁决（memorandum and order），主要争议在于原告是否过晚主张商标侵权，导致无法排除他人使用。本案法院针对懈怠理论之适用提供相当详尽的论述，颇值得读者参考。

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本案[1]原告A.I.G. Agency, Inc.与被告American International Group皆在密苏里州从事保险销售业务。原告是密苏里州在地经营的家族企业，声称至少自1962年起即使用系争商标「AIG」至今，不仅早于被告，被告在1995年初次交涉时也获悉此事。至于被告，则是全球性的大型保险公司，声称使用系争商标约有50年之久，并已就「AIG」标识取得多项联邦注册商标。

在本案，原告主张普通法与兰哈姆法（Lanham Act，15 U. S. C. §1051及以下规定）之商标侵权，请求法院判给金钱损害赔偿并核发永久禁制令，同时要求被告销毁所有使用系争商标的数据。被告则主张，原告声称为先使用人已是数十年前之事，早因诉讼时效（statute of limitation）以及懈怠理论（laches doctrine）而无法主张普通法与兰哈姆法之商标侵权。

原告反驳指出，被告在次贷风暴重创之下，已于2009年放弃使用系争商标，并将产物保险业务更名为「Chartis」，而被告于2012年再度将「Chartis」更名为「AIG Property Casualty」，即可能导致消费者混淆误认，就该时点而论，原告在2017年提起诉讼并无任何懈怠可言。被告则反击，表示其从未放弃使用系争商标，并提出相关期间的营销及品牌计划、商标延展等证据。

最终，地方法院认定原告因懈怠而无法提出权利主张，准予被告的简易判决动议，并驳回原告的部分简易判决动议。其裁决理由分为后述三大点，并请参酌下表所列之本案争议相关事实概要。

原告之普通法权利主张不因诉讼时效而无法提出

法院指出，由于商标侵权是持续性的不法行为，被告无法以诉讼时效为由，阻碍原告提出权利主张，最多只是将损害赔偿金之范围局限于该法定期间而已。更何况，无论是密苏里州法或兰哈姆法，均未设有诉讼时效规定。

相对地，根据1995年不正竞争法整编第三版（Restatement (Third) of Unfair Competition §31 cmt.(a) (1995)），针对原告主张之普通法商标侵权救济，却能以懈怠理论作为抗辩事由；而兰哈姆法第1115(b)(9)条，同样明文规定懈怠、禁反言及默认等衡平法则皆是被告的抗辩事由。因此，法院认为，真正的问题在于，原告是否因懈怠理论而无法提出本案之两项权利主张。

原告之两项权利主张均因懈怠理论而无法提出

为援引懈怠理论作为抗辩事由，被告的举证责任极重，其必须证明：(1)原告之懈怠系无可辩解（inexcusable）；(2)被告因原告之懈怠而受不利益（prejudice）。因此，被告不仅需证明系争问题已经过相当时间，也必须证明其信赖「原告明知侵权（却不主张权利）」之状态，如今法院若强制执行原告之商标权利，乃是有违衡平原则；但唯有当「原告之懈怠历时已久且无可辩解，形同实际上已放弃权利」，法院才能根据衡平法，做出有利被告的裁决。

根据后述讨论结果，法院认定被告已符合援引懈怠理论之举证责任。

1. 原告因懈怠而未及时主张权利系无可辩解

逐步侵犯理论（progressive encroachment doctrine）无法作为懈怠之理由

关于逐步侵犯理论能否作为懈怠之正当理由，法院认为，必须视「侵权行为何时可起诉且可证明」而定。原告主张，该时点应为2012年，亦即被告将「Chartis」更名为「AIG」并直接向消费者销售保险之际；但实际上，被告在2012年之前即已涉足D2C市场（direct-to-consumer），更准确地说，双方在2012年之前同为D2C及B2B市场（business-to-business）参与者且直接相互竞争。

再者，即使原告不是在1981年获悉可能发生混淆误认，亦即被告首度取得相关联邦注册商标（该注册可推定原告知悉（constructive notice））之际，至迟于1995年接获被告警告函时，便该有所警觉。因此，足见原告早有机会主张其权利却一再拖延。

放弃（abandonment）无法作为懈怠之理由

关于据称被告曾于2009至2012年间放弃使用「AIG」标识，能否作为重新起算原告懈怠之时间点，法院表示，原告必须明确证实：(1)被告不再基于商业目的使用系争商标；(2)被告无意再重启使用。原告虽提出下列两项事证，但法院认为关联性不大：

• 更名问题
  被告两度更名产物保险业务虽是事实，在次贷风暴后亦曾减少使用系争商标，但要反驳原告声称之放弃，仅需一次善意使用便已足够：在2009至2012年间，被告不仅多次善意使用系争商标（例如用于人寿相关网站连结）、向未经授权使用系争商标之人寄发警告函并成功强制执行，同时多次向PTO申请延展，显然并未放弃系争商标。
• 证词内容
  至于被告临时CEO曾于2009年至国会听证会作证一事，其证词中虽提及「我认为AIG名称全面受创且落得如此不光彩，我们可能不得不变更」等语，这终归是其对于未来品牌策略之个人推测而已，亦非其确信被告可能更名的决定性陈述，与法院分析或被告是否实际使用无涉，自然无法证明放弃使用。

2. 如允许原告提出延迟30年之久的权利主张，系对被告有所不公（undue prejudice）

根据判决先例，如原告循兰哈姆法起诉之时点已超过类似州法上诉因的诉讼时效（与本案相关的诉讼时效为「可起诉且可证明侵权行为时起之5年内」），法院可推定该权利主张系对被告有所不公；此时举证责任移转至原告，而在本案，原告显然未能提出有力证据。因此，法院根据下列理由，推定被告承受不利益：

被告投入大量资金营销

不管是从知悉被告使用系争商标、或是接获被告警告函时起至提出诉讼为止，原告在这数十年间未曾明确主张权利并表示反对，故被告相信，其使用系争商标不致于产生法律纠纷，进而投注大量资金为「AIG」标识广告营销。

严重损害被告业务现况

根据判决先例，由于原告在相当长期间内未积极采取警示手段（put on notice），法院若以原告延宕多年后的权利主张为由，强迫被告停止使用系争商标，将会严重影响被告长久以来建立的事业规模并造成混乱局面。更何况，明知竞争对手有侵权疑虑，却旁观其达到成就，再透过法院之手一举摧毁，如此作法并不符合衡平原则。

被告难以搜集相关证据

以本案而言，原告迟至数十年后方提出诉讼，遑论证物逸失，许多证人已无法或甚难出庭作证（例如原告公司创办人即于2010年过世），以致无法厘清当初采用系争商标的缘由及相关情事，自然不利于被告辩护。

3. 原告的发函无法阻止被告根据懈怠理论请求简易判决

尽管原告主张，单凭其曾发函反对被告使用系争商标，即可作为驳回懈怠抗辩事由之论据，但法院不表认同。根据双方1995年至2009年间的交涉内容：

在原告方面

信函中语调相当和缓，从未做出证明被告故意侵权、为先使用权利提出辩护、警告被告涉及侵权或明确要求被告停止使用系争商标的陈述，甚至曾表示希望保持现状、避免诉讼，而且不排斥被告向其购买商标权利。再加上，原告亦未曾采取发出警告函、向PTO提起异议或撤销程序等警示手段，所有信函往来仅能说明原告知悉双方使用相似商标已超过20年之久。

在被告方面

不但两次交涉均是被告主动发函，要求原告停止使用系争商标，其信函中也从未明示或默示地承认侵害原告商标：在第一次交涉，被告并未回应原告宣称为先使用人之声明。在第二次交涉，被告虽承认原告仅限于其营业所在地为先使用人（且不反对其继续使用，只是一旦超出该范围即视同「故意侵犯（willful encroachment）」），但亦表示，基于原告长期默认之结果，即使是其营业所在地，被告同样有权使用系争商标。法院指出，若是当事人善意认为自己有权使用系争商标，自然无法认定有侵权故意。

懈怠可作为拒绝核发禁制令之抗辩事由

原告试图援引密苏里州上诉法院判决[2]，主张就算因懈怠理论而无法请求损害赔偿，但「衡平法上通常不因寻求救济有所延迟，而拒绝核发禁制令」，因此，其仍有权请求禁制令救济。但法院澄清，原告的援引其实是断章取义。根据该判决，懈怠理论因具体情况不同，会产生不同法律效果：

1. 如侵权人说明其有权利及正当理由使用系争商标，则被害人将因无可辩解之懈怠而丧失系争商标权利，并且无权请求任何救济。
2. 如侵权人在无正当理由之情况下盗用系争商标，并且是基于诈欺意图，则被害人之懈怠通常只会导致无法获判相关利润而已，但仍可请求禁制令救济。

查本案相关事实，法院认为，被告在原告主张权利之前已长期使用系争商标，纵使原告在1995年接获警告函时反击，也可能因懈怠理论而无法主张；再者，被告并无诈欺或欺瞒意图，而是公开、广泛地使用系争商标，再加上已取得多项联邦注册商标，以及原告默认22年之事实，其确实有理由认为自己使用系争商标系合法正当。因此，原告显然属于前述1.项情形，而非其主张之2.项情形，亦即，由于原告懈怠导致侵权行为历时已久，因而无法主张禁制令救济。

结语

以懈怠而言，本案原告直至知悉被告使用相似商标后33年始提出诉讼，可说是相当极端的情况。值得留意的是，两度信函往来虽非由原告主动发起，但其「表明自己为先使用人」之举仍无法使法院认定其曾主张权利、反而是构成无可辩解之懈怠，关键在于，原告仅止于一般性地告知，而未进一步采取视为维护权利的警示手段——在保护商标权益上，此点实不可不慎。

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