本篇讲述密苏里州地方法院为A.I.G Agency v. AIG一案做出的裁决(memorandum and order),主要争议在于原告是否过晚主张商标侵权,导致无法排除他人使用。本案法院针对懈怠理论之适用提供相当详尽的论述,颇值得读者参考。
图片来源 : shutterstock、达志影像
本案[1]原告A.I.G. Agency, Inc.与被告American International Group皆在密苏里州从事保险销售业务。原告是密苏里州在地经营的家族企业,声称至少自1962年起即使用系争商标「AIG」至今,不仅早于被告,被告在1995年初次交涉时也获悉此事。至于被告,则是全球性的大型保险公司,声称使用系争商标约有50年之久,并已就「AIG」标识取得多项联邦注册商标。
在本案,原告主张普通法与兰哈姆法(Lanham Act,15 U. S. C. §1051及以下规定)之商标侵权,请求法院判给金钱损害赔偿并核发永久禁制令,同时要求被告销毁所有使用系争商标的数据。被告则主张,原告声称为先使用人已是数十年前之事,早因诉讼时效(statute of limitation)以及懈怠理论(laches doctrine)而无法主张普通法与兰哈姆法之商标侵权。
原告反驳指出,被告在次贷风暴重创之下,已于2009年放弃使用系争商标,并将产物保险业务更名为「Chartis」,而被告于2012年再度将「Chartis」更名为「AIG Property Casualty」,即可能导致消费者混淆误认,就该时点而论,原告在2017年提起诉讼并无任何懈怠可言。被告则反击,表示其从未放弃使用系争商标,并提出相关期间的营销及品牌计划、商标延展等证据。
最终,地方法院认定原告因懈怠而无法提出权利主张,准予被告的简易判决动议,并驳回原告的部分简易判决动议。其裁决理由分为后述三大点,并请参酌下表所列之本案争议相关事实概要。
年份 |
相关事实 |
与首次警告函之相距时间 |
1962 |
原告开始使用系争商标 |
33年前 |
1968 |
被告开始使用系争商标 |
27年前 |
1981 |
被告首度取得相关之联邦注册商标 |
14年前 |
1984 |
原告知悉被告使用系争商标 |
11年前 |
1995 |
被告发出警告函,获悉原告为系争商标之先使用人 |
|
2008 |
被告二度发出警告函 |
6年后 |
2017 |
原告提出诉讼,首度要求被告停止使用系争商标 |
22年后 |
原告之普通法权利主张不因诉讼时效而无法提出
法院指出,由于商标侵权是持续性的不法行为,被告无法以诉讼时效为由,阻碍原告提出权利主张,最多只是将损害赔偿金之范围局限于该法定期间而已。更何况,无论是密苏里州法或兰哈姆法,均未设有诉讼时效规定。
相对地,根据1995年不正竞争法整编第三版(Restatement (Third) of Unfair Competition §31 cmt.(a) (1995)),针对原告主张之普通法商标侵权救济,却能以懈怠理论作为抗辩事由;而兰哈姆法第1115(b)(9)条,同样明文规定懈怠、禁反言及默认等衡平法则皆是被告的抗辩事由。因此,法院认为,真正的问题在于,原告是否因懈怠理论而无法提出本案之两项权利主张。
原告之两项权利主张均因懈怠理论而无法提出
为援引懈怠理论作为抗辩事由,被告的举证责任极重,其必须证明:(1)原告之懈怠系无可辩解(inexcusable);(2)被告因原告之懈怠而受不利益(prejudice)。因此,被告不仅需证明系争问题已经过相当时间,也必须证明其信赖「原告明知侵权(却不主张权利)」之状态,如今法院若强制执行原告之商标权利,乃是有违衡平原则;但唯有当「原告之懈怠历时已久且无可辩解,形同实际上已放弃权利」,法院才能根据衡平法,做出有利被告的裁决。
根据后述讨论结果,法院认定被告已符合援引懈怠理论之举证责任。
1. 原告因懈怠而未及时主张权利系无可辩解
逐步侵犯理论(progressive encroachment doctrine)无法作为懈怠之理由
关于逐步侵犯理论能否作为懈怠之正当理由,法院认为,必须视「侵权行为何时可起诉且可证明」而定。原告主张,该时点应为2012年,亦即被告将「Chartis」更名为「AIG」并直接向消费者销售保险之际;但实际上,被告在2012年之前即已涉足D2C市场(direct-to-consumer),更准确地说,双方在2012年之前同为D2C及B2B市场(business-to-business)参与者且直接相互竞争。
再者,即使原告不是在1981年获悉可能发生混淆误认,亦即被告首度取得相关联邦注册商标(该注册可推定原告知悉(constructive notice))之际,至迟于1995年接获被告警告函时,便该有所警觉。因此,足见原告早有机会主张其权利却一再拖延。
放弃(abandonment)无法作为懈怠之理由
关于据称被告曾于2009至2012年间放弃使用「AIG」标识,能否作为重新起算原告懈怠之时间点,法院表示,原告必须明确证实:(1)被告不再基于商业目的使用系争商标;(2)被告无意再重启使用。原告虽提出下列两项事证,但法院认为关联性不大:
- 更名问题
被告两度更名产物保险业务虽是事实,在次贷风暴后亦曾减少使用系争商标,但要反驳原告声称之放弃,仅需一次善意使用便已足够:在2009至2012年间,被告不仅多次善意使用系争商标(例如用于人寿相关网站连结)、向未经授权使用系争商标之人寄发警告函并成功强制执行,同时多次向PTO申请延展,显然并未放弃系争商标。
- 证词内容
至于被告临时CEO曾于2009年至国会听证会作证一事,其证词中虽提及「我认为AIG名称全面受创且落得如此不光彩,我们可能不得不变更」等语,这终归是其对于未来品牌策略之个人推测而已,亦非其确信被告可能更名的决定性陈述,与法院分析或被告是否实际使用无涉,自然无法证明放弃使用。
2. 如允许原告提出延迟30年之久的权利主张,系对被告有所不公(undue prejudice)
根据判决先例,如原告循兰哈姆法起诉之时点已超过类似州法上诉因的诉讼时效(与本案相关的诉讼时效为「可起诉且可证明侵权行为时起之5年内」),法院可推定该权利主张系对被告有所不公;此时举证责任移转至原告,而在本案,原告显然未能提出有力证据。因此,法院根据下列理由,推定被告承受不利益:
被告投入大量资金营销
不管是从知悉被告使用系争商标、或是接获被告警告函时起至提出诉讼为止,原告在这数十年间未曾明确主张权利并表示反对,故被告相信,其使用系争商标不致于产生法律纠纷,进而投注大量资金为「AIG」标识广告营销。
严重损害被告业务现况
根据判决先例,由于原告在相当长期间内未积极采取警示手段(put on notice),法院若以原告延宕多年后的权利主张为由,强迫被告停止使用系争商标,将会严重影响被告长久以来建立的事业规模并造成混乱局面。更何况,明知竞争对手有侵权疑虑,却旁观其达到成就,再透过法院之手一举摧毁,如此作法并不符合衡平原则。
被告难以搜集相关证据
以本案而言,原告迟至数十年后方提出诉讼,遑论证物逸失,许多证人已无法或甚难出庭作证(例如原告公司创办人即于2010年过世),以致无法厘清当初采用系争商标的缘由及相关情事,自然不利于被告辩护。
3. 原告的发函无法阻止被告根据懈怠理论请求简易判决
尽管原告主张,单凭其曾发函反对被告使用系争商标,即可作为驳回懈怠抗辩事由之论据,但法院不表认同。根据双方1995年至2009年间的交涉内容:
在原告方面
信函中语调相当和缓,从未做出证明被告故意侵权、为先使用权利提出辩护、警告被告涉及侵权或明确要求被告停止使用系争商标的陈述,甚至曾表示希望保持现状、避免诉讼,而且不排斥被告向其购买商标权利。再加上,原告亦未曾采取发出警告函、向PTO提起异议或撤销程序等警示手段,所有信函往来仅能说明原告知悉双方使用相似商标已超过20年之久。
在被告方面
不但两次交涉均是被告主动发函,要求原告停止使用系争商标,其信函中也从未明示或默示地承认侵害原告商标:在第一次交涉,被告并未回应原告宣称为先使用人之声明。在第二次交涉,被告虽承认原告仅限于其营业所在地为先使用人(且不反对其继续使用,只是一旦超出该范围即视同「故意侵犯(willful encroachment)」),但亦表示,基于原告长期默认之结果,即使是其营业所在地,被告同样有权使用系争商标。法院指出,若是当事人善意认为自己有权使用系争商标,自然无法认定有侵权故意。
懈怠可作为拒绝核发禁制令之抗辩事由
原告试图援引密苏里州上诉法院判决[2],主张就算因懈怠理论而无法请求损害赔偿,但「衡平法上通常不因寻求救济有所延迟,而拒绝核发禁制令」,因此,其仍有权请求禁制令救济。但法院澄清,原告的援引其实是断章取义。根据该判决,懈怠理论因具体情况不同,会产生不同法律效果:
- 如侵权人说明其有权利及正当理由使用系争商标,则被害人将因无可辩解之懈怠而丧失系争商标权利,并且无权请求任何救济。
- 如侵权人在无正当理由之情况下盗用系争商标,并且是基于诈欺意图,则被害人之懈怠通常只会导致无法获判相关利润而已,但仍可请求禁制令救济。
查本案相关事实,法院认为,被告在原告主张权利之前已长期使用系争商标,纵使原告在1995年接获警告函时反击,也可能因懈怠理论而无法主张;再者,被告并无诈欺或欺瞒意图,而是公开、广泛地使用系争商标,再加上已取得多项联邦注册商标,以及原告默认22年之事实,其确实有理由认为自己使用系争商标系合法正当。因此,原告显然属于前述1.项情形,而非其主张之2.项情形,亦即,由于原告懈怠导致侵权行为历时已久,因而无法主张禁制令救济。
结语
以懈怠而言,本案原告直至知悉被告使用相似商标后33年始提出诉讼,可说是相当极端的情况。值得留意的是,两度信函往来虽非由原告主动发起,但其「表明自己为先使用人」之举仍无法使法院认定其曾主张权利、反而是构成无可辩解之懈怠,关键在于,原告仅止于一般性地告知,而未进一步采取视为维护权利的警示手段——在保护商标权益上,此点实不可不慎。
备注:
- A.I.G. Agency, Inc. v. Am. Int'l Grp., Case No. 4:17-cv-1502-SEP (E.D. Mo. Jun. 4, 2020).
- Missouri Federation of the Blind v. National Federation of Blind of Missouri, Inc., 505 S.W.2d 1, 8-9 (Mo. Ct. App. 1973).
好消息~北美智权报有微信公众号了!
《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析,以及产业与技术新知等等。
立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices
~欢迎读者分享与转发~ |
|
|
【本文仅反映专家作者意见,不代表本报立场。】
作者: |
许慈真 |
学历: |
(台湾)辅仁大学外语学院财经法律翻译学程
(台湾)辅仁大学法律学系博士
(台湾)辅仁大学财经法律学系硕士
(台湾)辅仁大学法律学系学士 |
专长: |
智慧财产权、法律翻译 |
|
|
|