078期
2021 年 1 月 6 日
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Costco卖『Tiffany钻戒』侵害Tiffany商标?
美国第二巡回法院2020年判决逆转
杨智杰/云林科技大学 科技法律研究所 教授

2012年时,Tiffany公司发现,美国Costco卖场所卖的各类钻戒中,有的标示为「Tiffany式爪镶钻戒」,但有的只有标示「Tiffany」,故提告Costco侵害其商标。2017年8月,纽约南区地区法院做出一审判决,判决Costco要赔偿Tiffany公司2100万美金的赔偿。如今,2020年第二巡回法院推翻原判决,认为Costco对该钻戒的标示,可能只是一种描述性使用,而不构成侵权。但因涉及事实争议发回地院,且需召开陪审团认定事实。


圖片來源:unsplash.com

Tiffany式爪镶钻戒

本案原告是Tiffany公司,拥有Tiffany这个商标。大约在19世纪晚期,Tiffany设计出一款六爪镶嵌的特殊钻戒。从那时开始,许多广告、字典、交易出版品、以及其他文件,都描述这种镶嵌钻石的方式,称这种形式的钻戒为「Tiffany settings」(Tiffany式爪镶)[1]

图一、Tiffany的经典六角镶钻戒
Tiffany® Setting 鉑金訂婚戒指
图片来源:Tiffany

本案的被告是美国大卖场Costco(好市多)。其在美国的卖场中,也贩卖钻戒,由供货商R.B. Diamond Inc.所生产提供,Costco标示其为「无品牌」(unbranded)。Costco卖的钻戒有各种形式,包括包镶(Bezel Setting)、大教堂风格镶(cathedral setting)、轨道镶(Channel Setting)和所谓的Tiffany式爪镶(Tiffany setting)[2]

Costco对钻戒的标示方式产生争议

Costco在每一款钻戒下,用一个小白纸条,用一般统一的黑字体,显示某些信息,包括镶嵌形式。价格则适用较大的字体显示。这些字条和字体,就和Costco在每一样商品下的白纸条的样式都一样。Costco说明,其在珠宝商品下的纸条中的信息,都是供货商R.B. Diamond所提供。根据Costco的说法,有些时候,在纸条上标示的是「Tiffany式镶」(Tiffany setting)、「Tiffany set」或「Tiffany风格」(Tiffany style),但有的时候只使用「Tiffany」这个字[3]

2012年11月,一个消费者通知Tiffany,说他在加州某一家Costco卖场,看到钻戒下标示为「Tiffany钻戒」(Tiffany rings)。Tiffany随即派人前往调查,并发现在一个钻戒下面发现标示内容为:「639911 / PLATINUM TIFFANY / .70 VS2,I ROUND / DIAMOND RING / 3199.99

而另一个钻戒标示内容为:「605880 / PLATINUM TIFFANY VS2,I / 1.00CT ROUND BRILLIANT / DIAMOND SOLITAIRE RING / 6399.99.」

图二、Costco贩卖Tiffany式爪镶钻戒的纸条标示方法
Tiffany式鑽戒.jpeg
数据源:https://ipop.sina.com.tw/posts/491666

Tiffany主张侵权

2012年12月,Tiffany联络Costco,认为Costco将钻戒标示为「Tiffany」,不只是产品的不当标示(misrepresentation),也构成侵权和仿冒。Costco则主张,在一星期内,就已经主动撤下所有钻戒下标示「Tiffany」的纸条,此后也就没有在使用所谓的「Tiffany镶」这样的字眼[4]

2013年2月,Tiffany于纽约南区地区法院正式对Costco提告。Costco随即寄信给所有曾经购买「Tiffany镶」这种商品的顾客,向他们说明在纸条上所使用的「Tiffany」这个字,代表的是「Tiffany式的角镶」。Costco并在信中说,他们不认为这样的标示不正确,但也告诉消费者关于Costco的退货政策,这些消费者有权在任何时间退回钻戒,且全部退费。收到信的消费者中,大约有1.3%退货了这款钻戒[5]

2013年,Tiffany于纽约南区地区法院向Costco提告,主张其行为构成商标侵权、商标淡化、仿冒(counterfeiting)、不公平竞争(unfair competition)、虚假和欺罔之商业行为,以及不实广告,而违反美国联邦商标法(Lanham Act)和纽约州法。其中,Tiffany的主要控诉的部分,是Costco的产品标示纸条中,只也单纯写「Tiffany」,而没有加上「镶」、「风格」(setting、style、set)等字样的情形[6]

而Costco则主张,其使用「Tiffany」这个字,是描述钻戒镶嵌的形式,属于联邦商标法中的描述性合理使用。美国联邦商法第1115条(b)(4)规定:「在使用名字、字词或设置时,并非做为商标使用,而是..... 描述性的(descriptive),且出于善意、合理地,描述当事人的产品或服务,或其产地。[7]

纽约南区地区法院一审判赔2101万美元

2015年9月8日,纽约南区地区法院,认为就侵权部分没有事实争议,不需召开陪审团,法院自己做出即决判决(summary judgment)。认为Costco侵权事证明确,属于蓄意侵权,且在法律上不构成描述性合理使用,甚至构成仿冒。法院也认为,在联邦商标法下不得请求惩罚性赔偿,但在纽约州法下可请求惩罚性赔偿[8]

对于赔偿金额,则涉及事实认定,地区法院于2016年9月到10间召开陪审团审判,由陪审团认定Tiffany根据美国商标法第1117条,决定可求偿的被告所获利益和法定赔偿金。陪审团裁决,Costco应赔偿所获利益370万美金,以及825万的惩罚性赔偿金[9]

进而,地区法院在2017年8月做出判决,基于陪审团认为Costco的所获利益为370万美元,则因为属蓄意侵权,判三倍赔偿,共1110万美元;另外加上825万的惩罚性赔偿;加上诉讼期间之利息,最后共判Costco要赔偿2101万美元的赔偿[10]

2020第二巡回法院逆转推翻原判决

Costco提起上诉。由于地区法院当初作实质侵权认定时,是认为没有事实争议。但Costco上诉后,就侵权部分提出很多事实争议。因而,此次2020年8月第二巡回上诉法院最新的判决[11],认为确实存在事实争议而撤销原判决,发回地区法院重审。

混淆误认之高度可能

Tiffany认为,本案的事实,势必会造成消费者混淆误认之高度可能(likely to cause confusion),故不需要就此点召开陪审团认定[12]

美国第二巡回法院指出,判断混淆误认,主要采取1961年的Polaroid案[13]的8个因素。这8个因素分别是:(1)商标识别性之强弱; (2) 二商标图案间的近似程度;(3) 商标权人指定之产品和被告产品间的类似程度;(4) 原告是否可能进入被告所销售产品的市场;(5) 消费者真正被混淆的证据;(6) 被告采取类似商标是否出于恶意;(7) 产品的相对质量;(8)相关消费者的专业程度。

Costco在上诉时,主要争执以下三个因素:(1)Costco的消费者是否真正被混淆了;(2)Costco在纸条上写Tiffany是否出于恶意;(3)相关领域消费者是否够专业足以避免该混淆[14]

1.消费者真的被混淆?

第二巡回法院认为,第一,3349位向Costco购买该产品的消费者,只有6位出来作证说被混淆了,这个比例属于微量,不足以证明真的有相当数量的消费者被混淆。

二,Tiffany委托一位学者做了民意调查,在944位受访者,606位表示可能会想买Costco的珠宝产品,其中有2/5认为可能会因为标示方法而受到混淆。但Costco提出的专家,则认为这项调查有问题,首先,其并非找真正有意愿购买钻戒的消费者来调查,其次,其调查中给消费者看的图片,并不符合真实的消费情境,亦即,Costco真正摆放系争产品的方式,是将不同的钻戒摆在一起,并标示不同的风格,而非只单独将系争产品单独摆放。因而,上诉法院认为,对于是否对消费者产生真正之混淆,有事实上之争议[15]

2.是否出于恶意?

其次,关于Costco在系争产品纸条上,写上Tiffany,一审法院认为,其应该是出于恶意,就是想要利用Tiffany的信誉和名誉,让消费者产生混淆。但是,Costco主张,其并没有想将Tiffany做为商标使用,而只是想作为描述性使用,描述所贩卖的是一种类似Tiffany爪镶的钻戒,且纸条的信息是供货商所提供,因此并不具有恶意。

第二巡回法院认为,陪审团却实有可能认为,Costco只是想贩卖类似Tiffany爪镶样式的钻戒,而非想要欺骗消费者所贩卖的产品来自Tiffany,因而,陪审团未必会认为Costco具有恶意[16]

3.消费者专业与注意程度

第三,倘若消费者对于所欲购买的商品具有越多的知识,且越熟悉相关的词汇,就越不容易被混淆。地区法院仅参考前述Tiffany方所请的专家所为的消费者调查,就说有2/5考虑购买珠宝的消费者可能会被混淆。但是,第二巡回法院认为,根据Costco方请委托专家所强调的,通常会购买钻戒的消费者,会花更多的时间在交易,会搜集更多信息。因此,消费者应该会在购买时更加认真区辨,更注意也更审慎。因此,珠宝消费者是否真的会被骗,有待陪审团进一步认定[17]

综合上述三个面向,第二巡回法院认为,这三个点都会影响到底消费者会不会被混淆误认。第二巡回法院认为,确实有证据证明,Tiffany来描述钻戒,可以指的是Tiffany式的六角爪镶方式,且也被广泛接受。其次,会购买钻戒的消费者,应该会更花时间区辨商品[18]。虽然消费者有低度可能(possibility)被混淆,但并非达到很中度或高度可能(likely)被混淆的程度[19]

描述性合理使用

接着,第二巡回法院讨论描述性合理使用。其提到,纵使被告的使用确实造成了某些混淆,但仍然可以提出描述性合理使用之抗辩。要主张描述性合理使用抗辩,必须要证明:(1)其使用并非做为商标使用;(2)使用属于描述性的;(3)其出于善意[20]

1.非做为商标使用

首先,在Costco的商品纸条中,若想表现该商品的品牌商标,通常会放在产品名称的最前面。可是在这个案件中的纸条,Tiffany这个字并没有出现在该信息的第一个字。而Costco主张,在系争产品的纸条中,其放Tiffany这个字的位置、字体、大小,和对其他钻戒描述的方式,放的位置一样,是在描述该钻戒的镶嵌形式。且在钻戒或其包装上,都没有出现Tiffany的商标,反而出现的是另一家公司的商标。因此,从这些证据来看,Tiffany这个字的使用,并非做为商标使用[21]。 

2.使用其描述性意义

其次,其是否将某个字词作为描述性使用,要看这个字词是否可以描述产品的特性、质量等。第二巡回法院认为,陪审团有可能会认为,「Tiffany」这个字是描述性的,因为:(1) 有相当多证据显示,「Tiffany」除了作为Tiffany商标之外,确实具有描述性的意义,不论其和「钻戒」、「镶」、「风格」、「架」等字并用,还是单独使用;(2) Costco确实是想将这个字作为描述性意义,而使用在商品的纸条上。Costco也确实用相同方式,去描述其他型式的钻戒,包括「包镶」、大教堂风格等[22]

3.商标名称不能做为一种产品风格的描述?

Tiffany主张,如果可以将Tiffany这个商标,做为一种商品风格的描述,这会使Tiffany这个字丧失其指示商品来源的特性。

但是,第二巡回法院认为,过去的案例确实承认,同一个字词,可同时做为商标,也可作为描述词[23]。而且,Tiffany并没有控告Costco使用「Tiffany式爪镶」(Tiffany set 或Tiffany setting),表示Tiffany确实也接受,这个字已经有描述性的意义[24]

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

 
作者: 杨智杰
现任: 云林科技大学科技法律所 教授
经历: 云林科技大学科技法律所 副教授
真理大学法律系助理教授
真理大学法律系副教授
学历: 台湾大学法律系
中央大学产业经济所硕士
台湾大学法学博士
专长: 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法

 


 





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