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本案原告是Tiffany公司，拥有Tiffany这个商标。大约在19世纪晚期，Tiffany设计出一款六爪镶嵌的特殊钻戒。从那时开始，许多广告、字典、交易出版品、以及其他文件，都描述这种镶嵌钻石的方式，称这种形式的钻戒为「Tiffany settings」（Tiffany式爪镶）[1]。

本案的被告是美国大卖场Costco（好市多）。其在美国的卖场中，也贩卖钻戒，由供货商R.B. Diamond Inc.所生产提供，Costco标示其为「无品牌」（unbranded）。Costco卖的钻戒有各种形式，包括包镶（Bezel Setting）、大教堂风格镶（cathedral setting）、轨道镶（Channel Setting）和所谓的Tiffany式爪镶（Tiffany setting）[2]。

Costco在每一款钻戒下，用一个小白纸条，用一般统一的黑字体，显示某些信息，包括镶嵌形式。价格则适用较大的字体显示。这些字条和字体，就和Costco在每一样商品下的白纸条的样式都一样。Costco说明，其在珠宝商品下的纸条中的信息，都是供货商R.B. Diamond所提供。根据Costco的说法，有些时候，在纸条上标示的是「Tiffany式镶」（Tiffany setting）、「Tiffany set」或「Tiffany风格」（Tiffany style），但有的时候只使用「Tiffany」这个字[3]。

2012年11月，一个消费者通知Tiffany，说他在加州某一家Costco卖场，看到钻戒下标示为「Tiffany钻戒」（Tiffany rings）。Tiffany随即派人前往调查，并发现在一个钻戒下面发现标示内容为：「639911 / PLATINUM TIFFANY / .70 VS2,I ROUND / DIAMOND RING / 3199.99」

而另一个钻戒标示内容为：「605880 / PLATINUM TIFFANY VS2,I / 1.00CT ROUND BRILLIANT / DIAMOND SOLITAIRE RING / 6399.99.」

2012年12月，Tiffany联络Costco，认为Costco将钻戒标示为「Tiffany」，不只是产品的不当标示（misrepresentation），也构成侵权和仿冒。Costco则主张，在一星期内，就已经主动撤下所有钻戒下标示「Tiffany」的纸条，此后也就没有在使用所谓的「Tiffany镶」这样的字眼[4]。

2013年2月，Tiffany于纽约南区地区法院正式对Costco提告。Costco随即寄信给所有曾经购买「Tiffany镶」这种商品的顾客，向他们说明在纸条上所使用的「Tiffany」这个字，代表的是「Tiffany式的角镶」。Costco并在信中说，他们不认为这样的标示不正确，但也告诉消费者关于Costco的退货政策，这些消费者有权在任何时间退回钻戒，且全部退费。收到信的消费者中，大约有1.3％退货了这款钻戒[5]。

2013年，Tiffany于纽约南区地区法院向Costco提告，主张其行为构成商标侵权、商标淡化、仿冒（counterfeiting）、不公平竞争（unfair competition）、虚假和欺罔之商业行为，以及不实广告，而违反美国联邦商标法（Lanham Act）和纽约州法。其中，Tiffany的主要控诉的部分，是Costco的产品标示纸条中，只也单纯写「Tiffany」，而没有加上「镶」、「风格」（setting、style、set）等字样的情形[6]。

而Costco则主张，其使用「Tiffany」这个字，是描述钻戒镶嵌的形式，属于联邦商标法中的描述性合理使用。美国联邦商法第1115条(b)(4)规定：「在使用名字、字词或设置时，并非做为商标使用，而是..... 描述性的（descriptive），且出于善意、合理地，描述当事人的产品或服务，或其产地。[7]」

2015年9月8日，纽约南区地区法院，认为就侵权部分没有事实争议，不需召开陪审团，法院自己做出即决判决（summary judgment）。认为Costco侵权事证明确，属于蓄意侵权，且在法律上不构成描述性合理使用，甚至构成仿冒。法院也认为，在联邦商标法下不得请求惩罚性赔偿，但在纽约州法下可请求惩罚性赔偿[8]。

对于赔偿金额，则涉及事实认定，地区法院于2016年9月到10间召开陪审团审判，由陪审团认定Tiffany根据美国商标法第1117条，决定可求偿的被告所获利益和法定赔偿金。陪审团裁决，Costco应赔偿所获利益370万美金，以及825万的惩罚性赔偿金[9]。

进而，地区法院在2017年8月做出判决，基于陪审团认为Costco的所获利益为370万美元，则因为属蓄意侵权，判三倍赔偿，共1110万美元；另外加上825万的惩罚性赔偿；加上诉讼期间之利息，最后共判Costco要赔偿2101万美元的赔偿[10]。

Costco提起上诉。由于地区法院当初作实质侵权认定时，是认为没有事实争议。但Costco上诉后，就侵权部分提出很多事实争议。因而，此次2020年8月第二巡回上诉法院最新的判决[11]，认为确实存在事实争议而撤销原判决，发回地区法院重审。

Tiffany认为，本案的事实，势必会造成消费者混淆误认之高度可能（likely to cause confusion），故不需要就此点召开陪审团认定[12]。

美国第二巡回法院指出，判断混淆误认，主要采取1961年的Polaroid案[13]的8个因素。这8个因素分别是：(1)商标识别性之强弱； (2) 二商标图案间的近似程度；(3) 商标权人指定之产品和被告产品间的类似程度；(4) 原告是否可能进入被告所销售产品的市场；(5) 消费者真正被混淆的证据；(6) 被告采取类似商标是否出于恶意；(7) 产品的相对质量；(8)相关消费者的专业程度。

Costco在上诉时，主要争执以下三个因素：(1)Costco的消费者是否真正被混淆了；(2)Costco在纸条上写Tiffany是否出于恶意；(3)相关领域消费者是否够专业足以避免该混淆[14]。

第二巡回法院认为，第一，3349位向Costco购买该产品的消费者，只有6位出来作证说被混淆了，这个比例属于微量，不足以证明真的有相当数量的消费者被混淆。

二，Tiffany委托一位学者做了民意调查，在944位受访者，606位表示可能会想买Costco的珠宝产品，其中有2/5认为可能会因为标示方法而受到混淆。但Costco提出的专家，则认为这项调查有问题，首先，其并非找真正有意愿购买钻戒的消费者来调查，其次，其调查中给消费者看的图片，并不符合真实的消费情境，亦即，Costco真正摆放系争产品的方式，是将不同的钻戒摆在一起，并标示不同的风格，而非只单独将系争产品单独摆放。因而，上诉法院认为，对于是否对消费者产生真正之混淆，有事实上之争议[15]。

其次，关于Costco在系争产品纸条上，写上Tiffany，一审法院认为，其应该是出于恶意，就是想要利用Tiffany的信誉和名誉，让消费者产生混淆。但是，Costco主张，其并没有想将Tiffany做为商标使用，而只是想作为描述性使用，描述所贩卖的是一种类似Tiffany爪镶的钻戒，且纸条的信息是供货商所提供，因此并不具有恶意。

第二巡回法院认为，陪审团却实有可能认为，Costco只是想贩卖类似Tiffany爪镶样式的钻戒，而非想要欺骗消费者所贩卖的产品来自Tiffany，因而，陪审团未必会认为Costco具有恶意[16]。

第三，倘若消费者对于所欲购买的商品具有越多的知识，且越熟悉相关的词汇，就越不容易被混淆。地区法院仅参考前述Tiffany方所请的专家所为的消费者调查，就说有2/5考虑购买珠宝的消费者可能会被混淆。但是，第二巡回法院认为，根据Costco方请委托专家所强调的，通常会购买钻戒的消费者，会花更多的时间在交易，会搜集更多信息。因此，消费者应该会在购买时更加认真区辨，更注意也更审慎。因此，珠宝消费者是否真的会被骗，有待陪审团进一步认定[17]。

综合上述三个面向，第二巡回法院认为，这三个点都会影响到底消费者会不会被混淆误认。第二巡回法院认为，确实有证据证明，Tiffany来描述钻戒，可以指的是Tiffany式的六角爪镶方式，且也被广泛接受。其次，会购买钻戒的消费者，应该会更花时间区辨商品[18]。虽然消费者有低度可能（possibility）被混淆，但并非达到很中度或高度可能（likely）被混淆的程度[19]。

接着，第二巡回法院讨论描述性合理使用。其提到，纵使被告的使用确实造成了某些混淆，但仍然可以提出描述性合理使用之抗辩。要主张描述性合理使用抗辩，必须要证明：(1)其使用并非做为商标使用；(2)使用属于描述性的；(3)其出于善意[20]。

首先，在Costco的商品纸条中，若想表现该商品的品牌商标，通常会放在产品名称的最前面。可是在这个案件中的纸条，Tiffany这个字并没有出现在该信息的第一个字。而Costco主张，在系争产品的纸条中，其放Tiffany这个字的位置、字体、大小，和对其他钻戒描述的方式，放的位置一样，是在描述该钻戒的镶嵌形式。且在钻戒或其包装上，都没有出现Tiffany的商标，反而出现的是另一家公司的商标。因此，从这些证据来看，Tiffany这个字的使用，并非做为商标使用[21]。

其次，其是否将某个字词作为描述性使用，要看这个字词是否可以描述产品的特性、质量等。第二巡回法院认为，陪审团有可能会认为，「Tiffany」这个字是描述性的，因为：(1) 有相当多证据显示，「Tiffany」除了作为Tiffany商标之外，确实具有描述性的意义，不论其和「钻戒」、「镶」、「风格」、「架」等字并用，还是单独使用；(2) Costco确实是想将这个字作为描述性意义，而使用在商品的纸条上。Costco也确实用相同方式，去描述其他型式的钻戒，包括「包镶」、大教堂风格等[22]。

Tiffany主张，如果可以将Tiffany这个商标，做为一种商品风格的描述，这会使Tiffany这个字丧失其指示商品来源的特性。

但是，第二巡回法院认为，过去的案例确实承认，同一个字词，可同时做为商标，也可作为描述词[23]。而且，Tiffany并没有控告Costco使用「Tiffany式爪镶」（Tiffany set 或Tiffany setting），表示Tiffany确实也接受，这个字已经有描述性的意义[24]。

Tiffany and Company v. Costco Wholesale Corporation, 971 F.3d 74, 81 (2ed. Cir., 2020).
Id. at 81.
Id. at 81.
Id. at 82.
Id. at 82.
Id. at 82.
15 U.S.C. § 1115(b)(4)(“(4)That the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, .....or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin; ....”).
Tiffany and Company v. Costco Wholesale Corporation, 971 F.3d at 83.
Id. at 83.
Tiffany and Company v. Costco Wholesale Corp., 274 F.Supp.3d 216 (S.D.N.Y., August 14, 2017).
Tiffany and Company v. Costco Wholesale Corporation, 971 F.3d at 81.
Id. at 84.
Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961).
Tiffany and Company v. Costco Wholesale Corporation, 971 F.3d at 86.
Id. at 86-87.
Id. at 88-89.
Id. at 90-91.
Id. at 91.
Id. at 91.
Id. at 92.
Id. at 92-93.
Id. at 93.
Id. at 93-94.其引述的是Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976).
Id. at 94.