台湾商标法第36条第2项规定「附有注册商标之商品，由商标权人或经其同意之人于国内外市场上交易流通，商标权人不得就该商品主张商标权」，此称为「权利耗尽原则」。该原则的例外是同项之但书，即「但为防止商品流通于市场后，发生变质、受损，或有其他正当事由者，不在此限」。

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不过，假设商标X于外国和台湾分属不同权利人，如果在外国于权利人或被授权人处购买附有商标X之商品，该商品进口后是否适用「权利耗尽原则」？台湾最高法院在108年台上字第397号民事判决（裁判日：2020年1月16日）中，认为该类商品对国内的权利人有权利耗尽的适用。本文在讨论该判决的合理性。

商标权利耗尽条款之沿革

商标权利耗尽条款于1993年商标法全文修正时，首次规定在第23条第3项中。该项是经过院会二读程序时，朝野协商后所产出的条款，但其立法原因不明。到2003年商标法全文修正时，原第23条第3项移到第30条第2项并有些许修正。在2011年商标法全盘修正时，将原第30条第2项调整为第36条第2项并有增加「国内外」用语，以揭示「商标权国际耗尽理论」；其即为现行商标权利耗尽规定的内容。

本案背景

本案为确认之诉，原告A公司主张关于其于「2016年1月7日后向『PHILIP B』官网订购之『PHILIP B』真品平行输入货品」，被告「不得向原告主张商标权并不得以商标权人禁止原告于各大通路贩卖」。系争商标为注册号第01629381号之「PHILIP B」，其指定于商品类别为003，所涉商品例如化妆品、化妆用发油、造型发胶、护发油……等；商标权人（本案被告）为B公司。原告于数个电商通路平台贩卖「PHILIP B」的真品平行输入货品，但该些通路平台收到被告的侵害商标权主张，故导致本件确认之诉发生。

本案原告向美国「PHILIP B」商标权人P公司官网订购系争侵权商品。而P公司与被告间之关系是：前者授权后者于台湾注册商标，并担任前者之台湾零售商。在被告维权的过程中，P公司曾发函向原告指控其侵害被告在台湾的商标权。

本案一审[1]法院驳回原告之请求，主因是原告无法主张商标法第36条第2项之「国际耗尽原则」。本案二审[2]法院仍指出无权利耗尽之适用而驳回原告上诉。二审法院认为「系争商标于台湾系由被上诉人[/被告]取得商标权，而非由[P公司]取得商标权，且系争产品并非由被上诉人[/原告]在市场为第一次流通」，故本件被上诉人「对系争产品既无『第一次销售行为』，而从未对系争产品取得任何报酬，则自无所谓『商标权耗尽』可言」。

本案台湾最高法院之见解

台湾最高法院于108年台上字第397号民事判决中废弃二审判决，因为个案情况有商标权耗尽之适用。对于台湾商标法第36条第2项的理解，台湾最高法院认为当「商标权人以相同图样自行或授权他人于不同国家注册商标」，则「虽然在属地主义概念下是不同的商标权，但其图样相同」，且「本质上排他权的发生亦源自于同一权利人」，故「不同国家之商标权人，只要彼此具有授权或法律上关系」，即「亦对经授权注册之商标权人发生耗尽结果」。

因此，台湾最高法院指出，既然P公司为美国「PHILIP B」商标之商标权人，并同意被上诉人/被告在台湾注册「PHILIP B」商标，且系争产品系上诉人/原告购自于P公司，则对于「系争产品由美国原厂[P]公司出售流通于市场后，倘无发生变质、受损之虞或有其他正当事由等情形」，就系争商品所附之「PHILIP B」商标，其权利耗尽效果是否及于经P公司同意在台湾取得同一图样商标权之被上诉人，此问题为原审所未察，故有判决废弃之理由。

争议一：「由商标权人或经其同意之人」定义之曲解

本案的问题是应如何解释台湾商标法第36条第2项的「由商标权人或经其同意之人」用语，但台湾最高法院却曲解该用语。根据台湾最高法院102年台上字第3819号刑事判决，法律解释方法主要是「文义解释」，其「系依照法文用语之文义及通常使用方式而为解释，据以确定法律之意义」。因此，「由商标权人或经其同意之人」用语应解释为「由系争商标之商标权人或经该商标权人所同意之人」。

再者，从台湾商标法第36条第2项之「附有注册商标之商品」用语可知，适用商标权耗尽之商品是指商品上有附着「注册商标」之商品。至于「注册商标」用语依其文义可解读为「系争商标为于台湾注册之商标」。另以台湾商标法第30条使用「著名商标」一词为例，因为非使用「著名注册商标」用语，该「著名商标」用语即不限定为注册商标。如台湾智慧财产法院99年度行商诉字第232号行政判决所述，「综观台湾商标法法全文，所规定『注册商标』，意指经核准商标注册者，始取得商标权而受各该条文之权利保护」。因此，「注册商标」应指「系争商标为于台湾注册之商标」。据此，台湾商标法第36条第2项之「由商标权人」应指「由系争商标之商标权人」较合理，因为该商标权人才有权能，而将系争商标附在相关商品上，并「于国内外市场上交易流通」。

另将「商标权人」文义解释为「于台湾注册商标之商标权人」，才符合商标法的注册主义本质。如台湾最高法院102年台上字第769号民事判决所言，「按台湾商标法对于商标之保护系采申请注册主义，凡依法申请注册之商标，于未经主管机关审核为不合法并为驳回之审定，或经废止其注册前，自受法律之保护，且具有排他之权能」。因为能主张商标权，才有「权利耗尽」之问题。因此，本案最高法院对于「由商标权人或经其同意之人」用语之解释应属于曲解法律文义的解释。此为十分罕见的现象。

争议二：违宪之判决

本案台湾最高法院将商标法第36条第2项所指之「由商标权人或经其同意之人」扩张至「非系争商标之商标权人」或「非系争商标之商标权人所同意之人」。本案的系争商品是由美国P公司所贩卖，而该公司并非经系争商标之商标权人B公司所同意者，亦非系争商标之商标权人，故不符合「由商标权人或经其同意之人」之文义范围。然而，美国P公司的销售行为却让B公司就系争商标之权利耗尽。此明显扩大了台湾商标法第36条第2项之适用范围，而限制B公司之商标权。

根据台湾司法院大法官会议释字第778号解释，若法律的施行细则或主管机关对法律的函示系「为增加法律所无之限制，逾越母法之规定」，此乃「与宪法第23条法律保留原则之意旨不符」。由于本案最高法院之解释，增加了商标权人行使的限制，即增加商标法第36条第2项所无之限制，并逾越该项之规定，因而有违反宪法第23条之疑虑。

争议三：「授权或法律上关系」定义不明

本案台湾最高法院表示「不同国家之商标权人，只要彼此具有授权或法律上关系，亦对经授权注册之商标权人发生耗尽结果」；但其未解释何谓「授权或法律上关系」。

例如：「授权上关系」所指的「授权」有无考虑授权范围之限制，例如地域、特定产品、或产品项目或类别等等条件？例如国内商标权人C授权给D，但限定在D1国家或地区使用；如果D违约在D2国家或地区使用而贩卖相关产品，则由D2国家或地区所进口的、附有系争商标之产品是否有商标权耗尽适用？

另「法律上关系」是仅指公司法上的关系企业，或还指母子或分公司、或实质上控制的关系企业等？关键问题是关系人之间有无控制关系、或属于经济利益的共同体，以致系争商标的排他权运用与「法律上关系」的维持或稳固有直接的关连。

又相关认定是否应考虑产业竞争的公平性，以避免权利耗尽认定造成被控侵权人搭便车或攀附商誉的合法化。「授权或法律上关系」判断涉及的诸多问题，未来有赖智财法院运用时仔细考虑，以建构兼顾合法物权的使用和商标权人合理的产业利益之基准。

服务商标之维权

台湾商标法第36条第2项涉及的商标权利耗尽仅针对商品，不涉及服务行为。本案被告B公司还有「PHILIP B」的服务商标（注册号第01759650号），其指定第035类服务，所列举服务内容包括：代理国内外厂商各种产品之经销、为零售目的在通讯媒体上展示商品等等。因此，B公司可透过其服务商标，根据台湾商标法第69条第1项排除或去除侵害请求权为基础，请法院限制真品平行输入货品之贩卖者以「PHILIP B」为名从事营销。

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作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系