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本案原告New Balance Athletics, Inc.为制造及销售运动服饰与鞋类的全球知名公司，成立于1906年，并自1974年起在商业上使用「N」标志。被告则是Shy Fu Pao于2012年依据特拉华州法设立之公司Little Pres. LLC.，嗣后于2014年更名为USA New Bunren International Co. Limited LLC。

本案系争商标为被告于2014年至2016年间注册的多项标志（如下表所示），皆是经设计之「N」字母内含飞鸟图像。被告声称，该等标志均为提供货源之Qierte Corporation Ltd.（后称「Qierte」）在中国获准注册的商标，而设计构想则源自于早先之标志「Naiyao」。不过，被告并未表明Naiyao究竟是公司或商品，也未解释Qierte与Naiyao有何种关联，故原告对被告此番说词抱持怀疑。

原告于2017年控诉被告违反兰哈姆法（Lanham Act，15 U. S. C. §1051及以下规定）第1114(1)条联邦商标侵权、第1125(a)条不实来源标示、第1125(c)条商标淡化、特拉华州法商标淡化（6 Del. C. § 3313）与欺瞒性交易行为（6 Del. C. § 2532）以及特拉华州普通法之商标侵权与不正竞争行为[1]。

被告引述第1127条「商业上（in commerce）使用」之定义[2]，主张其行为并非第1114条及第1125条适用范围。根据调查，Qierte为销售被告商品，曾于2015年至2018年间经营网站http://www.new-bunren.com，该网站未提供任何价格信息或购买说明，仅提供「联系我们」的相关窗体以及亚拉巴马州（Shy Fu Pao所在地）的联络电话。尽管被告表示未将商品运送至美国的实体商店或在实体商店出售，但确实可能透过网站销售商品并出货给消费者。

针对该如何解释「商业上使用」，法院表示，联邦第三巡回上诉法院[3]尚未对此提出看法，但已有不少法院指出「商业上使用」是标志受保护或注册之要件，而非证明侵权之要件。尤其是，第1127条定义之「商业上使用」与第1114条及第1125条的违法行为态样不一致，前者必须是商品「已销售或运输」，但后两者仅需「要约销售」或「广告」商品便可能产生民事责任，即使未曾销售或运输商品亦同；再者，第1127条但书表明必须是「上下文明显为相反规定」方能排除该条适用，这正是第1114条及第1125条规定之情形，因此，法院判断是否侵权时，自然不必适用第1127条之「商业上使用」定义。

换言之，只要被告有广告或促销行为（例如：架设网站http://www.new-bunren.com宣传）即可能构成商标侵权，是否实际贩卖侵权商品并非重要；其次，该广告或促销行为不必包含价格信息或购买说明，举凡广告招牌、杂志平面广告、在电影中陈设商品、名人穿着赞助服饰等均属之。更何况，Qierte架设的网站不但提供联系方式，也以商业性陈述推销被告商品，故法院认定，被告行为确实符合第1114条及第1125条之「商业上使用」。

在本案，法院参酌Lapp案[4]的10项考虑因素，惟双方争执重点不包括「(4)被告使用标志期间并无实际混淆之证据」、「(9)消费者是否因商品功能相似而有所联想」与「(10)导致消费者认为原告将拓展业务至被告市场或在该市场生产商品的事证」，故法院仅参酌其余因素并判断如下：

根据下列图标，双方的「N」标志确实高度近似。尽管被告争执系争商标是倾斜「N」字母内含飞鸟图像，但法院指出，只要两者标志整体上之相似程度可能产生混淆误认便已足，毋须要求一模一样；况且，从实际商品观察，被告的飞鸟图像极不显眼，在消费者眼中留下的整体印象仍与原告「N」标志相同。

鉴于原告商标属于任意性标志，而且每年投注大量资金广告（平均为7500万美元）并缔造可观的销售成绩（约达34亿美元），足见其商标具备极大强度。

法院指出，过往判决一再表示，运动服饰及鞋类属于经常采购的日常用品，消费者购买时不需要较高的注意程度。

被告约莫是在2005年至2010年间首次注意到原告商标，显然早于其注册「N」标志之时点，而被告也未曾搜寻或考虑其他替代标志，便直接采用Qierte在中国成功注册（但嗣后遭认定侵权）的商标。然而，从纪录上无法得知Qierte提供系争商标时是否已遭原告质疑侵权，也不清楚被告何时得知原告质疑Qierte商标侵权，因此，原告采用系争商标可能是出自无辜、也可能是故意无视侵权，导致本项因素无法作为构成混淆误认之虞的判断依据。不过，法院表示，该结果对原告主张影响不大，因为侵权行为人的意图并非违反兰哈姆法之前提要件。

法院表示，被告公司代表Shy Fu Pao在作证时，无法从并排照片指认出何者附有「N」标志的运动鞋是属于原告或被告，明显产生混淆。当然，这仅是单一事例，相较于众多消费者产生混淆之情形而言，在证据上相对薄弱。但法院也指出，原告仅需要证明混淆误认之虞，即使只有单一实际混淆事例仍属重要；更何况，兰哈姆法所关心的混淆误认并不局限于购买者（也包括经纪商与分销商），故本项因素仍可说是倾向认定构成混淆误认之虞。

(7)是否透过相同销售管道及媒体营销广告；(8)销售目标之重迭程度

双方皆是以一般大众作为销售目标，销售管道与广告形式也多有重迭，包括透过网络营销（被告虽未利用Amazon、Zappos、Backcountry等网站，但与原告同样在Taobao.com网站销售）。

总言之，前述(1)、(2)、(3)、(7)及(8)项因素均明显可作为混淆误认之虞的判断依据，且无任何因素得出相反结论，故法院认定被告违反第1114(1)条及第1125(a)条规定。

商标淡化方面，法院参酌Times Mirror案[5]的4项考虑因素，包括：(1)原告商标达著名程度；(2)被告在州际交易活动中使用系争商标；(3)被告使用行为晚于原告商标成为著名之时点；(4)被告使用行为弱化原告商标指示来源及与他人商品或服务相区别之能力。根据前述「商业上使用」处之讨论，可确认被告从事州际交易活动，故法院仅需另判断下列3项因素：

根据第1125(c)(2)(A)(i)至(iv)条，认定著名之考虑因素包括：(1)商标广告宣传之期间、范围与地理区域；(2)以该商标销售商品或服务之数量、规模与地理范畴；(3)商标之实际辨识度；以及(4)商标是否注册。

根据调查，原告使用「N」标志已超过45年之久，所有「N」标志均已注册为联邦商标且无可争辩（incontestable）。以本案起诉之前5年为例，原告每年平均花费7500万美元在世界各地的平面媒体、电视、网络、社群媒体与销售点广告营销，同时期的全球收益高达200亿美元。再者，原告商标具有极高辨识度，与adidas Group、Asics、Nike及Sketchers USA同为美国运动鞋类市场的五大领导品牌，经常赞助名人、运动员及运动团队。显然，原告商标完全符合前述条件而达著名程度。

原告系于1974年首次在鞋类及服饰商品使用「N」标志，而且相关事证显示，被告于2014年使用其「N」标志时，原告商标已达著名程度。

根据第1125(c)(2)(B)(i)至(vi)条，判断淡化之虞的考虑因素有6项，按前述混淆误认之虞与商标著名的判断结果，(1)两者标志之相似程度；(2)著名商标之先天或后天识别性高低；(4)著名商标之辨识度等因素已获得证明，法院仅就下列3项因素进一步讨论：

商标权人是否为实质上排他使用（substantially exclusive use），得从「联邦商标注册」与「努力遏止未经授权使用」两者加以证明。而原告确实也积极发出警告函、提起诉讼，并向商标审理暨上诉委员会（TTAB）提出异议及声请撤销商标，以制止未经授权的使用行为。

法院认为，下列行为皆可视为被告有意与原告商标建立关联，包括：

原告并未提交相关证据。法院表示，为确认有无实际关联，虽可透过问卷调查加以证明，但法律并未要求原告证明有淡化之虞时，必须出具专家证词或问卷调查结果。

总言之，前述6项因素中有5项可作为淡化之虞的判断依据，故法院认定被告违反第1125(c)规定。

如何解释「商业上使用」是本案一大重点，预料联邦第三巡回上诉法院将会抱持相同看法。另外，美国法院在认定商标淡化上，似已不太排斥为相同／近似商品或服务之情形，这点颇值得注意（与我国实务不太一样）。

曾经New Balance引发热议的「N」标志争夺战，虽从表面上看来应可轻松决断，但要透过诉讼程序成功主张权利却并非易事。此点在跨国商标布局上不可不慎。

本篇略不讨论涉及特拉华州制定法与普通法之权利主张。
15 U. S. C. §1127, “The term “use in commerce” means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purposes of this chapter, a mark shall be deemed to be in use in commerce—
(1) on goods when—
(A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and
(B) the goods are sold or transported in commerce, and
(2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services. ”
其管辖范围涵盖特拉华州、纽泽西州、宾夕法尼亚州及维京群岛等地法院。
Interpace Corp. v. Lapp, Inc., 721 F.2d 460, 463 (3d Cir. 1983).
Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 212 F.3d 157, 163 (3d Cir. 2000).