080期
2021 年 2 月 3 日
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从商标淡化看著名商标的保护
李翊群/北美智权 商标服务团队

传统上对于商标的保护,主要是以后申请的商标是否会造成「混淆误认之虞」作为审查标准。但是随着时代的演进,学界跟实务开始发现,仅仅是防止混淆误认之虞是不足以保护著名商标的,于是乎「商标淡化 (trademark dilution)」的概念油然而生。商标权人对于一个商标从成长茁壮到发展成为「著名商标」,并持续创新维持其著名于不坠,过程中需付出相当多的努力在品牌经营上。

台湾商标法对著名商标的保护

为了要保护这些得来不易的著名商标以防止「商标淡化」侵害,台湾商标在2003年修正时,对于著名商标的保护新增了「有减损著名商标或标章之识别性或信誉之虞者」的态样,此态样进一步区分为两种态样:

  • 「有减损著名商标或标章之识别性之虞者」
  • 「有减损著名商标或标章之信誉之虞者」

笔者针对这两种态样举例说明如下:

【例一】有减损著名商标或标章之识别性之虞者
假设有一个著名商标「XX」是「ABC计算机公司」所有,它专门生产计算机、手机、平板及相关的3C产品,原本在台湾任何人听到「XX」两个字都只会想到「ABC计算机公司」的计算机、3C商品,结果突然有人在台湾开了一家「XX鸡排」连锁体系,此时由于双方行业别差距过大,可以合理判断大多数的消费者都不会以为「XX鸡排」是「ABC计算机公司」开的,所以「XX鸡排」的存在不会「有致相关公众混淆误认之虞」。但是放任「XX鸡排」存在于台湾市场,长久以往必定会减损「ABC计算机公司」所拥有的著名商标「XX」的识别性,因为过了一段时间当「XX鸡排」在台湾市场的知名度也提升到一个程度后,消费者听到「XX」就不会再只是想到「ABC计算机公司」的商品,人们可能会进一步询问「请问你指的是XX计算机,还是XX鸡排呢?」于是乎「XX」这两个字在消费者心中不再强烈地单一指示「ABC计算机公司」的商品,很显然著名商标「XX」的识别性被淡化了。所以我们需要排除「XX鸡排」的存在来保护著名商标「XX」。

【例二】有减损著名商标或标章之信誉之虞者
假设有一个著名商标「YY」是「XYZ生技公司」所有,它生产健康保健食品、营养补充品,原本在台湾任何人听到「YY」两个字都只会想到「XYZ生技公司」的健康保健食品、营养补充品,而且「YY」品牌在台湾消费者心目中还有照顾社会大众健康的好品牌形象。结果有人在台湾开了一家「YY雪茄」连锁体系。由于双方行业别差距过大,同样地大多数的消费者都不会以为「YY雪茄」是「XYZ生技公司」开的,所以「YY雪茄」的存在不会「有致相关公众混淆误认之虞」。但是放任「YY雪茄」存在于台湾市场,除了也可能导致减损著名商标「YY」的识别性之外。因为「YY雪茄」指定使用的「雪茄」商品对健康是有所侵害的,它甚至会淡化、贬抑原本「YY」两字在台湾消费者心目中的健康好品牌形象,也就是说「YY雪茄」的存在减损了著名商标「YY」的信誉。所以我们需要排除「YY雪茄」的存在来保护著名商标「YY」。

台湾商标法保护著名商标相关法条

  商标法第30条第1项第11款
    商标有下列情形之一,不得注册:
相同或近似于他人著名商标或标章,有致相关公众混淆误认之虞,或有减损著名商标或标章之识别性或信誉之虞者。但得该商标或标章之所有人同意申请注册者,不在此限。

  商标法第69条第1项
    商标权人对于侵害其商标权者,得请求除去之;有侵害之虞者,得请求防止之。

  商标法第70条第1款及第2款
    未得商标权人同意,有下列情形之一,视为侵害商标权:
一、明知为他人著名之注册商标,而使用相同或近似之商标,有致减损该商标之识别性或信誉之虞者。
二、明知为他人著名之注册商标,而以该著名商标中之文字作为自己公司、商号、团体、网域或其他表彰营业主体之名称,有致相关消费者混淆误认之虞或减损该商标之识别性或信誉之虞者。

预防著名商标受「商标淡化」侵害

  1. 平时应多留意市场上的商标使用动态,若发现有他人以各种方式(诸如仿冒、冒用商标于商业活动,或如上述判决中使用商标字样为公司名称之一部分)侵害自己拥有的著名商标的商标权,应及时采取法律行动。
  2. 随时注意新申请商标案及新公告注册商标中是否有近似商标出现,并及时以提出第三人意见书、异议申请、评定申请等方式,维护自身商标权益。此部分建议委由专业商标代理机构进行「商标监视」。

相关判决

「台湾地区」智慧财产法院 108 年民商诉字第 46 号判决
「台湾地区」智慧财产法院 109 年民商上字第 9 号判决

原告

蔡合旺事业股份有限公司 (属于「旺旺集团」一员)

被告

旺旺电子商务股份有限公司

案由

原告以台湾注册第01174816号「旺旺」商标及注册第01515970号「旺旺」商标为据争商标。被告未经旺旺集团同意,任意使用「旺旺」二字作为其公司名称之特取部分。

第一审判决

「台湾地区」智慧财产法院 108 年民商诉字第 46 号判决

(1) 被告旺旺电子商务股份有限公司不得使用相同或近似「旺旺」之字样作为公司名称之一部分,并应向高雄市政府经济发展局变更其公司名称为不含相同或近似「旺旺」字样之名称。(用以除去对「旺旺」商标权的侵害。)

(2) 被告旺旺电子商务股份有限公司及其公司负责人应连带负担费用将本件判决书之当事人栏、案由栏及主文栏,以十号字体刊登于苹果日报全国版第十版前之位置壹日。(用以回复原告名誉。)

被告「旺旺电子商务股份有限公司」更名为「旺沛大数位股份有限公司」

第二审判决

「台湾地区」智慧财产法院 109 年民商上字第 9 号判决

(1) 驳回(旺旺电子商务股份有限公司)上诉,维持第一审判决。

(2) 并于判决理由中说明,因「旺沛」为「旺Pay」的谐音,会令相关消费者以为「旺沛」公司系「旺旺集团」旗下公司、「旺Pay」系「旺旺集团」所提供之支付服务,且因相关消费者认「旺旺集团」可提供稳定金流及安全之交易服务,而使消费者产生混淆误认,进而使用上诉人公司之电子支付及网络商城服务。所以「旺旺电子商务股份有限公司」更名后的「旺沛大数字股份有限公司」公司名称,仍有使消费者产生混淆误认之虞及致减损据争商标之识别性之虞。


 

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作者: 李翊群
现任: 北美智权股份有限公司 商标管理组 主任
学历: (台湾) 政治大学法律学士

 


 





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