日本江崎格力高公司的畅销产品为Pocky巧克力饼干棒，其在各国均尝试将巧克力饼干棒之产品设计，申请注册为立体商标。韩国乐天在美国推出类似的Pepero饼干棒后，被美国江崎公司控告侵害其注册之立体商标和未注册之产品外观保护。但美国第三巡回法院于2020年10月判决认为，Pocky巧克力棒之立体设计具有功能性，不该获得商标保护。

Pocky巧克力棒的立体商标

原告江崎格力高（江崎グリコ，Ezaki Glico）是一家位于大阪的日本公司，专门制造销售名为Pocky的巧克力饼干棒。江崎公司从1978年起在美国销售Pocky巧克力棒，并向美国专利商标局注册商标。其申请的商标中，包括Pocky巧克力棒饼干棒产品的整体配置（product configuration），于1989年获同意注册为美国第1527208号立体商标。在2001年又针对巧克力中混合压碎杏仁的产品配置，再申请一立体商标，并于2002年获同意注册为美国第2615119号商标[1]。

表一、美国江崎公司的两个立体商标

来源：Kaisha v. Lotte International America Corp., 2019 WL 8405592, at 1(D.N.J. July 31, 2019).

2008年，美国江崎公司又申请美国发明专利，名为「棒状小吃及其生产方法」，并于2014年取得专利。江崎公司在日本另外取得新型专利，名为「包覆巧克力的饼干」[2]。

乐天的Pepero巧克力棒

被告乐天糖果店（Lotte Confectionary）是韩国公司，从1983年起，在美国开始制造贩卖一款名为Pepero的饼干棒。其产品「Pepero巧克力」和「Pepero杏仁」的图片如下：

图一、乐天Pepero的二款巧克力饼干棒

图片来源：Kaisha v. Lotte International America Corp., 2019 WL 8405592, at 2( D. New Jersey., 2019).

图二、Pocky和乐天Pepero的产品相似度

图片来源：Ezaki Glico Kabushiki Kaisha v. Lotte International America Corp. 977 F.3d 261, 264(3th Cir, 2020).

诉讼经过

原告江崎公司认为，被告乐天在Pepero饼干棒上，使用了和其商标一模一样的产品设计，因而在2015年7月10日，在纽泽西联邦地区法院提出诉讼。其提出五项主张：(1)根据联邦商标法（兰汉姆法），第1114条，构成注册商标侵权；(2)根据兰汉姆法第1125条(a)，对未注册之产品外观之保护，因为会造成产品来源的不实指示，属不公平竞争； (3) 违反纽泽西州的普通法下的不公平竞争；(4)违反纽泽西州普通法中的商标侵权；(5)违反纽泽西州州法N.J.S.A. § 56:4-1 和2的不公平竞争[3]。

一审法院判决认为，Pocky的产品配置乃是功能性的（functional），不受到产品外观（trade dress）之保护[4]，判决江崎败诉。江崎公司向第三巡回法院提出上诉，该案乃由第三法院的三个法官组成审判庭进行审判。

产品外观不能具有功能性

第三巡回法院说明，江崎公司的援引兰汉姆法的前二项主张，都有一个前提是产品外观要受到保护，必须符合保护的要件。至于后三项主张，纽泽西州的普通法或州法的要件也差不多，故判决只针对联邦商标法进行讨论[5]。

所谓的「产品外观」（trade dress），乃指产品或事业的整体外观，其不只包括产品的包装，也可包括产品本身的设计，例如大小、形状、颜色等[6]。产品外观可注册为立体商标；倘若不注册，但长期使用取得识别性，也可获得联邦商标法（兰汉姆法）第1125条保护。

但是，商标保护目标不能具有功能性，否则就会取代专利保护之地位。因此在联邦商标法第1052条(e)(2)规定：「整体构成功能性之事物所构成」（comprises any matter that, as a whole, is functional）不得注册为商标。

只要有实用性，就具有功能性

乐天公司主张，江崎公司的立体注册商标或未注册的产品外观具有功能性（functional），而不可受到保护。但江崎公司认为，所谓的功能性，必须具备「必要性」（essential）才属于功能性。而第三巡回法院判决认为，只有产品的外观特征具有实用性（useful），就具有功能性[7]。

由于联邦商标法本身并没有定义功能性，所以第三巡回法院先讨论其通常之意义。从字典来看，所谓功能性，就是「该特征主要是以使用的角度来设计或开发：亦即实用主义」。因此，只要某些事物是实际的、实用的，也就是说具有「实用性」，就是功能性[8]。

法院认为，之所以用实用性作为功能性的标准，是为了区分商标法和专利法的保护范围。因为专利法保护的是新颖且实用（new and useful）的发明或设计。倘若允许商标法保护具有实用性的设计（但尚不具备必要性），则会僭越了专利法的领域[9]。

Pocky巧克力饼干棒具有功能性

第三巡回法院驳回了这一主张，并使江崎公司的商标注册无效，因为它发现该设计具有功能性，因此不能作为商标受到保护。

1. Pocky的设计的就是想成为更好的零食
第三巡回法院认为，Pocky注册的立体商标内容，都与拿、吃、分享、包装该零食的实用功能有关。巧克力之所以没有覆盖饼干棒的全部，其设计的用意在于，让消费者拿握饼干棒的部分，不会沾到巧克力[10]。

同样地，法院认为饼干棒的形状也有功能性，就是要好拿，可以容易与他人分享零食，也可以让人吃饼干时，不用将嘴巴张大。而薄而紧凑的形状使江崎公司可以在每个盒子中装满许多饼干棒，足以与朋友分享[11]。

2. 江崎在促销时强调Pocky的实用优点
第三巡回法院认为，江崎公司在促销Pocky产品时，往往强调其方便的设计。其广告往往会吹捧上述设计的各项实用特征[12]。

3. 虽然存在其他设计，但并不因此让pocjy的设计成为非功能性
法院承认，乐天确实可以对其产品Pepero做出不同的设计，江崎提出了至少其他九种巧克力棒的设计。但法院认为并不因此就可推论江崎的Pocky设计不具功能性[13]。

4. 江崎的制造方法发明专利与本案无关
乐天主张，江崎有注册一个发明专利「棒状小吃及其生产方法」，这更证明其具有功能性。不过第三巡回法院认为，这点到与商标有无功能性无关。 主要原因在于，江崎公司的发明专利强调的重点，是「一个制造零食棒形状的更好方法」，但与本案的饼干棒的产品外观并不重迭，所以不能用另一个发明专利来证明本案产品外观具有功能性[14]。

江崎公司针对功能性的标准，将上诉到底

由于2000年10月的判决，乃是三个法官组成的审判庭做出的判决，江崎公司不服其采取的见解，已经于2020年11月23日，提出了重开听证或第三巡回法院全院听证之请求。因为其认为第三巡回法院的小组审判意见，违反了之前最高法院对于功能性所建立的标准。

江崎公司认为，最高法院曾在1982年的Inwood案指出，一产品特征具有功能性，只有「其相对于该物品之使用或目的为必要（essential），或会影响该产品的成本或质量」[15]。而在1995年的Qualitex 案中，最高法院建立了「美学功能性」（aesthetic functionality）之标准，认为产品的特征属于功能性，只有在「该特征的独占使用，或使竞争者处于相当程度的与声誉无关的不利益。[16]」

第三巡回法院认为Inwood案之标准太过狭隘，对于此点，江崎公司认为没有适当地说明为何不采用Inwood案之标准，且没有引用任何其他判决，就忽略了Inwood所建立之公式，已经被最高法院长期反复的引用，作为重要判断标准。而在本案中，该巧克力饼干棒的设计既没有更佳的成本或质量，也没有美学功能性[17]，因而其仍坚持Pocky的巧克力棒不具备功能性。

到底「实用性」就等于「功能性」这个标准是否正确，江崎公司是否能够成功上诉，我们将继续追踪。

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法