083期
2021 年 3 月 24 日
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多颜色商标组合应用于产品包装上是否不具先天识别性?
2020年联邦巡回上诉法院In re Forney Industries案
杨智杰/云林科技大学 科技法律研究所 教授

Forney Industries公司申请一种多颜色组合应用于包装的背卡上,美国专利商标局认为纯粹颜色组合,本身不具有先天识别性,而拒绝其注册。随后Forney Industries公司向商标审理暨救济委员会出救济,最后以失败结尾,没想到美国联邦巡回上诉法院在2020年4月做出的In re Forney Industries案判决中出现逆转,认为多颜色组合应用于「产品包装」上,本身可以具有先天识别性。

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图片来源:Pixabay

颜色商标,和产品设计与产品包装之区分

先回头看看过往,美国最高法院对于颜色商标以及产品设计等商业外观(trade dress)是否具有先天识别性,曾做过以下几个重要判决。

1.1992年的Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.案[1]

最高法院认为,餐厅的商业外观(trade dress)可以具有先天识别性。但如何判断商业外观之先天识别性,该判决没有提供标准。

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图一、Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.案中,Taco Cabana的餐厅外观
图片来源:Courses2.cit.cornell.edu

2.1995年的Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co.案[2]

最高法院认为,将颜色用于产品上可当作商标,但必须证明取得后天识别性。不过,要注意的是,该案属于「单一颜色」,且是直接用在「产品本身」,而非用在产品包装上。

图二、Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co.案中的干洗垫
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图片来源:Indiancaselaws.wordpress.com

3. 2000年的Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.案[3]

最高法院认为,某些类型的产品包装可能有指示商品来源的先天识别性;但相对地,所谓颜色商标,只是由颜色所组成的商标,不管有无应用在产品或包装上,都仍是颜色商标,而非产品包装。在该案中,最高法院曾说:「颜色商标本身永远不会有先天识别性」[4]

图三、Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.案中的儿童衣服
https://www.fryer.com/PIC00058B.jpg
图片来源:Fryer.com

Forney公司的零件包装背卡上的特殊颜色

2020年联邦巡回上诉法院做出In re Forney Industries, Inc.案判决[5],认为多颜色的组合商标应用在产品包装上,可能具有先天识别性。

本案的原告Forney Industries公司,乃是销售焊接和机械加工之工具和五金零件的公司,其在零件的包装上,采用了一款新的颜色设计,请见图四。

图四、本案所申请的颜色商标

图片来源:In re Forney Industries, Inc., 955 F.3d 940 (2020).

2014年5月时,Forney公司向美国专利商标局,申请注册此一包装背卡的颜色商标。这个颜色商标共有三种颜色:「商标的顶部由黑色实心条纹组成。黑色实线下方是黄色,渐渐变成红色。这些颜色位于包装和/或标签上。[6]

2014年9月,专利商标局的审查官回复,认为纯颜色组合的商标,不具先天识别性,要求Forney公司附上取得「后天识别性」(acquired distinctiveness)之证据。此外,既然这个颜色组合式要用在立体包装的背卡,审查官也要求 Forney公司将申请改为立体商标申请,并附上一个立体图,标示这个颜色组合如何呈现在包装背卡上。此外,对于颜色的描述,从所附上的图片来看,从黄色过渡到红色中间还有橘色,故审查官也希望Forney公司修正对商标颜色的描述[7]

图五、Forney公司实际使用的情形
https://i0.wp.com/www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2020/05/Screen-Shot-2020-05-08-at-11.38.36-AM.png?resize=694%2C576
图片来源:Ipwatchdog.com

因此,Forney公司愿意修正商标描述,改为:「商标由红色变为黄色,顶部带有黑色横幅,用于商品包装。虚线仅表示包装背卡上标记的位置。」 但是,2015年5月,审查官还是拒绝注册该商标,认为其欠缺先天识别性,仍要求Forney公司需补提供取得后天识别性的充分证据[8]

商标审理暨救济委员会认为颜色商标没有先天识别性

Forney公司对前述商标审查官的决定不服,向商标审理暨救济委员会(Trademark Trial and Appeal Board)提出救济,认为其所申请的商标,是一种「有多重颜色的产品包装之商业外观」,而非单纯的「颜色商标」,具应该有先天识别性,而不需要提供取得后天识别性之证据[9]

但商标审理暨救济委员会维持审查官拒绝注册的决定[10]。救济委员会认为,本案中应该只是颜色商标,因为申请人并没有提供额外的元素,包括包装的形状或设计。申请人所申请的颜色商标,只是打算应用在产品包装上,但仍属于颜色商标。而故根据过去最高法院的判例,认为颜色商标不会有先天识别性。

因而Forney公司向联邦巡回上诉法院提出上诉。联邦巡回上诉法院于2020年4月做出判决[11],改判Forney公司胜诉。

对过去最高法院判决的重新解读

巡回法院认为,最高法院从来没有直接讲,将颜色应用于商品包装上,绝对不会有先天识别性。

1. Qualitex案针对的单一颜色的产品设计本身

仔细重新阅读最高法院过去的相关判决,最高法院只有在Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co.案,是最直接处理纯颜色商标的案例。但是,首先要区分,该案例所处理的单一颜色产品设计,与本案所处理的多颜色产品包装,两者不同:

(1) Qualitex案涉及的是干洗垫的产品设计商业外观,而 Forney案涉及的是对五金零件的产品包装商业外观。

(2) Qualitex案涉及的是绿色的单一颜色商标,而Forney案涉及的是红、橘、黄多颜色商标。

联邦巡回上诉法院认为,由于Qualitex案与本案有上述二个地方不同,所以该案见解,并不能决定本案所涉及的「多颜色」、「产品包装」商标。

2. Wal-Mart案所讲的颜色商标不具识别性也是针对产品设计

其次,在Wal-Mart案中,最高法院先区分二种商业外观,一种是产品设计本身,一种是产品包装。而在讨论产品设计本身时,最高法院才提到这个关键的句子:「颜色商标本身永远不会有先天识别性」[12];进一步,最高法院接着说:「设计本身,像颜色一样,也不会有先天识别性。[13]」但联邦巡回上诉法院要特别指出,Wal-Mart案讲的是将颜色应用在产品设计上(该案涉及的是小孩衣服之设计),而非应用在商品包装上。

另外,在Wal-Mart案中,最高法院也提到,Two Pesos案涉及的餐厅外观,某程度比较接近包装,而Two Pesos案提到,一般而言产品包装可以有先天识别性。

Forney公司的多颜色商标应用于产品包装

回到本案的Forney公司的多颜色商标上。联邦巡回上诉法院认为,本案的多颜色适用在产品包装上,比较接近Two Pesos的餐厅外观,而与Qualitex案的单一颜色商品设计,以及Wal-mart案的商品设计不接近[14]

由于最高法院过去的判例对这个问题没有表达具体立场,巡回法院认为,虽然颜色本身通常都只是装饰,但「以颜色为主的独特产品包装标志」可以当成来源指示,也可能具有先天识别性。

因而,本案联邦巡回法院认为,多颜色商标应用在产品包装上,而非产品本身设计上,是有可能具有先天识别性的[15]

多颜色商标是否一定要连结到确定的外围形状?

就算多颜色商标用在产品包装上,可能有先天识别性。但专利商标局与救济委员会另外认为,颜色商标一定要与独特的外围形状或边界连结,才会具有先天识别性。而本案原告Forney公司的申请案,并没有独特的外围形状或边界,故仍然不会有先天识别性。

但联邦巡回上诉法院认为,过去的判例并没有这个要求。过去只有要求,商业外观是否给消费者一个印象,就是会将商业外观联想到特定商品服务来源。因此,上诉法院认为,专利商标局要问的标准在于,当颜色组合与设计应用于产品包装上,是否足以指示该包装的产品的商品来源?对于此问题,专利商标局必须从「使用的颜色」和「这些颜色创建的图案」所产生的总体印象,进行判断[16]

最后,联邦巡回上诉法院判决Forney公司胜诉,要求案件退回给商标审理暨救济委员会重审。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

 
作者: 杨智杰
现任: 云林科技大学科技法律所 教授
经历: 云林科技大学科技法律所 副教授
真理大学法律系助理教授
真理大学法律系副教授
学历: 台湾大学法律系
中央大学产业经济所硕士
台湾大学法学博士
专长: 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法

 


 





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