084期
2021 年 4 月 14 日
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美国商标现代化法案,2021年底将正式上路!
蒋士棋/北美智权报 编辑部

堪称在兰哈姆法案(Lanham Act)后最重大变革的美国商标法修正已于去年底完成,并将在2021年底正式施行。在这次修法里,明显加强了对商标申请人的要求,还新增了两类挑战商标权有效性的程序,企图能藉此压抑美国近年来商标注册申请过于浮滥的乱象。

美国的商标注册申请量,在近10年来呈现爆发性的成长。根据USPTO统计,在2012年以前,每季的注册申请数量不过9万件上下,但从2013年第3季突破10万件后,开始确立了年年成长的趋势,在最近两季甚至冲高到近25万件的注册申请量(图1)。换句话说,在新冠肺炎疫情重创美国经济的2020年,美国的商标注册申请其实几乎不受影响。

在这波商标注册爆量的浪潮中,更可以发现来自外国的申请量成长较高。举例来说,2010年全年美国的33万件商标注册申请案里,属于外国人的约4.8万件,占比约14%;但到了2020年,除了注册申请案翻倍成长至67万件,外国人占比也拉高到26%。若看到最新一季(2021年第1季)的数据,外国人申请的占比更会高达36%。

美国商标注册申请量,近十年来大幅成长

图1:2008~2021年每季美国商标注册申请量变化

数据源:USPTO

这些现象正是美国制定商标现代化法案(Trademark Modernization Act of 2020, TMA)的主因。由于跨境电子商务蓬勃发展,外国人才逐年加大美国商标的注册力道,使得美国的商标申请过于浮滥,而且大多来自使用率低的外国申请人。因此,TMA的主要立法目的,就是提高美国注册商标的正确性及使用率,避免商标反而成为商业活动的阻碍。

在这份法案中,与申请和维护程序较相关的变革如下:

1. 新增注册后废止程序

针对商标注册后未实际使用的情形,这次修法引入了Expungement(删除)以及Reexamination(复审)两种程序,让第三人以及USPTO官方得据以挑战商标有效性。其中,Expungement程序针对的是注册后从未使用的商标,在注册完成后的第3至第10年内可以提出;Reexamination程序则是针对在「相关日期(relevant date)」之前的未使用的商标,在注册完成后的5年内可以提出。如果挑战成功,既有的商标注册将面临部分或全部被废止的后果。

值得注意的是,虽然新增了这两个程序,但既有的注册后废止程序仍然存在。换句话说,这次修法等于是在督促商标权人必须实际将商标投入使用,否则将面临更大的失权风险。

2. USPTO可自定义商标申请人回复期间

在现行商标法制下,商标注册申请人在收到官方审查意见(Office Action)后,拥有6个月的响应时间,使得商标审查期程相当冗长。在TMA实施后,赋予USPTO可以在60天至6个月内,自行决定申请人的回复期限;若申请人欲延长官方所订回复期间,除了得缴交延期费外,至多也只能延至6个月。

3. 第三方意见条款法制化

在美国专利实务里,对于进行中的专利申请案,USPTO允许第三方提交意见(Third Party Submissions),作为申请案准驳及专利范围的参考。现在,TMA也正式将这套制度引入商标注册程序中。未来,任何第三人可以在拒绝商标注册的基础下,在注册完成前向USPTO提交相对应的证据(Letter of Protest),以协助USPTO进行审查。

不过,第三方必须在法定的两个月时间内提交意见,而且USPTO对于是否采纳这些意见有充分裁量权,第三方不得就此提出异议。

新法案将在2021年12月27日正式施行,对于受影响较大的商标申请人,尤其是举证在美国本土商业使用较困难的海外商标权人来说,将带来较大的负担,必须在施行日前及早因应,以避免日后的种种风险。

 

数据源:

 

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作者: 蒋士棋
现任: 北美智权报资深编辑
学历: (台湾)政治大学企管系
经历: 天下杂志记者
今周刊记者

 


 





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