085期
2021 年 4 月 28 日
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合作关系结束后,艺人商标到底归属于谁?
杨智杰/云林科技大学 科技法律研究所 教授

最近新闻报导,乐团苏打绿与经纪人终止合约后,请求经纪人将其注册商标转让回给该乐团,但法院判决这部分请求败诉。由于「台湾地区」商标法中,并没有规定「商标权的归属问题」,原则上谁去申请商标,谁就拥有商标权。但不论在美国或欧洲,的确常常会产生,当合作关系结束后,谁才是真正商标权人的争议问题。

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图片来源:Pixabay

合作关系结束后,商标权归属争议

在美国,商标只要有使用就可获得保护,但仍可向联邦申请注册商标。一商标之使用初期,可能是多方共同合作、参与推广,才使商标变得有名。当合作关系结束,到底谁才有权继续使用商标?所谓的合作关系有各种可能,例如,员工和雇主的合作、两家公司的合作、制造商和经销商的合作、客户和业务经纪人合作。

关于此,美国发生许多案例,都是在合作关系结束后,才产生争议,争执到底谁是商标真正权利人。而法院判决的标准,也会依不同案件类型而有不同的判断依据。目前并没有统一的判断标准。

乐团和经纪人谁才是商标真正权利人

由于合作关系很多,笔者则锁定乐团和经纪人、唱片公司此种合作关系。至于谁才是商标真正权利人,还是要看乐团和经纪人实际上的合作关系。

例如,在1985年的Rick v. Buchansky案[1],法院认为,该案中的乐团是由经纪人控制团名,成员不断更换,一共更换过22个不同成员。故该案中,最后法院认为是经纪人拥有该案的唱团名商标。但是,在1986年的Bell v. Streetwise Records, Ltd案[2],法院却认为,乐团成员早在经纪人、唱片公司出现前,就已经开始使用该团名,且团员也很固定,故应是该团员才是商标真正权利人。以下介绍Bell v. Streetwise Records, Ltd案,供吾人思考苏打绿团名商标权归属问题。

「新版本合唱团」和其唱片公司争取商标权

本案的原告为乐团的五位成员,分别是Bell、Bivins、Brown、DeVoe和Tresvant,他们的团名是「新版本合唱团」(New Edition)。他们曾经发行过四张畅销专辑,许多单曲和音乐录像带。该团体最早在1981年组成,当时有四个成员,在波士顿进行表演。他们当时才13岁,就自称自己是「新版本」。Travis Gresham先生在看过他们表演后,成为他们的经纪人,另外也找了Brook Payne先生,成为他们的编舞者[3]

1981年11月,当时四位成员参加一「好莱坞才艺晚会」比赛,获得首奖,得到与BIM音乐公司签约的机会,BIM的负责人为Maurice Starr先生。Starr先生当时正在开发自己的音乐「概念」,决定将这四位成员打造成新的年轻男团。Starr先生认为这些13岁少年还有待训练,但是他替他们作曲、初步录音,录成Demo带,名为「Candy Girl」。Starr先生弹奏所有乐器,包括背景和声,以及编曲、混音等[4]

1982年冬天,Starr先生终于完成录音,并努力寻找唱片公司出版。终于在1983年,他找到Streetwise公司愿意出版该专辑。在这段期间,四位成员持续练习舞蹈,并在当地表演[5]。Starr先生与四位团员有一些磨合。其中,他要求加入一位新成员,组成五人团体。这个建议被四位团员接受。但他原本希望团体名称更改,但是成员并不接受[6]

1982年11月、12月间,Streetwise公司与每一位成员签署契约,该契约专属授权Streetwise公司可使用其名称之权。这些成员当时才14岁,在该契约中,每一位成员,除了Tresvant,都承认「新版本」( The New Edition)这个名称都属于BIM公司[7]。 

推出《Candy Girl》专辑后与制作公司、唱片公司结束合作关系

1983年2月,BIM音乐公司和Streetwise录音公司发行了第一张单曲《Candy Girl》,进而在6月,发行了第一张完整专辑《Candy Girl》以及其中的单曲。Streetwise公司负责营销,并支付所有的营销费用[8]

1983年夏天,该团体中止了原本的经纪人与编舞者的契约。在9月时,他们找了新的经纪人,到11月,他们想推翻与 Streetwise公司的契约。因而,被告BIM音乐公司和Streetwise录音公司决定寻找新的五位年轻男生,重组团体,发行新的「新版本」乐团唱片,并打算向联邦专利商标局注册「New Edition」这个商标[9]

原告等五位团员人提出诉讼,主张五位成员才是「New Edition」的商标权利人,他们才有权注册这个商标。而被告BIM音乐公司和Streetwise录音公司却主张,该公司「雇用」了这五个个人,来呈现该公司所开发的「概念」,并且促销体现这个「概念」的音乐专辑。故他们才是「新版本」商标的真正权利人,有权注册该商标。

谁先开始在商业上利用该商标?

因美国采取商标使用保护主义,谁拥有商标,主要是看利用商标的优先权。优先权(Priority)的成立,必须出于善意使用。主张者必须证明,其使用商标乃有意地、持续地,而非偶然或暂时的。其使用必须与「当前的商业利用计划」相一致。若要注册联邦商标,必须存在跨州的使用;如果是州的商标权,则只需要在州内使用即可[10]

法院认为,在1983年2月推出《Candy Girl》单曲之前,原告中的四人从1981年开始,就已经使用「新版本」这个团名,出现在至少20多次的表演场合。他们的表演、当时的经纪人Gresham 之营销,Gresham 和编舞Payne协助他们排演、他们努力赢得唱片合约的过程,和Starr先生一起努力制作唱片,都展现了其「当前的商业利用计划」[11]

因而,法院认为,原告等五人因为他们在麻州境内的商业使用,取得了「新版本」这个商标权利。虽然被告因为推出专辑,才是第一个在跨州使用的人,但原告等人当时仍在麻州境内同时使用,故原告等人已经利用该商标。因而,法院认为原告等人才是商标的「权利人」 [12]

谁控制、决定商标产品之性质、质量?

其次,倘若没办法确认原告存在「先利用」的事实,亦即,如果是多方共同一起努力,则如何判断谁拥有商标权?在美国当时先例的标准下认为,必须判断「谁控制、决定使用系争商标之商品之性质、质量」 (controls or determines the nature and quality of the goods which have been marketed under the mark in question)[13]

本案关键问题在于,到底该商标表彰的产品(goods),是「录音唱片」?还是五个年轻成员所提供的「娱乐服务」?法院认为,此时消费者对该商标的连结,亦即看到该商标联想到的是什么商品,具有决定性因素[14]

在判断这类商标权归属的争议时,首先,法院要先界定,公众认知到该团体的质量或特性(quality or characteristic)是什么?其次,则判断谁控制该质量或特性。 法院认为,在音乐产品,拥有其艺名或团名的,通常是艺人或团体。而新版本合唱团,并没有将其权利转让、移转或卖出。新版本这个名称,属于构思这个概念和名称的个人或实体[15]
虽然Starr先生对《Candy Girl》专辑的制作投入很多心血,但是其只是扮演制作人的角色。同样地,Streetwise公司在发行专辑上也很用心,且承担很高的商业风险,但那通常也是录音公司所扮演的角色[16]

相对地,原告等人在发行《Candy Girl》之前,从1981年就以「新版本」知名,演唱他人的歌曲;他们的成员也很固定,并非可由制作公司随便替换成员。因而,法院认为,消费者对「新版本」这个商标所联想的商品,就是这五个成员[17]
基于上述说明,法院认为,「新版本」这个商标所代表的质量,就是这五个成员的独特性和表演风格。因此,这个商标的「产品」,就是他们五个人所提供的娱乐服务。也就是由这五个人控制这些服务之质量。所以,五名原告拥有商标之权利[18]

结语

不论欧洲和美国,在各种合作关系结束后,都会产生商标权归属的争议。台湾不论在商标法上,或者具体案例中,对此类问题的讨论不多。本文只是挑选一则与苏打绿商标归属争议,非常接近的「乐团与其经纪人或唱片公司之合作关系」,加以介绍。但其实在不同的合作关系,需参考不同的因素以决定商标权的归属。此部分有待吾人继续深入研究。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

 
作者: 杨智杰
现任: 云林科技大学科技法律所 教授
经历: 云林科技大学科技法律所 副教授
真理大学法律系助理教授
真理大学法律系副教授
学历: 台湾大学法律系
中央大学产业经济所硕士
台湾大学法学博士
专长: 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法

 


 





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