最近新闻报导，乐团苏打绿与经纪人终止合约后，请求经纪人将其注册商标转让回给该乐团，但法院判决这部分请求败诉。由于｢台湾地区｣商标法中，并没有规定「商标权的归属问题」，原则上谁去申请商标，谁就拥有商标权。但不论在美国或欧洲，的确常常会产生，当合作关系结束后，谁才是真正商标权人的争议问题。

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合作关系结束后，商标权归属争议

在美国，商标只要有使用就可获得保护，但仍可向联邦申请注册商标。一商标之使用初期，可能是多方共同合作、参与推广，才使商标变得有名。当合作关系结束，到底谁才有权继续使用商标？所谓的合作关系有各种可能，例如，员工和雇主的合作、两家公司的合作、制造商和经销商的合作、客户和业务经纪人合作。

关于此，美国发生许多案例，都是在合作关系结束后，才产生争议，争执到底谁是商标真正权利人。而法院判决的标准，也会依不同案件类型而有不同的判断依据。目前并没有统一的判断标准。

乐团和经纪人谁才是商标真正权利人

由于合作关系很多，笔者则锁定乐团和经纪人、唱片公司此种合作关系。至于谁才是商标真正权利人，还是要看乐团和经纪人实际上的合作关系。

例如，在1985年的Rick v. Buchansky案[1]，法院认为，该案中的乐团是由经纪人控制团名，成员不断更换，一共更换过22个不同成员。故该案中，最后法院认为是经纪人拥有该案的唱团名商标。但是，在1986年的Bell v. Streetwise Records, Ltd案[2]，法院却认为，乐团成员早在经纪人、唱片公司出现前，就已经开始使用该团名，且团员也很固定，故应是该团员才是商标真正权利人。以下介绍Bell v. Streetwise Records, Ltd案，供吾人思考苏打绿团名商标权归属问题。

「新版本合唱团」和其唱片公司争取商标权

本案的原告为乐团的五位成员，分别是Bell、Bivins、Brown、DeVoe和Tresvant，他们的团名是「新版本合唱团」（New Edition）。他们曾经发行过四张畅销专辑，许多单曲和音乐录像带。该团体最早在1981年组成，当时有四个成员，在波士顿进行表演。他们当时才13岁，就自称自己是「新版本」。Travis Gresham先生在看过他们表演后，成为他们的经纪人，另外也找了Brook Payne先生，成为他们的编舞者[3]。

1981年11月，当时四位成员参加一「好莱坞才艺晚会」比赛，获得首奖，得到与BIM音乐公司签约的机会，BIM的负责人为Maurice Starr先生。Starr先生当时正在开发自己的音乐「概念」，决定将这四位成员打造成新的年轻男团。Starr先生认为这些13岁少年还有待训练，但是他替他们作曲、初步录音，录成Demo带，名为「Candy Girl」。Starr先生弹奏所有乐器，包括背景和声，以及编曲、混音等[4]。

1982年冬天，Starr先生终于完成录音，并努力寻找唱片公司出版。终于在1983年，他找到Streetwise公司愿意出版该专辑。在这段期间，四位成员持续练习舞蹈，并在当地表演[5]。Starr先生与四位团员有一些磨合。其中，他要求加入一位新成员，组成五人团体。这个建议被四位团员接受。但他原本希望团体名称更改，但是成员并不接受[6]。

1982年11月、12月间，Streetwise公司与每一位成员签署契约，该契约专属授权Streetwise公司可使用其名称之权。这些成员当时才14岁，在该契约中，每一位成员，除了Tresvant，都承认「新版本」（ The New Edition）这个名称都属于BIM公司[7]。 

推出《Candy Girl》专辑后与制作公司、唱片公司结束合作关系

1983年2月，BIM音乐公司和Streetwise录音公司发行了第一张单曲《Candy Girl》，进而在6月，发行了第一张完整专辑《Candy Girl》以及其中的单曲。Streetwise公司负责营销，并支付所有的营销费用[8]。

1983年夏天，该团体中止了原本的经纪人与编舞者的契约。在9月时，他们找了新的经纪人，到11月，他们想推翻与 Streetwise公司的契约。因而，被告BIM音乐公司和Streetwise录音公司决定寻找新的五位年轻男生，重组团体，发行新的「新版本」乐团唱片，并打算向联邦专利商标局注册「New Edition」这个商标[9]。

原告等五位团员人提出诉讼，主张五位成员才是「New Edition」的商标权利人，他们才有权注册这个商标。而被告BIM音乐公司和Streetwise录音公司却主张，该公司「雇用」了这五个个人，来呈现该公司所开发的「概念」，并且促销体现这个「概念」的音乐专辑。故他们才是「新版本」商标的真正权利人，有权注册该商标。

谁先开始在商业上利用该商标？

因美国采取商标使用保护主义，谁拥有商标，主要是看利用商标的优先权。优先权（Priority）的成立，必须出于善意使用。主张者必须证明，其使用商标乃有意地、持续地，而非偶然或暂时的。其使用必须与「当前的商业利用计划」相一致。若要注册联邦商标，必须存在跨州的使用；如果是州的商标权，则只需要在州内使用即可[10]。

法院认为，在1983年2月推出《Candy Girl》单曲之前，原告中的四人从1981年开始，就已经使用「新版本」这个团名，出现在至少20多次的表演场合。他们的表演、当时的经纪人Gresham 之营销，Gresham 和编舞Payne协助他们排演、他们努力赢得唱片合约的过程，和Starr先生一起努力制作唱片，都展现了其「当前的商业利用计划」[11]。

因而，法院认为，原告等五人因为他们在麻州境内的商业使用，取得了「新版本」这个商标权利。虽然被告因为推出专辑，才是第一个在跨州使用的人，但原告等人当时仍在麻州境内同时使用，故原告等人已经利用该商标。因而，法院认为原告等人才是商标的「权利人」 [12]。

谁控制、决定商标产品之性质、质量？

其次，倘若没办法确认原告存在「先利用」的事实，亦即，如果是多方共同一起努力，则如何判断谁拥有商标权？在美国当时先例的标准下认为，必须判断「谁控制、决定使用系争商标之商品之性质、质量」 （controls or determines the nature and quality of the goods which have been marketed under the mark in question）[13]。

本案关键问题在于，到底该商标表彰的产品（goods），是「录音唱片」？还是五个年轻成员所提供的「娱乐服务」？法院认为，此时消费者对该商标的连结，亦即看到该商标联想到的是什么商品，具有决定性因素[14]。

在判断这类商标权归属的争议时，首先，法院要先界定，公众认知到该团体的质量或特性（quality or characteristic）是什么？其次，则判断谁控制该质量或特性。 法院认为，在音乐产品，拥有其艺名或团名的，通常是艺人或团体。而新版本合唱团，并没有将其权利转让、移转或卖出。新版本这个名称，属于构思这个概念和名称的个人或实体[15]。
虽然Starr先生对《Candy Girl》专辑的制作投入很多心血，但是其只是扮演制作人的角色。同样地，Streetwise公司在发行专辑上也很用心，且承担很高的商业风险，但那通常也是录音公司所扮演的角色[16]。

相对地，原告等人在发行《Candy Girl》之前，从1981年就以「新版本」知名，演唱他人的歌曲；他们的成员也很固定，并非可由制作公司随便替换成员。因而，法院认为，消费者对「新版本」这个商标所联想的商品，就是这五个成员[17]。
基于上述说明，法院认为，「新版本」这个商标所代表的质量，就是这五个成员的独特性和表演风格。因此，这个商标的「产品」，就是他们五个人所提供的娱乐服务。也就是由这五个人控制这些服务之质量。所以，五名原告拥有商标之权利[18]。

结语

不论欧洲和美国，在各种合作关系结束后，都会产生商标权归属的争议。台湾不论在商标法上，或者具体案例中，对此类问题的讨论不多。本文只是挑选一则与苏打绿商标归属争议，非常接近的「乐团与其经纪人或唱片公司之合作关系」，加以介绍。但其实在不同的合作关系，需参考不同的因素以决定商标权的归属。此部分有待吾人继续深入研究。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法