Dropbox 是提供云端储存服务的著名公司，在该公司的商业方案中，有一个「Smart Sync」智能同步功能。美国的Ironhawk公司认为，自己已先注册了SmartSync商标，故于2018年控告Dropbox公司侵害商标权。因为Dropbox公司的知名度比较高，原告Ironhawk公司知名度较低，故Ironhawk公司主张，商标混淆误认的方向，是所谓的「逆向混淆」。

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何谓逆向混淆

一般的商标混淆，乃是正向混淆（forward confusion），通常是侵权人（后使用者）使用了商标权人（先使用者）的商标，导致消费者看到后者的商标产品，误以为前者的商标。此方向是典型的混淆误认的方向。

所谓「逆向混淆」（reverse confusion），则是因为侵权人（后使用者）比商标权人（先使用者）的商标更有名。消费者看到商标权人（先用户）的商标产品，反而会误以为是买到后者的商标产品。

逆向混淆对于商标权人（先使用者）有什么伤害？逆向混淆会让商标权人丧失商标的价值，包括对商品识别、公司识别、控制商誉与知名度、扩展市场等能力，均有可能一一丧失[1]。

Ironhawk公司的SmartSync商标

Ironhawk公司是一家开发计算机软件、有效传输数据的公司，并从2004年起，使用「SmartSync」指称自家开发的软件。Ironhawk公司在2007年在美国联邦注册了「SmartSync」这个商标。与Dropbox不同的是，Ironhawk公司的商标中，Smart和Sync是连在一起，中间没有空格。

图一、Ironhawk公司注册的「SmartSync」商标。

图片来源：Ironhawk Technologies公司官网

Dropbox的Smart Sync功能

Dropbox是著名的云端存取服务提供公司。2017年，Dropbox 公司推出了「Smart Sync」的功能，让用户可以在自己的Dropbox云端储存账号中，存取所有硬盘中的数据。也就是说，在云端的空间超级大，可将整个硬盘都放在云端上。Dropbox公司使用「Smart Sync」这个商标时，Smart和Sync是分开的，中间有空格。

图二、dropbox的智慧同步（SmartSync）

图片来源：Dropbox官网

Ironhawk公司提告Dropbox

2018年，原告Ironhawk决定对被告Dropbox提告，主张Dropbox使用「Smart Sync」这个词，构成商标侵权和不公平竞争。而且原告认为，Dropbox在推出「Smart Sync」这个词时，已经知道原告商标的存在，属于故意侵权，会让消费者有混淆误认之虞。

地区法院认为不构成混淆误认

加州中区地区法院于2019年10月认为本案没有事实争议，不需召开陪审团而做出即决判决（summary judgment），判决Dropbox胜诉。法院认为，从既有事实，操作混淆误认八因素，认为没有任何理性的陪审员会认为，Dropbox使用Smart Sync，会构成消费者混淆误认之虞[2]。

Ironhawk上诉第九巡回法院，主张逆向混淆

Ironhawk对一审判决不服，提起上诉。上诉中最主要的理由，乃是认为Dropbox比自家公司有名，所以让消费者混淆的方向，属于逆向混淆。

本案中，因为被告Dropbox是有名的云端服务公司，商标权人Ironhawk公司反而没那么有名，可能会让与 Ironhawk交易的消费者，以为Ironhawk和Dropbox是同一家公司，或是有关联的公司。

相关消费者

第九巡回法院于2021年4月21日做出判决[3]。首先，法院先界定本案的相关消费者（relevant consumer）。原、被告争执在于，Ironhawk公司的相关消费者，是指目前该公司唯一的消费者，亦即美国海军；还是包括其他商业消费者？[4]

Dropbox主张，相关消费者应该限于美国海军。既然美国海军是消费者，其在采购程序中，会提高其注意程度，故不太可能会产生来源混淆或关连性混淆[5]。

但是Ironhawk公司主张，他们之前也曾经有商业客户，而且他们目前也正在向其他商业客户营销、洽谈生意。其认为，目前锁定的客户和潜在的客户，也属于相关消费者[6]。

第九巡回法院认为，由于Ironhawk公司过去曾经有过商业客户，目前正在积极的寻求更多的商业客户，故合理的陪审团可能会认为，潜在的商业客户也属于相关消费者[7]。

混淆误认八因素

美国共有13个巡回法院，就商标的混淆误认因素，在各巡回区都差不多，但引用的判决则不一样。在第九巡回法院，其八因素乃是引用1979年的AMF Inc. v. Sleekcraft Boats案[8]，故称为Sleekcraft案八因素。

这八因素为：

1. 商标识别性之强弱（strength of the mark）；
   
2. 产品服务之类似程度（proximity of the goods）；
   
3. 商标图样之近似程度（similarity of the marks）；
   
4. 真正混淆误认之证据（evidence of actual confusion）；
   
5. 所使用之经销管道（marketing channels used）；
   
6. 商品之类别，购买者购买时可能的注意程度（type of goods and likely level of care exercised by purchaser）；
   
7. 被告选择该商标之意图（defendant’s intent in selecting the mark） ；
   
8. 原告扩增产品线的可能性（likelihood of expansion of the product lines）。

第九巡回法院多数意见之认定

1.商标识别性之强弱
Dropbox主张，SmartSync是一个描述性商标，因为其中文的意思为「智能同步」，只是描述其产品的功能。但Ironhawk公司主张该商标为暗示性商标，是一个新创的词，暗示有同步储存的功能。法院认为，理性陪审团确实有可能认为其属于暗示性商标[9]。

法院认为，由于Dropbox对「Smart Sync」花了大量费用打广告，该商标在商业上识别性很强，因而可能吞噬了Ironhawk公司的知名度[10]。

2.产品服务之类似程度
Dropbox的「Smart Sync」，和原告的「SmartSync」，二个产品或服务乃高度类似，打算销售给相同的购买者，或者在用途和功能上类似[11]。

3.商标图样之近似程度
二商标图样高度近似，差别只在二个字中间有无空格。而Dropbox公司在使用该商标时，是连同自家的主商标「Dropbox」一起使用「Smart Sync」，法院认为这会恶化逆向混淆误认的可能性[12]。

4.真正混淆误认之证据
原告Ironhawk提出了某些消费者逆向混淆误认的证据。法院认为，关于实际上到底有无混淆误认，应交由陪审团认定这些证据的证明力[13]。

5.所使用之经销管道
法院自己认为，二者销售管道不太一样。不过，这应该交由陪审团，考虑所有情况以认定这个因素的重要性[14]。

6.商品之类别，购买者购买时可能的注意程度
消费者在购买时是否更专业、更加谨慎注意，这也要发回调查事实后才能判断[15]。

7.被告选择该商标之意图
Dropbox宣称，在2015年决定使用「Smart Sync」这个商标时，并不知道Ironhawk这家公司的存在。但是，在2017年正式推出「Smart Sync」功能时，已经知道Ironhawk公司了。因此，第九巡回法院认为，理性的陪审团可能会认为，Dropbox明知他人商标存在还选择该商标，是选择忽略逆向混淆的风险[16]。

8.原告扩增产品线的可能性
原告公司会不会扩增产品线？法院认为没有证据支持这点。然而，Ironhawk公司已经证明，其确实对更多的商业客户营销其产品，而可扩大相关消费者的范围[17]。

综合上述八因素，法院认为，某些因素尚有事实上的争议，因而需要交由陪审团审判。故第九巡回法院推翻一审判决，发回地院，并要求召开陪审团。

不同意见：Ironhawk 的客户都是大型公司

本案中，Wallace Tashima法官提出不同意见。他认为，就算同意Ironhawk公司的相关消费者可以扩大到其目前正在洽谈生意的商业客户，但仍然不太可能存在混淆误认。

因为，Ironhawk公司的产品都是锁定大型、专业的公司买家，这些公司有很多信息科技的专业员工。且每年的授权金都高达2万美元以上，要购买前都要经过多次的面对面会议，才有机会谈成生意。因此，Ironhawk公司的潜在买家，不太可能会出现逆向混淆，误以为Ironhawk和Dropbox是同一家公司，或二公司间有关联[18]。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法