许多老式品牌（vintage brand）曾经红极一时，但随着企业持续创新，未必能一直活跃到今日。原则上，商标若是不再使用，便会面临废止的命运，不过，欧洲法院在2020年Ferrari SpA v DU一案明确揭示得免于废止的几项条件，可说是为逐渐被岁月淘汰的老式品牌带来一线生机。

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本案 [1]上诉人Ferrari曾于1987年向世界知识产权组织（WIPO）注册下图标志为国际商标（No.515107），指定使用于尼斯分类第12类商品「车辆；陆地、空中或水上之移动装置，尤其是汽车及其零件」。其后，Ferrari于1990年以相同标志向德国专利商标局（Deutsches Patent- und Markenamt）注册为商标（No.11158448），同样指定使用于第12类商品「陆地车辆、飞机与水上车辆及其零件；陆地车辆之马达与引擎；汽车组件，包括牵引杆、行李置放架、滑雪板托架、挡泥板、雪链、空气导流板、头枕、安全带、儿童安全座椅等」。

本案系争商标

杜塞道夫地方法院（Landgericht Düsseldorf）以连续五年未使用为由，命令注销前述两者商标（后称系争商标），Ferrari不服，上诉至杜塞道夫高等法院（Oberlandesgericht Düssseldorf）。

根据调查，Ferrari曾在1984至1991年间销售名为「Testarossa」的跑车，且在1996年之前陆续销售其后续车款「512 TR」及「F512 M」。至2014年，Ferrari生产型号代号为「Ferrari F12 TRS」的一次性（one-off）跑车，从参考订单中可以发现，在本案判断是否为真正使用之相关期间内，Ferrari曾以系争商标销售替换零件与配件，供先前售出的高价奢华跑车（very high-priced luxury sports car）使用。在2011至2016年间，使用系争商标之替换零件的营业额约为17000欧元，一审判决认为该金额不足以证明系争商标的维权使用（right-maintaining use），但实际上，全球也仅有7000辆跑车使用系争商标。

高等法院认为，Ferrari相关行为是否符合欧盟商标指令第12(1)条之真正使用（genuine use）[2]，解释上容有疑义，因而暂停诉讼程序，请求欧洲法院就下列几项问题作出初步裁决：

1. (1) 商标若指定使用于广泛的商品类别，但实际上仅使用于「特定细分市场」（particular market segment），在判断是否构成真正使用时，该考虑的是整体类别或特定市场？若仅需在特定市场使用即已足，是否仅能维持在该相关市场之商标有效性？
2. (2) 如商标同时注册使用于产品及其零件，且在该产品停售之后，继续以该商标销售相关配件与替换零件，是否属于维权使用？
2. 销售已进入市场的二手商品，是否构成商标权人之真正使用？
3. 真正使用的考虑因素是否包括，商标权人为先前售出商品提供相关服务但该服务未使用系争商标？
4. 讨论是否在德国真正使用时，能否根据德国与瑞士于1892年缔结之专利、设计及商标互惠保护公约第5条，一并考虑在瑞士的使用情形？
5. 要求商标权人举证说明真正使用是否符合欧盟商标指令规定？

真正使用不必然用于整个商品类别

Ansul案：真正使用之解释

在本案，欧洲法院依循Ansul案[3]观点，解释指令第12(1)条之真正使用：

• 「真正使用」是指基于商标识别来源之基本功能而使用，以为商品或服务建立或保留销售据点，但不包括仅为保留商标权利而为象征性使用（token use）。
• 判断是否真正使用时，必须考虑所有事实与相关情况，以决定商标的商业利用是否真实（real），考虑重点包括：在相关经济部门的使用行为是否为建立或维持商品或服务之市占率、商品或服务的性质、市场特性、使用的规模与频率等。
• 真正使用不必然是用于新上市商品，若商标权人针对以往售出商品，将商标用于商品结构组件之一，或是提供直接相关的商品或服务以满足客户需求，均属于真正使用。

简言之，商标权人将商标用于替换零件同样构成指令第12(1)条之真正使用，不单是替换零件本身，就该商标指定使用的整个商品类别而言亦是如此，而且，无关乎该商标注册是否同时涵盖商品及其替换零件。

ACTC案：部分商品或服务之解释

至于指令第13条[4]提及废止范围得仅限于「部分商品或服务」，欧洲法院则根据ACTC案[5]见解，加以说明：

• 消费者购买的商品或服务若属于定义精确、范围有限且无法细分的商品或服务类别，如消费者能将该类别所有商品或服务与所注册之商标建立连结，该商标即已发挥识别来源的基本功能。此时，商标权人只要证明商标真正使用于其中某些商品或服务，即可免于废止。
• 但若是商品或服务类别范围广泛，其下可再细分为数个独立的子类别，商标权人必须就各个子类别证明真正使用，否则可能丧失就该子类别享有的商标权利。子类别是否各自独立，主要是根据商品或服务之目的与预期用途加以认定。
• 法院必须以具体方式评估商标权人的实际使用证据，判断所使用的商品或服务是否属于独立子类别，藉此将该商品或服务连结至商标指定使用之商品或服务类别。商品或服务是否属于独立子类别，与「特定细分市场」概念无关。
• 应注意的是，不能单凭商品或服务在经济分析中属于不同细分市场而否定前述判断结果，毕竟商标权人具有合法权益，得在注册指定使用的类别中扩大商标使用。

总言之，与本案唯一相关的问题是，购买商标指定使用之特定类别中某些商品或服务的消费者，是否将该类别所有商品或服务与该商标建立连结。

本案商品不属于独立子类别

在本案，系争商标指定使用于陆地车辆（尤其是汽车及其零件），实际上仅用于高价奢华跑车的替换零件及配件；不过，欧洲法院基于下列理由，认为后者非属于独立子类别，故不得认定商标权人仅将商标用于指令第13条所称之部分商品。

• 「昂贵售价」虽可能是将商品划归特定市场的原因，但无法单凭此点将该商品视为特定类别的独立子类别。
• 跑车具有高性能且经常用于赛车运动，但这仅是其预期用途之一，其当然可用于载运人员及其随身物品。一般而言，如商标指定使用之商品具有多种目的与预期用途，不会单独考虑各项目的来确定是否存在独立子类别，避免无法前后一致地辨识出独立子类别，进而过度限制商标权人的权利。因此，「跑车」自然不属于独立子类别。
• 「奢华」一词可能牵涉多种车辆类型，故同样无法据此视为独立子类别。

本案符合真正使用

尽管本案商品不属于独立子类别，但仍须判断是否真正使用。欧洲法院认为，以系争商标售出的产品数量虽不多，然而，根据Ansul案解释，该使用并非象征性且能发挥识别来源之功用，属于真正使用。因此，除非有事证显示，相关消费者认为该商品属于商标指定使用类别的子类别，否则商标权人仅就部分商品（例如高价奢华跑车）或其配件与替换零件使用商标，就整个商标类别而言，仍构成真正使用。

转售二手商品可构成真正使用

根据Ansul案，转售附有商标之二手商品并不算是商标使用，因为该「使用」是指，商标权人将商标贴附于首次进入市场的新产品；不过，若商标权人基于识别来源之功能而实际使用上商标，转售二手商品时仍可构成真正使用。

指令第7(1)条[6]之商标权耗尽规定也支持如此解释。尽管商标权人不能禁止第三方就已进入市场的商品使用其商标，但并未因而禁止商标权人在二手商品上使用商标。

提供相关服务时仍须使用商标

根据Ansul案，商标权人若以先前售出商品所贴附之商标，提供该商品的相关服务以满足顾客需求，可认定为真正使用；但若是提供服务时并未实际使用该商标，自然也谈不上是否涉及真正使用。

消除规范间之不兼容后方能引用他国使用情形

尽管指令第12(1)条并未涵盖非会员国的使用情形，但若是会员国于1958年1月1日前或其加入欧盟之日前缔结的公约，允许考虑非会员国之缔约方的商标使用情形，能否根据欧盟运作条约（Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU）第351(1)条而继续适用此类公约（例如本案涉及之1892年公约），便成为问题。

理论上，即使未按TFEU第351(2)条规定，采取一切适当措施消除规范间不兼容的情形，根据TFEU第351(1)条，1892年公约仍得适用。然而，诚如高等法院所言，如德国继续适用该公约，必然会遭遇该公约与欧盟法律不兼容的困境——德国商标若是仅凭在瑞士真正使用而维持有效性，其本身无法排除在欧盟注册的商标，理由是，在异议程序如需证明真正使用时，商标权人无法单就欧盟提供相关使用证据。

因此，必须透过解释或其他作法（包括废除），避免1892年公约与欧盟法律发生不一致后，方能在真正使用的问题上继续适用该公约。

商标权人负责举证真正使用

根据德国法，在申请废止的程序中是由申请人负举证责任，商标权人仅需充分且有根据地说明其实际使用情形即可。然而，指令第6条虽表示各会员国得自行决定商标的废止程序，但不代表该程序中的真正使用举证责任是由各会员国规定，况且，若该责任归属因各会员国法律而有不同，将导致商标权人的保护不一致，进而无法实现指令第10条所要求的相同保护。

根据先前判决，要求商标权人证明真正使用不仅是常识，也是基于程序效能的需求，就指令第12(1)条而言也是如此。因此，由商标权人负举证责任是较为恰当的做法。

结语

欧洲法院在本案依旧延续2003年Ansul案的立场，允许真正使用的情境涵盖及于配件与替换零件、甚至是消费者需求的服务（Ansul案牵涉的是灭火器及其组件、维修用品与灭火剂），能让老式品牌保留其意义并持续创造价值。不过，对于欠缺维护或相关服务需求的产品而言，恐怕帮助不大，还是必须不断转型或创新，方能维持先前奠定的市场地位。

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