欧盟商标法对著名商标的保护，除了一般的混淆误认侵权外，还包括减损其识别性或信誉（淡化），以及台湾所谓的「商标搭便车行为」。但是，并非商标达著名程度，就一定可以主张这样的扩大保护。2021年的欧盟普通法院Puma v EUIPO - Gemma Group案，认为著名商标不当然可以主张这二种保护，除非能提出足够的证据，证明有这样的风险。

图一、意大利的机械制造商Gemma Group Srl之注册商标

图片来源：Case T‑510/19, Puma v EUIPO - Gemma Group.

欧盟商标法对著名商标之保护

欧盟商标指令、欧盟共同体商标规章中对具知名度之商标（trade mark which has a reputation）之侵害类型，几乎一样。对具知名度商标的侵害类型，除了一般的混淆误认之虞外，尚包括：(1)减损识别性或声誉，及(2)不合理地利用其声誉（taking unfair advantage of repute）。

在台湾商标法的侵权类型中，著名商标虽然有淡化理论之「贬损识别性或信誉」，但并没有欧盟和德国此种「不合理地利用他人声誉」之类型。此种类型，乃指虽然不会造成混淆误认，但仍是藉由模仿，而增加销售机会等情形，或有称为「搭便车」之行为。

Puma商标和Gemma Group的跳跃的猫科动物商标

2013年，意大利的机械制造商Gemma Group Srl，向欧盟智财局申请注册一欧洲商标，指定使用于第7类的「木材加工机器；铝加工机器；PVC处理机」，其商标图样如一。

知名的德国运动用品制造商Puma SE，对该申请案提出异议。其提出异议的根据，乃是欧盟商标规章第8条(5)著名商标之保护。

Puma主张，系争商标的图样与Puma自己的商标，几乎一样或高度近似，虽然其指定使用的商品类别，与Puma的商品类别可能不类似，但因为Puma的商标属于有知名度（reputation）之商标，也就是台湾所谓的著名商标，因而，Gemma Group申请使用该商标，也可能会贬损（淡化）Puma商标的识别性或信誉，或构成第8条(5)所谓「无正当理由不合理地利用Puma商标的商誉」（without due cause ......would take unfair advantage of the repute.......）[1]。

Puma自己的在先著名商标，主要有下面二个，请见图二。

图二、Puma旗下两个著名商标

图片来源：Case T‑510/19, Puma v EUIPO - Gemma Group.

Puma商标为著名商标

2014年3月，欧盟智财局的异议部门做出决定，认为异议不成立。主要理由认为，相关消费者（relevant public）不会对这Puma商标和系争商标产生联想。Puma不服，向救济委员会提出上诉。2014年12月，第五救济委员会驳回上诉。2016年9月，普通法院认为应认定Puma商标为著名商标，废弃救济委员会之决定。2018年6月，欧洲法院支持普通法院之判决，故案件发回重审。

2019年4月，第四救济委员会着重于调查证据，认为相关证据可以支持异议部门在2014年3月所做的最初决定。

救济委员会认为，虽然本案双方的商标，确实有某程度的近似，且Puma的商标确实取得了实质的著名程度，以及高度的识别性，但Puma仍然没有证明满足第8条(5)所需的其他要件。这些要件包括：(a)系争商标指定使用商品的消费者，会对双方的商标产生联想；(b)在先商标（puma）的正向价值，会被转移到后者申请的商标；(c)后者的商标使用于非常特别的工业产品，会贬损在先商标的形象。

Puma当然不服，再次向欧洲普通法院上诉。2021年5月19日，普通法院第六庭做出其判决，驳回Puma的上诉。

Puma的主张

Puma主张，救济委员会在讨论第8条(5)的要件时，有所错误：

1. 救济委员会认为，二商标指定商品的目标消费者，乃不同的消费者，但Puma认为，二群消费者应有所重迭；
   
2. 救济委员会对于双方商标的近似程度，认定不正确；
   
3. Puma认为，救济委员会没有对在先商标著名程度做完整的检视；
   
4. Puma认为，自家的在先商标有极高的著名程度，而双方商标图样的近似程度也高，故虽然两商标指定商品有所不同，相关消费者仍然会在两商标间产生联想；
   
5. Puma认为自己并不需要证明，第8条(5)其他「贬损或不公平利用其识别性或信誉」要件的证据。

相关消费者的范围？

首先，普通法院认为，Gemma Group在后商标指定商品的目标消费者，是工业界的专家。而Puma先商标指定商品的目标消费者，则是一般大众。因而，二商标指定之产品的目标消费者族群，是不同的，这个认定没有问题。

双方商标的近似程度

Puma主张，双方的商标都是描绘在跳跃中的猫科动物，所以外观上几乎一样。但救济委员会认为，双方的商标在外观上，只有某程度的近似。普通法院认为，救济委员会有权做这样的认定。

著名程度之高低

关于著名程度的衡量，根据欧洲法院过去的相关判例，可以包括「相关消费者」（该商标指定使用于商品服务的平均消费者）的认知，假设他们都是理性地、有充分信息的，且会在相关环境中做出理解的观察。救济委员会当初并没有对相关证据做完整的评估，就直接认定Puma的商标在衣服、运动用品方面，具「实质的、非常实质的著名程度」（a substantial to very substantial reputation）。Puma则主张，自家的商标应该享有「极高著名程度」（exceptional reputation），其著名程度已经跨越了原本商标所指定商品的相关消费者，亦即已经普及于一般公众。

不过，普通法院认为，救济委员会基于以下几种理由，而不就著名程度作完整的评估，并没有错误。这些理由包括：(1)Puma所提交的文件，有些没有翻译成适当语言；(2) Puma所提出的瑞典市场的消费者意见调查并不适合，因为本案并非是以瑞典的商标提出异议；(3)救济委员会已经同意，就Puma商标的著名程度，乃是采用过去欧洲知识产权局相关决定所认定的相同著名程度；(4)之所以不准Puma对其商标是否属于「极高著名」提出证据，是因为Puma在最初的异议程序中，并没有做此主张。

不公平地利用识别性或信誉？

在本案中，由于Gemma Group才刚申请商标，并没有大量使用，因而法院同意，Puma并不需要举证真的已发生「其商标被不公平地利用」。但法院认为Puma还是必须证明，未来此种伤害发生的风险很高。

所谓「不公平的利用他人商标之信誉」，通常是指想对著名商标「搭便车」，或利用其知名度而从事交易。要证明此种伤害的危险存在，必须证明相关消费者会对两个商标产生某种联想，或某种连结（establish a link between the marks）。 法院认为所谓连结的概念，虽然在第8条(5)并没有写出来，但可由过去的判例法所建立。

Puma认为，由于二商标非常近似，且自家商标有高度著名，所以其商标识别性或信誉必然会被不公平地利用。

但普通法院认为，二商标并不完全相同，二商标指定使用商品则完全不同，目标的相关消费者也不同。Puma商标虽然具有实质著名程度，但未达极高著名程度，因此Puma并没有证明，自家商标所指定商品的目标消费者，会对后商标产生某种联想或连结。

减损在先商标之识别性或信誉？

所谓的「减损」（detriment），是指近似的商标所使用的方式，会对在先商标或其商品产生负面影响或印象，也就是一般所谓的淡化理论。

但普通法院认为，Puma虽然不需要证明，已经真的发生减损商标识别性或信誉的情况，但仍然需要证明，未来此种伤害发生的风险很高。

普通法院认为，Puma并没有提供足够的证据证明，将来发生减损其商标识别性或信誉的风险很高。二商标只有某程度近似，后商标针对的是专业工业机器，而Puma商标是在运动产品具有知名度。Puma并没有证明，为何适用后商标，会对其Puma的知名度或识别性产生负面影响。

结语

从2021年欧盟普通法院Puma v EUIPO - Gemma Group案可知，纵使属于著名商标，并不当然就存在「利用著名商标之知名度」，或者「减损著名商标识别性或信誉」，除非商标权人能提出足够的证据，证明有这样的事实或风险存在。

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法