被玩家戏称为「东半球最强法务部」的任天堂（Nintendo），近日在与盗版网站RomsUniverse的智慧财产侵权诉讼上获得胜利。本案事实并无太多争执，网站经营者也承认相关行为，最终以简易判决收场，不过，其判决内容及后续发展却令人莞尔。

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在本案[1]，任天堂指控被告Matthew Storman透过个人经营的网站RomsUniverse（后称系争网站），复制、散布、重制并提供任天堂的电子游戏ROM档案，主张被告侵害其著作权（17 U.S.C. § 501）、联邦商标（15 U.S.C. § 1114及§ 1125(a)）且构成不公平竞争（Cal. Bus. & Prof. Code § 17200），请求加州中区联邦地区法院判给法定损害赔偿金及核发永久禁制令，以防范未来侵权发生，并要求将系争网站移转至任天堂控管之下。

在著作权方面

直接侵权

双方对于任天堂拥有相关著作所有权之事实并无争执。被告在书面证词（deposition）中也坦承，其为系争网站的唯一负责人，且其或系统管理员有权将任天堂的电子游戏ROM档案上传至系争网站，供使用者下载。尽管被告嗣后另以宣誓书（declaration）否认先前说法，但法院认为，根据虚假宣誓书法则（sham affidavit rule），当事人不得以宣誓书做出矛盾证词而制造事实争议，故不予以相信，并认定被告行为符合直接侵权。

尽管被告声称系争网站是经任天堂认可的服务供货商，不过，其实际上并未引述数字千禧年著作权法（DMCA）规定，也未提供属于DMCA之服务供货商的相关证据。法院进一步指出，被告既未证明其已履行DMCA安全港（safe harbor）保护所要求的通知规定以及避免订户或是账户所有人重复侵权的政策规定，也未证明其符合豁免侵权责任的相关规定，包括按使用者指示储存侵权内容、未因侵权活动直接获得经济利益、指定DMCA代理人、在系争网站上公告DMCA通知之必要信息等，故并无DMCA适用与否的问题。

辅助侵权

辅助侵权的构成要件包括：（1）被告知悉直接侵权；以及（2）被告引诱、促使或实质上协助侵权行为发生。

根据调查，从系争网站下载的ROM档案皆可供游玩，且在本案诉讼开始之前，下载数已达约5万次之多。再者，系争网站自称「best romsite in the universe」，并列出可供下载的ROM档案清单，被告不仅对此坦承不讳，也承认其在系争网站上张贴促销广告，表明优质无限账户只要30美元，便可存取1000多款游戏ROM文件、电影、光盘映像文件（ISO ）和电子书，其中包括Nintendo Switch、Wii、DS/DS、GBA及其他游戏。而且，每当有新的ROM档案上传时，系统都会通知被告与系争网站使用者。故法院认为，被告行为已符合辅助侵权。

代位侵权

代位侵权（vicarious infringement）的构成要件包括：（1）被告直接从侵权活动获得经济利益；以及（2）拒绝行使监督或控制该侵权活动的权利及能力。

根据前述事实，系争网站使用者下载ROM档案确实已侵害任天堂的著作权，且被告以系争网站作为其唯一收入来源，允许使用者购买优质会员及终身会员，享受无限量的下载服务。再者，被告不仅是系争网站的唯一负责人，也有权封锁使用者、删除系争网站数据或变更ROM档案的可用状态。况且，被告明知任天堂主张系争网站的大多数内容均属侵权，但在收到起诉状之后，仍无意阻止任何人在系争网站新增侵权内容或停止上传侵权档案。故法院认为，被告行为已符合代位侵权。

损害赔偿

任天堂针对被告侵害的49个著作权，各主张9万美元的法定损害赔偿金，总计441万美元。不过，法院在决定法定损害赔偿数额上拥有极大的裁量权。

任天堂指出，若按「5万次下载」及「每项游戏售价约20至60美元」计算，其营收损失约为100万至300万美元。反观被告在关闭系争网站之前，其每月收入大约800美元（2019年收入约为3万至3万6千美元），而至提出书面证词时，其生活仅能依靠失业救济金和食物券。因此，法院在衡酌被告故意、失业状况以及已关闭系争网站等情事后，决定就各著作权侵害判给3万5千美元，总计171万5千美元。

此外，鉴于被告已构成著作权侵害，法院也判定其行为构成不公平竞争。

在商标权方面

明确认知的侵权主张

任天堂声称，开启盗版游戏档案时会显示其商标，以及被告利用该商标宣传盗版游戏销售并鼓励网站使用者下载。法院认为，前者明显是针对使用任天堂商标的著作的攻击性盗版档案，但不构成联邦商标法上明确认知的侵权主张（cognizable infringement claim），反倒是「宣传销售及鼓励下载」此行为，构成明确认知的侵权主张，因此，法院进一步判断任天堂的商标侵权主张是否成立。

商标所有权与混淆误认之虞

双方对于任天堂拥有相关商标所有权之事实并无争执。法院虽表明采用第九巡回法院在AMF案[2] 提出的8项混淆之虞判断因素，但也指出若事涉仿冒，由于仿冒商标本质上便会造成混淆误认，自然不必逐项判断。极其明显，被告使用任天堂商标宣传盗版游戏，当然构成混淆误认之虞。

损害赔偿

任天堂针对被告故意侵害的28个商标，主张总计40万美元的法定损害赔偿金。法院认为，各商标平均为14286美元，该数额并未逾越法律规定且属适当，故如数判决。

整体而言，本案针对著作权及商标侵害判给的法定损害赔偿金约为210万美元，但考虑到被告经济状况，法院同意其分期赔偿，每月仅需偿还50美元，只是如此一来，清偿期间便长达3500年之久。

在永久禁制令方面

关于核发永久禁制令，法院认为任天堂仅符合「维护著作权法及商标法之权利系基于公共利益」此项考虑因素（其余拒绝理由如后），因此驳回其请求。

无可弥补之伤害

任天堂指出，其无法管控从系争网站下载的盗版游戏内容或质量，导致其商誉和声望受损，况且已有约5万次非法下载，也造成其营收损失（如前所述，约100万至300万美元）。不过，法院认为营收损失无法证明受到无可弥补之伤害。

法律救济不充足

任天堂主张，由于被告是故意侵害著作权与商标，若不核发永久禁制令，被告可能重操旧业而继续侵权。但法院认为，被告已自行关闭系争网站并移除非法内容，而且法院已判给任天堂法定损害赔偿金，足以填补非法下载所生的营收损失，故并无救济不充分的疑虑。

权衡双方受害轻重

法院表示，禁止被告侵权与是否核发禁制令无关，但既然系争网站已经关闭，纵使未核发永久禁制令，任天堂也不致因此蒙受损害（hardship）。

结语

在网络侵权诉讼虽然多半聚焦在著作权，但实际上，商标也是主张损害赔偿金的重要请求权基础。然而，胜诉判赔后的事态如何发展，有时颇出人意料。在本案，尽管法院同意每月仅需支付50美元的损害赔偿金，不过，被告在首期即未支付。且根据诉讼文件，被告似乎有意重启网站，但不会放上任天堂相关内容，只是此举已令任天堂大为不满，认为其未支付损害赔偿金显然构成「法律救济不充足」，因此再度请求法院核发永久禁制令——而这次，任天堂试图援引刚立法不久的《2020年商标现代化法案》有关「无可弥补之伤害」法律推定 [3]（可参考前文：美国商标现代化法案 2021年底将正式上路！），其结果如何值得关注。

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