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台湾商标法第63条规定若商标「无正当事由迄未使用或继续停止使用已满三年者」，智财局「应依职权或据申请废止其注册」。另若权利人有授权他人使用时，必须在「被授权人有使用」之情况下，才不予以废止。但是「使用」定义并不在第63条，而是在第5条规定「商标使用」之三要件：（1）具有营销之目的；（2）足以使相关消费者认识其为商标；（3）特定使用方式，其包括：将商标用于商品或其包装容器；持有、陈列、贩卖、输出或输入前款之商品；将商标用于与提供服务有关之物品；将商标用于与商品或服务有关之商业文书或广告等等，且以数字影音、电子媒体、网络或其他媒介物方式为之者亦适用。

本文建议就「足以使相关消费者认识其为商标」之要件可更精致化，以针对未按照原申请型态使用之商标，建立明确的废止判断因素。以下本文举美国联邦第四巡回上诉法院（United States Court of Appeals for the Fourth Circuit）于2003年的Sloan v. Auditron Elec. Corp.案判决[1]（称「Sloan案」）为例，介绍针对字体商标（文字、字母、数字等类型的商标），如果以造型字体申请商标时，使用该商标时必须依获准之造型字体使用；否则可视为「未使用」。

15 U.S.C. § 1064（或Lanham Act § 14）规定申请商标废止（cancellation）之条件；而其指出一旦商标已经被放弃（has been abandoned），则因商标权之行使而受有损害者可提出废止商标的申请。另于商标侵权诉讼中，被控侵权者可以「商标放弃」争点做为系争商标权无效之抗辩理由。

此「商标放弃」的争议其关键在于「使用」的形式是否造成系争商标的放弃（abandonment）。根据15 U.S.C. § 1127，有两种状况会导致商标「拟制为放弃」（shall be deemed to be “abandoned”）。第一种为商标权人未继续使用其商标且具「不再重起使用的意图」（intent not to resume such use），而Sloan案即属此类。第二种为系争商标已变成通用名词（generic name）。另判例法创设第三种「放弃」类型，即所谓「赤裸授权抗辩」（naked licensing defense）[2]，其指出造成系争商标被放弃之授权行为，包括：（1）于授权时未考虑如何维持商标产品或服务的质量；（2）授权的结果竟是准许「侵权使用」（infringing use），亦即授权契约未规范使用的限制或范围。

根据§ 1127，证明第一类「拟制放弃」之相关证据原则有三项。第一是「不再重起使用的意图」可藉由情况证据（circumstantial evidence）所左证。第二是当商标未使用达连续三年时，其可视为「放弃」的初步证据（prima facie evidence），因而有「推定放弃」的效果。第三是商标的「使用」指在通常的交易活动（ordinary course of trade）中所从事的「善意」（bona fide）使用，而仅为了维持商标权有效性的使用则不属之。值得注意的是，虽「使用」用语从文义上而言并无「商业上」（in commerce）的要件，但是法院认为该「使用」即「商业上使用」（use in commerce）。

第一类「拟制放弃」有二要件，一是系争商标的「不继续使用」（discontinued use），而二是商标权人有「不再重起使用的意图」；该些要件皆与商标权人的使用行为有关。

在商标侵权诉讼程序中，法院得在当事人声请下以「中间裁定」检视商标放弃是否成立。对「不继续使用」和「不再重起使用的意图」等二要件，上诉法院于审理「中间裁定」时，其检视有无相关事实证据属必须由陪审团来认定者。判断上，上诉法院会以中间裁定声请人的「对造」为有利的考虑，来检视相关证据是否支持下级法院的裁定。另在「商标废止」程序中，对于商标之放弃，申请人的举证责任为「优势证据」（a preponderance of the evidence）。

因此，于检视相关判决时，因为判决可来自侵权诉讼或行政诉讼，以致因程序或举证责任的不同，而导致事实情境虽类似但却有不同的裁定，故一判决所涉及的事实并不一定能用于另案中之「商标放弃」认定。然而，判决个案的相关事实仍可做为思考上之参考因素。

第四巡回上诉法院于2003年的Sloan案判决中维持地方法院「商标已被放弃」之中间裁定，主要是因为商标权人无法举出以原造型字体使用的证据。

商标权人William G. Sloan先生（称「Sloan先生」）于1965年获得系争商标（图1）。系争商标为「Auditron」的造型字体，其特征在于「A」字母右部分有延伸的部分以在其他字母下面形成「底线」，而其他字母除了「i」之外皆为「大写」。此外，「Auditron」的字体部分为浅色，而背景部分为深色。系争商标指定使用在记账、会计、税务等服务类。Sloan先生在加州（California）提供会计服务。自1968年起，Sloan不再使用原注册时的「Auditron」造型字体，但在维持「Auditron」文字的情况下以其他造型字体做为营业识别用。

被告Auditron Electronic公司于1978年开始于宾州（Pennsylvania）营业并销售扩音机产品。被告在1980年代中期渐渐将经营内容转向为计算机软件，并因而于1998年设立「auditron.com」的网站。

原告之子在1999年准备要承接其事业。在准备注册网站之过程中，原告之子发现被告的网站。之后，原告对被告提出诉讼，而其中一项请求权基础为商标侵权。关于商标侵权部分，被告主张原告已放弃系争商标。地方法院同意被告主张，并以中间裁定而驳回原告之诉。

原告不服而上诉。关于「商标放弃」争点，原告主张其有商标使用的事实，而其论证有三部分：（1）系争商标是「Auditron」之文字本身而非造型字体；（2）系争商标有使用在其木制的办公室招牌上，且有出现在营销文件内；（3）原告在出售事业给其子的同时却继续保有商标权，并且向官方申请延长商标有效期间。

Sloan先生主张他当初希望申请的是「Auditron」文字商标且并未限定特定的设计。对此，上诉法院认为主管机关的法规规定申请人于商标申请时应选择提出「书写体图样」（typed drawing）或「特殊型态图样」（special form drawing），前者的权利范围不限于文字的表现形态，而后者针对的商标图样为文字、字母或数字之特别形式的书写（lettering）或特别的标点（punctuation）方式。因为Sloan先生选择「特殊型态图样」，则其商标使用必须依照其当初申请的图样。

在系争商标应限定为造型字体的情况下，因为Sloan先生自己承认其未按照原造型字体来使用「Auditron」商标，故上诉法院认定被告已善尽「商标放弃」争点的初步举证责任，而必须由Sloan先生举证商标使用。然而，Sloan先生之举证并未成功。上诉法院认为Sloan先生仅仅自承其办公室招牌或营销文件上有使用「Auditron」之造型字体。但该商标使用的证词除了未有数据左证外，也与其他证词有所矛盾。上诉法院认为Sloan先生不能以自已证词间的矛盾来主张有关键的事实应由陪审团认定。

再者，Sloan先生主张上诉法院应以「延续性商业印象理论」（continuing commercial impression theory）来检视系争商标的变形使用是否仍属于「善意」使用。「商业印象理论」是指「在商标的不同变形中有『延续性的共通元素』（continuing common element），而该共通元素具影响力且塑造了延续性的商业印象」。换句话说，商标的变化仍维持原本的识别特征，而识别特征具延续性而不因整体商标的些微变化而失去辨识服务或商品来源的特性。

针对「商业印象理论」的争点，Sloan先生主张应由被告举证其所使用的「Auditron」字体并无「延续性的共通元素」，但上诉法院不同意，因为被告已尽初步举证责任。因而，在Sloan先生无法举证不同的「Auditron」字体间具有「延续性的共通元素」的情况下，上诉法院认为Sloan先生未能反驳商标放弃的推定。

最后，Sloan先生主张尽管系争商标处于「未使用」之状态，其仍有重起使用商标的意图。不过，Sloan先生仅引述自我证词而表示，虽其事业转手给其子，但却保留系争商标的所有权，而且有办理系争商标有效期间的延展。对此，上诉法院认为该证词仅代表Sloan先生主观上不愿意舍弃商标，但不代表其有重起使用之意图。因而，上诉法院裁定地方法院对商标放弃之中间裁定并无错误。

根据Sloan案，对于造型字体类的商标，使用时必须以原造型字体为准，否则可能被视为「未使用」。本争议的关键是「延续性商业印象理论」能否适用于原商标的变化使用。该理论检视原本的系争商标使用是否能「硬搭」（tacked onto）后续的使用型态。「硬搭」成立的条件为原本的系争商标使用是后续的使用型态之法律上等价物，或是二者间无法区隔，以致消费者视二者为相同的商标[3]。

借镜美国法的经验，本文建议台湾商标法第63条应增订一项而规定「未按照原商标之型态使用该商标以致相关消费者不能辨识为原商标者，推定为该商标已未使用或继续停止使用」。如此，第5条之商标使用要件之一「足以使相关消费者认识其为商标」可优化，并可强化商标法对保障产品或服务来源之目的。

Sloan v. Auditron Elec. Corp., 68 F. App’x 386 (4th Cir. 2003).
Exxon Corp. v. Oxxford Clothes, Inc., 109 F.3d 1070 (5th Cir. 1997).
George & Co. LLC v. Imagination Ent. Ltd., 575 F.3d 383 (4th Cir. 2009).