对于著作及其改编作品的管理者或相关企业而言，若能将创作者姓名和著作名称注册为商标，无疑是在著作权之外增添一项强而有力的保护，然而，实际上是否能获准，在欧盟实务上却有相当的不确定性。因此，欧盟上诉委员会有意藉由一代英国文豪乔治奥韦尔（George Orwell）的相关商标申请案，请求大上诉委员会做出一致性解释，以解决裁决歧异情形。

图片来源 : shutterstock、达志影像

申请人The Estate of the Late Sonia Brownell Orwell[1]曾于2018年向欧盟智慧局（EUIPO）申请注册商标「ANIMAL FARM」、「1984」及「GEORGE ORWELL」（后称系争标识），惟均遭到部分否准。2020年，申请人向上诉委员会（Board of Appeal，BoA）提出上诉，BoA虽做出裁决[2]，但并未真正解决争议，而是根据欧盟商标授权规则（Delegated Regulation 2017/1430）第37条提交大上诉委员会（Grand Board）定夺，请求解释系争标识是否仅是描述系争商品及服务类别的内容或主题。

一般而言，BoA通常是由3名成员（其中一人担任主席）共同做出裁决，部分案件则可由单一成员决定，但若是当BoA或主席团（Presidium）认为案件存在法律困难点或重要性、或是在特殊情况下——例如BoA过往就相同法律问题曾做出不同裁决（亦即本案情形）——便可向大上诉委员会提交该案件。大上诉委员会由9名成员组成，包括担任主席的BoA庭长（President）、委员会主席以及其他获选的普通成员。

BoA表示，主管机关过去对于书名、著名作品人物或知名作者姓名能否注册为商标，看法上多有分歧，尤其是在第9类（影片、CD、电影）；第16类（印刷物、照片、书籍、绘画）；第28类（游戏、玩具、小雕像）；第41类（娱乐、文化活动、教育服务）：有时，即使此类标识众所周知，却以公众将之视为印刷物或教育服务的来源指示而仍获准注册；但有时又认定此类标识仅是内容信息或说明商品或服务的主题，不具识别性且为描述性而不准注册。

EUIPO的否准理由

EUIPO主要是以欧盟商标规则第7(1)(b)及(c)条为由，认定系争标识就系争类别而言欠缺识别性且属于描述性。

关于书名「ANIMAL FARM」和「1984」

某些书名由于极富盛名，其主题意义（thematic significance）已远超出实际书籍内容之外而成为「日常语言」（entered into the language），即使是未曾阅读过该书的消费者，也能从书名立即联想到书中的某些概念，而这些概念彷佛有了自己的生命一般，在公众的日常对话中频繁出现。

尽管名气并非是商标保护的障碍，但公众经验仍是必要考虑之点。EUIPO认为，系争书名与已获得寓言故事地位的「THE JUNGLE BOOK」及「PINOCCHIO」类似，历经多次改编后已削弱与原始著作的关联性，得以在重新想象和重新脉络化（例如嘲讽）之下而仍保留核心信息，其性质与呈现日复一日的叙事作品「e journal d’Anne Frank」大不相同，后者自然无法作为本案的裁决先例。

至于作品的著作权保护，则与商标的绝对不准注册事由之判断无涉。

关于人名「GEORGE ORWELL」

虽然作者姓名并非当然无法注册，但乔治奥韦尔与仅有单一作品的安妮法兰克（Anne Frank）不同，除了写出经典作品《1984》和《动物农庄》外，作品还包括其他小说、散文、回忆录、文学批评和政治评论，是20世纪的重要文学家之一。因此，就系争类别而言，消费者不仅认为系争人名不具识别性，更会将之视为指向乔治奥韦尔的描述性标识。EUIPO认为，此情形与自传体作品《安妮日记》（Le journal d’Anne Frank）不同而无法加以援引，反而是与经长久使用后成为通用标识的SIBELIUS（R 2382/2017-2）一案类似。

此外，著作权存续并非提供人名永久商标权的充分理由。

BoA可能否准的其他理由

BoA虽未做出最终裁决，但仍提出其他可能否准的理由，并要求申请人进一步说明：

关于书名「ANIMAL FARM」和「1984」

就「1984」而言，消费者可能将该标识视为系争商品或服务的内容或主题信息，并合理认为系争商品或服务与该年份发生的事件或情况相关，而且，该年份是否发生重大事件或公众是否有所意识皆无关紧要，单凭指明某个时间范围就足以构成描述性。

申请人认为，即使是以说明性的方式将「1984」作为书名使用，也是欧盟商标规则第14条所允许。不过，为避免驳回，申请人删除「日历」商品且有意附加上「涉及政治及/或社会性虚构艺术作品」等语，并提出后天识别性证据。至于「ANIMAL FARM」，BoA表示，搜寻后可以发现该标识是出版物、游戏、娱乐及教育领域的流行词汇，也有众多以农场和动物为主题的游戏或玩具人偶，显然就系争类别而言属于广为使用的经典主题，当然不具识别性且属于描述性。

同样地，为避免驳回，申请人有意附加上「与玩具农场无关」「涉及政治及/或社会性虚构艺术作品」等语，并提出后天识别性证据。

关于人名「GEORGE ORWELL」

尽管申请人透过其使用和控制系争人名标识的方式，可确保消费者轻易了解系争商品或服务是来自申请人或是相关企业，但BoA认为，该作法反而是在系争类别与涉及乔治奥韦尔的内容或主题之间建立直接链接。

不过，申请人反驳，人名也可能基于名气而作为著作名称之一部分，如此未必会使人名具描述性而无法作为商标，更何况，欧盟商标规则第14条也允许此类说明性的使用方式。再者，EUIPO过去已准许不少人名注册为商标，例如「STEPHEN HAWKING」「AMY WINEHOUSE」等，足见主管机关亦承认人名可作为商品或服务的来源指示。

先前裁决的歧异情形

为了突显先前见解的不一致性，BoA列举出几项重要裁决摘述如后。

以书名注册商标

• THE JUNGLE BOOK（R 118/2014-1）
  若公众认为标识只是提及某个著作（包括改编作品）或故事类型，而无其他传达识别功能的附加要素以供指示商业来源，就以该故事作为主题之商品或服务而言，通常属于描述性且不具识别性。
• PINOCCHIO（R 1856/2013-2）
  倘若书名广为公众所知悉，以致在指定使用之商品或服务中仅是指涉该著名故事或书名，则欠缺识别性。这通常是因为故事有众多出版版本，或有电视、戏剧、电影等大量改编作品而可以触及广泛群众所致，例如长久流传的儿童故事「PINOCCHIO」即是一例。
• Le journal d’Anne Frank（R 2401/2014-4）
  尽管安妮法兰克的故事广为人知，但由于「Le journal d’Anne Frank」并未描述或表明第9、16及41类商品或服务的特性，公众可能将之视为商品的制造商或服务的供货商。
• Der kleine Hey（R 881/2014-5）
  书名未必会传达出版物主题的信息，除非该标识不仅是作为书名，在公众认知及理解中已演变成为一般性指示。
• Winnetou（R 1297/2016-2）
  「Winnetou」不仅是著名文学作品所创造的人物，也已衍生出其他抽象独立意义（意指可敬的美国原住民），故就第9、16、28及41类商品或服务而言属于描述性且不具识别性。

BoA特别指出，EUIPO有关书名的审查基准应更为具体：一方面，该基准认为（著名）书名可视同说明出版品等商品的内容或主题，但另一方面，却也要求在适用欧盟商标规则第7(1)(b)条时需从「日常语言」的角度解读书名。

以人名注册商标

• MUSEO GAUDI（R 2196/2016-2）
  由于「MUSEO GAUDI」可使公众立即在指定使用之商品（电子／印刷出版品）或服务（文化和教育服务）与知名西班牙建筑师高第（Antoní Gaudí）及其作品之间建立说明性链接，故不具识别性且属于描述性。
• JANIS JOPLIN（R 2292/2014-4）
  若将艺术家姓名贴附于CD、DVD且在包装及网站上显示，无论是否知名，都不能排除消费者可能将之视为来源指示，而不仅是认知为表演者姓名或相关信息的主体。由于「JANIS JOPLIN」并未描述CD、DVD或网站信息属于特定类型（例如摇滚或蓝调音乐），因此消费者不太可能将之视为商品内容或主题（CD、DVD或可下载音乐档案）或服务（提供音乐或娱乐信息之特色网站）的说明，自然不适用欧盟商标规则第7(1)(b)及(c)条规定。

结语

国际商标协会（INTA）曾在2021年3月向大上诉委员会提交两份法庭之友意见书，表示不该排除知名作者姓名与著名文艺作品名称的商标保护可能性，也不该从更严格的角度检视此类标识，而是必须考虑到个案情况与随着时间变化的大众认知；再者，书名不因名气而当然属于某些商品或服务的描述性标识，如此一来将导致所有知名标识都无法获得商标保护。

大上诉委员会最终会如何裁决，相当值得关注，因为单就「书名／人名」与「指定使用类别」两者结合观察，先前裁决显然有不一致，又或者该说是，不容易了解主管机关是基于哪个关键点予以准驳。举例来说，华纳兄弟（Warner Bros. Entertainment Inc.）以「Harry Potter」相关文字及图形，共计向EUIPO申请16件商标，指定使用类别大多涵盖第9、16、28、41类，其中甚至包括系列作品的各集完整书名——就书籍而言，书名不就是有关商品内容的描述吗？

备注：

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