组合商标中，往往包含多个元素。在实际使用商标时，有时为了设计考虑会变换商标，省略某些元素。当实际使用商标与注册商标不同，超过五年不使用就可能被废止。2021年欧盟普通法院在 Fashioneast Sàrl v EUIPO案中，认为组合商标使用时省略部分元素，与原注册商标图样不同，支持欧盟知识产权局废止RICH JOHN RICHMOND这个商标的决定。

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事实背景与系争商标

Fashioneast Sàrl v EUIPO案[1]的基本事实如下。2011年，Fashioneast公司与AM.VI. Srl以图一设计，提出欧盟商标申请，并指定使用于多种商品类别，包括衣服、美妆与流行配件等。

图一、系争商标注册之图

图片来源：欧盟知识产权局

本案另一当事人为意大利的创业家Saverio Moschillo，其多年以来，制造销售英国设计师John Richmond 的设计作品。但是，设计师因为投资公司Fashioneast公司的资助，重新控制他的成衣系列设计，并取得与自己同名的John Richmond商标后，与Moschillo先生之间的法律诉讼随之展开[2]。

2016年，米兰法院命令Moschillo不得再使用John Richmond或Richmond之姓名。因而，Moschillo提出反击，向欧盟知识产权局提出废止申请，废止系争的「RICH JOHN RICHMOND」商标[3]。其提出的理由，乃认为，系争商标已经超过五年未使用，而应予废止。

商标连续五年不使用而废止

根据旧的2009年欧盟商标规章第51条，也就是新的2017年欧盟商标规章第58条，乃规定商标之废止（revocation）。第58条(1)(a)规定第一种废止理由：「如果在连续五年内，该商标未在欧盟就其注册的商品或服务真正使用，并且没有正当理由不使用；但是，如果在五年期限届满和提交废止申请或反诉之间的间隔内，该商标已开始或恢复真正使用，则任何人不得主张撤销欧盟商标所有人的权利；但是，在已经连续五年不使用的期限届满后，在他人申请或反诉主张提出前三个月内开始或恢复使用，如果是因为他人将提出废止申请或反诉主张后才开始或恢复使用之准备，则不予考虑。[4]」 欧盟知识产权局的废止部门（Cancellation Division）支持Moschillo先生的主张，认为系争商标确实超过五年未使用，而废止了「RICH JOHN RICHMOND」商标。商标权人不服，向欧盟知识产权局的第二上诉庭提出救济。

第二上诉庭支持废止部门的原决定，认为商标权人所提出的使用证据，所使用的商标，与注册的商标不相同，且不相同的程度不在可接受的范围[5]。

欧盟普通法院判决

该案又在2020年诉到欧盟普通法院。

商标权人承认，所提交给欧盟知识产权局的商标使用证据，所使用的商标，确实与注册的商标不完全一样；但是他们主张所使用的商标，仍有使用到注册商标的主要元素，亦即同时使用「Rich」和「Richmond」，因而并没有丧失原注册商标的「识别特征」（distinctive character）。

但是，法院并没有被商标权人的主张所说服。法院判决论述集中于下述四点：

1.使用Richmond就算是同时使用Rich？
商标权人主张，他们在使用Richmond这个字的时候，其实是同时使用了Richmond和Rich，也就是将二个合而为一[6]。

他们主张，Richmond是他们公司的主商标，而Rich则是副商标。过去的法院判例中曾认为，两个商标可以独立的方式一起使用，并使用或不使用制造商的公司名称[7]。

但是，法院认为，不能将使用Richmond，就认为同时使用了Rich。法院澄清，不能考虑其中一个元素（Richmond），以评估是否有真正使用另一个元素（Rich）、或另一个商标的其中一部份[8]。换句话说，虽然有使用「John Richmond」，但不能说同时也使用了「Rich」。

2.整组商标中部分元素可以省略？
商标权人主张，整组商标中，某些元素省略，应该不妨碍还是使用同一商标。根据过去的法院案例，当商标由若干要素构成或组成，且其中一个或多个要素不具有识别性时，对某些要素的更改或省略，不会改变整个商标的识别特征[9]。

但法院认为，如商标权人所主张，作为主商标的「Richmond」这个元素具有高度识别性。此外，欧盟知识产权局也指出，(1)「Rich」这个元素，因为其字体、大小和在该商标中的位置，而在有系争商标中有关键角色；(2)「John」这个元素也具有某种识别性，不能被当作可忽略（negligible）之元素；(3)「John Richmond」这个词也是独特元素，可以识别出商品的设计师，加上整个名字的字体、位置和长度，使其清晰可辨，因此不能被当作可忽略。因此，由于这三个要素中的每一个都至少具有一定程度的识别性，省略其中一个元素，就会改变整个系争商标的识别特征[10]。

3.在商品不同位置上使用Richmond和Rich
商标权人又主张，他们在同一个产品上确实有使用Richmond和Rich，只是使用的位置不同。法院仔细检视了相关证据发现，虽然在某些商品上，确实有同时使用「Rich」和「Richmond」。但是，系争商标属于一个图形商标，除了有这三个单字之外，还包括这三个字的相对位置，以及字体。其中，Rich这个字特别大且粗，放置于「JOHN RICHMOND」的正上方。这些字的字体、相对位置等，才构成了原本注册商标的内容[11]。

法院一方面认为，商标权人在产品上只有分开始用Rich和Richmond这二个字，缺少了John[12]。而且，就算认为有使用Rich和Richmond，但这两个元素在商品上的位置距离太远，不足以认定，这二个元素会被认为是属同一个商标[13]。这两个元素在产品上的位置分开放，无法被消费者认识是原注册商标内容，因而改变了其识别特征[14]。

4.授权契约中有提到涵盖系争商标
商标权人最后提出，其在2009年曾与另一家公司签署的授权契约中，提到本授权协议中所指的商标，指的是「John Richmond」这个商标，以及从这个商标衍生出来的其他商标。因而，所谓衍生出来的其他商标，应该可以包括本案的系争商标，亦即「RICH JOHN RICHMOND」[15]。而且，后来这家签约公司开出的发票，就有写到「Rich」。两相连结，可认为有使用系争商标[16]。

但法院认为，该授权协议中，并没有明确地将「RICH JOHN RICHMOND」写出来；只是在解释上，系争商标可能包含在该授权协议中的授权范围。由于没有明确写出系争商标，又没有其他相关联的证据，不能认为该商标有被真正使用[17]。

其次，签约公司开的发票虽然提到「Rich」，但该发票的相关产品，似乎不在授权协议的范围。且发票仍没有将系争商标「RICH JOHN RICHMOND」写出来，故无法与授权协议建立清楚的链接[18]。

因此，最终欧盟普通法院认为，商标权人所提出之证据，没办法证明有真正使用系争商标，故驳回其上诉。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法