根据美国商标审查手册（TMEP），单一创意作品名称不得注册为商标，其理由与商标法及著作权法的保护期间不同有关；相对地，若是系列作品，则不受此限制。尽管如此，美国商标审判暨上诉委员会（TTAB）在本案却从「指示来源功能」着眼，例外允许单一书籍名称得受商标法保护。

图片来源 : shutterstock、达志影像

本案[1]商标申请人Celeste Ortiz于2017年11月18日注册标识「ENGIRLNEER」（后称系争标识）并指定使用于第21（茶杯、咖啡杯、马克杯）、22（徽章及钥匙使用的颈部挂绳）及25（套头衫、衬衫、运动衫）类。Shannon DeVivo随即提出异议，主张在本案申请日之前即已持续使用「ENGIRLNEER」标识提供STEM领域的教育信息及书籍，因而双方标识有混淆误认之虞。异议人也于2018年9月7日及2019年5月23日申请注册相同文字并指定使用于第16、35及41类，审查官则以可能与系争标识产生混淆误认为由，暂停准驳程序。

异议人是否善意先使用

系争标识是结合「engineer」与「girl」的新创词汇，暗指女性工程师。该词汇在异议人使用的类别领域并无固有涵义，可视为具识别性的普通法标识。为主张先使用之权利，异议人必须举证其首次使用早于本案申请日。

标识用于商品或服务

美国商标法上并未定义何谓「服务」，但根据判决先例及TTAB观点，服务范围包罗万千，标识所涉及的活动只要是定期或反复发生，均无不可。

异议人本身为环境工程师，在2017上半年创造「ENGIRLNEER」一词后，于同年6月申请域名engirlneer.com，9月开始发布网站内容，各网页顶部均以大型字母置中显示「ENGIRLNEER」，并且以互动方式为访客提供信息。

最迟于2017年10月30日，异议人即已在网站上透过女性虚构角色，提供各STEM领域介绍（包括化学、地质、生物、交通安全与供水）、实际应用的解决方案、未来职业等信息，同年11月11日开放书籍免费下载，并于2018年1月首次在amazon.com上架书籍（唯有此时点晚于申请日）。而异议人在供下载书籍的末页放上戳章设计，中央有「Engirlneer」字样，围绕的圆环则有「Teamwork • Creativity • Hard Work • Design • Innovation」等文字。

为推广STEM相关书籍、信息服务及网站，异议人也定期为学龄女性举办演讲与活动。

标识实际使用情形

异议人并未主张以书籍名称作为标识，且表示「ENGIRLNEER」一词是作为书籍的来源指示之用，主要出现在下列位置：

书籍内容虽未表明任何角色为「ENGIRLNEER」，但根据书名及网页编排，显然Betty、Chole、Elan、Sally等角色皆是「ENGIRLNEER」。至于申请人指称末页的赞扬性戳章意图伪装成第三方认可戳章，故无法作为来源指示，TTAB则认为，圆环中的文字旨在描述工程专业女性的特质，并非第三方认可戳章。

简言之，异议人使用「ENGIRLNEER」至少包括三个作用：融入戳章设计；作为书名之一部分；指称书中虚构角色。

根据美国商标法，商标包含得以与他人商品或服务相区隔之任何文字、名称、符号、图样或两者以上组合，并且必须创造出独特商业印象，藉以发挥识别来源的商标功能。TTAB指出，尽管实务上许多商标都与书籍相关，包括作者、系列作品名称、部分书名、虚构人物、出版商等，但单一书籍名称仅是作为描述性指示（说明书本内容），自然不具商标作用[2]；同理，书名及书中出现的角色也未必能识别书籍来源。不过，异议人未单纯使用「ENGIRLNEER」作为书名之一部分或指称虚构角色，而是用于戳章设计——此举可作为来源指示。

参考先例：In re Polar Music Int’l AB, 714 F.2d 1567 (Fed. Cir. 1983)

TTAB援引流行音乐团体ABBA的商标诉讼案件，说明该案法院在检视唱片、商品封面及唱片销售据点使用的标签后，发现「ABBA」确实可独立作为唱片的来源指示，并非仅用以表明歌手身分。法院指出，唱片与录音带不单是塑料制品，还包含声音，各个录音作品因而具备独特性，这也是消费者购买的原因。消费者期待的不只是声音质量，还包括唱片的录制质量及其本身的物理质量，并且，贴附着「ABBA」标识——这正是标识在录音作品上代表的意义。

同样地，异议人除了在书名及书中人物团体使用「ENGIRLNEER」，在书籍次页以大型字母显示作为信息出处，并且结合戳章设计，不仅可用以识别来源，也向公众表明某种质量及永续性。

TTAB的其他响应

• 申请人质疑消费者未必知悉异议人的网页，但证据显示，该网站自2017年11月11日起提供书籍免费下载，异议人也透过相关社群推广、定期举办教育活动并且提供贴附「ENGIRLNEER」标识的小物品。
• 申请人质疑异议人未以样本提供下载或订购说明，但TTAB指出，点选书籍图片即可免费下载，而申请人所援引的规定（TMEP § 904.03(e)）是适用在软件及影音档案下载情形。
• 申请人认为异议人未主张网站上的商业使用为善意交易（bona fide monetary transaction），TTAB认为，证明先使用不必有盈利的销售行为，即使是基于宣传或教育推广而提供贴附标识的小物品，亦视同使用。

TTAB认定，异议人在为有意了解STEM职业的学龄女性及其父母与导师提供后述商品及服务上，确实是先使用「ENGIRLNEER」标识：(1)STEM相关信息服务，包括交互式网站；(2)介绍STEM教育信息的特色网站；(3)不可下载的在线教育信息；(4)可下载的儿童读物。

双方标识是否构成混淆误认之虞

TTAB在本案使用DuPont因素[3]判断是否可能致生混淆误认，「标识」与「商品或服务类别」的相似程度最为关键。

标识近似程度

异议人所使用的标识与系争标识完全相同，而且申请人是以标准字母注册，故系争标识的呈现方式不限于特定字型风格、大小或颜色。

商品或服务类似程度

单凭商品或服务具竞争性或是透过相同管道交易，都不足以构成混淆误认之虞，必须双方商品或服务的关联性、或营销条件或活动会触及相同消费族群而导致误认来源方可。不过，因为双方使用的标识相同，所要求的商品或服务类似程度较低，只要申请人指定使用的品项与异议人实际使用范围有关联性即已足。

异议人表示，虽然是在申请日之后，但其已在T恤、背心、运动衫、连帽衫、马克杯、贴纸、明信片、贺卡、托特包等附随商品（collateral product）上使用「ENGIRLNEER」标识，而根据证据，TTAB认定申请人之运动衫／衬衫、杯子／马克杯以及用于徽章与钥匙的颈部挂绳，和异议人之书籍、STEM相关教育及专业信息具商业上关联性（尤其是对学龄女性及其父母与导师而言）。

交易管道重迭性及消费族群

异议人主张，申请人注册时并未就交易管道设限制，故可假设其商品或服务会进入相同交易管道并接触相同消费者；但TTAB指出，唯有在双方商品相同或极为类似之情况下，才能如此推论。尽管如此，未明确设限即可假定，申请人指定使用之类别会透过所有的通常交易管道销售并接触一般潜在消费者。

异议人在amazon.com上贩卖书籍，并透过工程师社群的朋友、同事以及专业人脉推广书籍与网站，也持续使用Facebook、Twitter等社群媒体宣传网站、信息服务及商品；申请人则是在Facebook、Instagram等平台营销商品，并在myshopify.com上销售T恤，足见双方的交易管道虽非完全相同，但仍有关联之处（都涉足网络）。再者，申请人的销售对象是消费大众，异议人则锁定「有意了解STEM职业的学龄女性以及在旁协助的父母、导师与其他人」，消费族群显然有所重迭。

销售条件与购买型态

异议人在amazon.com销售的书籍价格便宜（7.99美元），网站则是免费提供信息服务，而申请人的商品同样定价不高，因此，消费者大多属于冲动型购买（impulse purchasing），且购买时的注意力程度较低。

使用／未使用标识之类别

如果异议人使用的类别范围广泛，消费者容易认为使用近似标识的类似商品是属于其业务延伸。但实际上，异议人的使用范围仅包括童书、T恤、背心、运动衫、连帽衫、马克杯、贴纸、明信片、贺卡、托特包、STEM相关信息及教育服务，称不上广泛，也只提出少数证据证明使用「ENGIRLNEER」标识进行销售。

排除他人使用之权利

申请人并未提出足够的使用证据（例如足以建立显著之消费者认可的营销宣传成本），而异议人使用「ENGIRLNEER」标识营销的证据也不充分，明显双方在本项因素上均未占有优势。

最终，TTAB以「标识相同」、「商品或服务类似」、「定价便宜」、「交易管道部分重迭」等因素，认定申请人在第21、22及25类商品上使用系争标识有构成混淆误认之虞，故异议有效并驳回本案商标申请。

结语

以书名注册商标看似单纯，但根据书名由来（日常用语、新创词汇或旧词新义）及使用方式，准驳与否仍受众多环境条件影响。就本案而言，TTAB虽同意实际上属于单一书籍名称组成部分之「ENGIRLNEER」得受保护，但更确切理由却是基于戳章设计此点。严格来说，TTAB并未违反In re Cooper一案原则，只是也未能进一步厘清，拒绝单一著作名称注册是否确实能消除商标永久保护引发的疑虑（亦即藉由注册商标阻碍自由使用信息）。

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