无论商标或设计，功能性始终是诉讼核心争议之一。在Yokohama与Pirelli的本次商标争议中，将功能性的战场从整体产品形状带往「极其有限」的部分形状，整体上虽是延续2010年Lego案的判例法，但仍让人隐约嗅到一丝改变的味道。

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Pirelli Tyre SpA（后称Pirelli）在2001年7月向欧盟智能局（EUIPO）申请注册图形标识（图1），指定使用于尼斯分类第12类，商品范围包括「各式车轮之轮胎、半实心及充气轮胎、轮圈与保护罩；各式车轮；各式车轮之内胎、钢圈、零件、配件与零备件」。该标识在2002年10月获准注册（No 2319176，后称系争商标）。

图1：Pirelli申请注册之图形标识

事隔十年之后，Yokohama Rubber Co. Ltd（后称Yokohama）在2012年9月以欧盟商标规则第52(1)(a)、7(1)(b)及7(1)(e)(ii)条为由，请求EUIPO就「各式车轮之轮胎、半实心与充气轮胎」等商品宣告系争商标无效。2014年8月，无效部门根据第7(1)(e)(ii)条作成无效裁决，商品范围不仅包括Yokohama主张的类别，也涵盖「各式车轮之轮圈与保护罩」。上诉委员会（BoA）嗣后虽驳回后者，但针对Yokohama主张的范围仍维持无效裁决。

普通法院撤销原裁决：认定非纯属功能性

Pirelli在2016年8月向普通法院起诉，请求撤销有关「各式车轮之轮胎、半实心与充气轮胎」等类别（后称系争商品）的无效裁决。Pirelli主张，系争商标并非纯粹由产品形状构成，其重要特征（essential characteristics）亦非纯属功能性，故未违反第7(1)(e)(ii)条规定。普通法院认定系争商标非纯由产品形状所组成，并撤销BoA的无效裁决。其撤销理由大致如下：

• 系争商标呈现出轮胎胎面的单一沟槽（single groove of the tyre tread），既非纯由系争商品（即轮胎）形状所组成，且无论就质或量而言（quantitatively and qualitatively），亦不属于系争商品的重要部分。
• 根据Yokohama提交的证据以及BoA检视的资料，无法认定单一沟槽（即系争商标之图形）能够实现BoA裁决所讨论的技术成果（technical result）。
• 系争商标无法禁止Pirelli的竞争对手制造及营销包含相同或近似于系争商标图形的轮胎，因为当该图形结合其他胎面要素后，便能创造出不同于各个要素的形状。

欧洲法院：维持原判决并驳回上诉

在本案[1]，除Yokohama未能明确指摘事实判断上有何扭曲误认外，欧洲法院针对商标的功能性解释作出几点响应：

如何确认重要特征

Yokohama主张，普通法院认定BoA检视系争商标的方式违法，反倒是见解错误。根据普通法院见解，讨论系争商品功能时，BoA不应该斟酌未呈现在图样上的额外信息（亦即增添非图形构成部分的外部要素），并据此分析源自系争商标的形状特征。

欧洲法院重申，根据判例法[2]，适用第7(1)(e)(ii)条规定时，首先必须确认标识的重要特征，其次，所有重要特征均为实现产品的技术功能。检视图样及EUIPO提交的证据后，普通法院认定系争商标仅呈现出「单一沟槽」，是轮胎胎面上极其有限的一小部分[3]：胎面是由多项要素交错形成，并与其他部分（例如胎侧）共同组成系争商品，亦即「各式车轮之轮胎、半实心与充气轮胎」，显然，系争商标呈现的并非系争商品或胎面。至于BoA在检视系争商标时所增添的外部要素，形同修改其原始图样，如此做法只是为使系争商标能够呈现出系争商品的形状，自非正确解释。

欧洲法院也进一步厘清，普通法院并未认为BoA不得藉助系争商品或额外信息来分析系争商标的形状特征，其反而肯定，为确认重要特征，BoA有权详细审酌可用以评估系争商标实际呈现内容的相关资料，包括根据系争商品来考虑系争商标性质。只不过，BoA所参酌的各项要素皆无法让系争商标呈现的图形变为「胎面」。

适用第7(1)(e)(ii)条的额外条件

Yokohama主张，普通法院错误认为第7(1)(e)(ii)条所适用的标识，必须呈现出产品在质与量上的重要部分。欧洲法院指出，关于此点，其实是普通法院从EUIPO观点延伸而来，其认为基于规范所欲保护的公共利益，该项绝对不准注册事由可解释适用于：由实现技术成果所必须之部分产品形状构成的标识，尤其是，该形状就质或量而言属于产品的重要部分。既然系争商标仅呈现出胎面的单一沟槽、而非整个胎面（因为未纳入其他要素），与其他要素组合时，自然可构成许多复杂不同且与各个沟槽或要素有别的形状，故不但非纯由产品形状所构成，在质或量上也不属于产品的重要部分。

况且，Yokohama提交的证据并不足以认定单一沟槽（即系争商标呈现的形状）可实现BoA裁决所讨论的技术成果，而普通法院据此所为之判断是源自不受拘束的事实认定（unfettered assessment of the facts），不仅可单独作为废弃原裁决的充分理由，也非法律审可争执的事项，因此，纵使普通法院提出「属于质或量上之重要部分」此额外条件的解释有误，仍然无法以此推翻其判决。

如何解释产品所含形状的技术功能

EUIPO主张，第7(1)(e)(ii)条适用的条件包括：

• 可证明标识形状的所有重要特征乃是实现技术成果所必须；
• 且该形状有助于实现相关产品功能；
• 即使该标识本身不足以获致预期的技术成果亦无妨。

但普通法院却错误认定，系争商标呈现的单一沟槽不足以实现第7(1)(e)(ii)条所讨论之技术成果。不过，欧洲法院反而认为是EUIPO对普通法院判决有所误解。因为普通法院仅是认为，根据BoA检视的证据不足以判断系争商标可实现相关技术成果，并未否认或排除上述条件适用的可能性。

有关商标保护的讨论

Yokohama与EUIPO同时对普通法院有关保护范围的说法（亦即前述普通法院判决理由3）表示质疑。根据普通法院见解，系争商标注册取得之保护仅限于图样呈现的形状，Pirelli的竞争对手不因此无法制造及营销包含相同或近似形状的轮胎，该形状若结合其他胎面要素，便能创造出迥然不同的其他形状，尤其是，该其他形状在轮胎胎面上的呈现方式未必能够让人识别出系争商标。

欧洲法院表示，前述情形已牵涉与系争商标不同的形状，Pirelli当然无法主张排除。至于「未必以可识别系争商标的方式呈现」此段说法[4]，仅是普通法院所为的事实认定，除非Yokohama可明确指摘扭曲误认之处，否则非属于法律审的裁判范围。

结语

在本案，欧洲法院仍维持Lego案立场，亦即特征重要与否因个案而异，检视方法自然也因个案不同解释上可就标识之整体印象判断，或按各部位逐一审查，甚至是审酌问卷调查、专家意见、知识产权相关文件等数据不一而足。想在法律审争执检视方法的合理性，其实并不容易，以Lego案而言，先前专利权文件便成为确认重要特征（以及判定纯功能性）的铁证。

此外，由于系争商标牵涉的是产品之部分形状（且极其有限），在功能性判断上不免浮现了额外条件的考虑（无论正面或负面），包括部分形状本身的比重，以及其对技术成果实现的贡献。这些条件未来会如何发展、如何影响功能性解释，相当值得关注。

备注：

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