专门印制纪念商品的厂商，未经艺术学院之授权，就使用于纪念商品上并贩卖，因而被艺术学院控告侵害其商标权。美国法院一度认为，由于学校注册商标指定于教育服务类，不及于商品类，故不构成侵权。但最后第十一巡回上诉法院于2020年底的Sportswear Inc. v. Savannah College of Art and Design Inc.案判决认为，被告的使用仍然会让消费者产生关联性混淆。

图片来源：SCAD官网

艺术学院的商标与侵权事实

萨瓦纳艺术设计学院 (The Savannah College of Art and Design，简称SCAD)向美国专利商标局注册了几个联邦商标，包括「SCAD」和「SAVANNAH COLLEGE OF ART AND DESIGN」的文字商标，以及搭配其吉祥物蜜蜂设计的商标，指定使用于「教育服务」。

图一、萨瓦纳艺术设计学院注册之联邦服务类商标，注册号3751493号

图片来源：美国专利商标局商标数据库

Sportswear是一家专门在在线贩卖纪念品的网站，提供各种幼儿园、小学、中学等纪念衣服 。2014年，萨瓦纳学院发现，Sportswear公司在其互动在线网站上，销售使用该学院商标的衣服和纪念品。Sportswear贩卖使用萨瓦纳学院商标的衣服，主要使用了「SCAD」和「SAVANNAH COLLEGE OF ART AND DESIGN」的文字商标；至于吉祥物蜜蜂设计的商标，并没有完全使用整个图案，但使用了主要的蜜蜂图案。

图二、被告使用萨瓦纳学院的蜜蜂图商标的蜜蜂部分

来源：Savannah College of Art and Design, Inc. v. Sportswear, Inc., 983 F.3d 1273,1288 (11th Cir. 2020).

萨瓦纳学院于2014年7月对Sportwear提起侵权诉讼，主张其构成美国商标法15 U.S.C. § 1114的商标侵权，以及15 U.S.C. § 1125的产品不实标示。而Sportwear也立刻停止贩卖相关产品[1]。

对于此指控，Sportswear公司承认确实于贩卖的商品上，使用了几乎与萨瓦纳商标一模一样的图案。但是其主张在网站上，有很清楚的声明该服装并非由萨瓦纳学院（SCAD）赞助、认可或附属，并且所有产品均由 Sportswear独家生产和提供。同样，Sportswear的网站、广告材料和包装材料，也没有宣称任何商品构成SCAD的官方产品或得到SCAD的认可。因而，Sportswear公司主张，这些清楚的声明已经避免让消费者产生混淆[2]。

服务商标保护范围是否及于产品侵权？

本案一审法院判决萨瓦纳学院败诉。其主要是引用第11巡回法院曾经做过的Crystal Entertainment & Filmworks, Inc. v. Jurado案判决[3]的见解。法院认为，由于萨瓦纳学院的注册商标，只指定使用于「教育服务」，属于服务类商标，因而，萨瓦纳学院无权阻止他人在服装领域使用相同的文字图案。而且，萨瓦纳学院也没有证明，在Sportswear 使用该商标之前，萨瓦纳学院就先使用了系争商标于服装产品上面，以证明其就「商品」有普通法上的为注册商标权利[4]。

萨瓦纳学院上诉到第十一巡回上诉法院。第十一巡回法院推翻一审判决，判决原告胜诉[5]。第十一巡回法院指出，地区法院所引用的Jurado案，当初涉及的是普通法上的未注册商标，并非在联邦之注册商标。而本案萨瓦纳学院拥有的是联邦已注册之商标，故不应引用Jurado案的见解。

第十一巡回法院指出，本案的关键问题在于：「萨瓦纳学院在联邦所注册商标指定于服务类，其保护是否可以及于产品类？」

第十一巡回法院认为，对于此问题，最重要的判决先例应该是第五巡回法院1975年的Boston Professional Hockey Ass’n, Inc. v Dallas Cap & Emblem Manufacturing, Inc.案判决[6]。该中一样涉及，联邦所注册服务商标，是否可及于产品的侵权。第十一巡回法院认为，Boston Hockey案采取一立场，就是联邦注册的服务商标，并不需要在产品类别上注册，也不需要提出在产品商使用商标的先前证据，仍可以对他人在商品上使用该商标主张侵权。

因此，第十一巡回法院将本案发回给地区法院，指示地区法院应适用Boston Hockey案之见解，认定萨瓦纳学院的商标范围及有效性，然后进行混淆误认之判断，判断被告是否侵害了萨瓦纳学院的商标权。

是否构成关联性混淆？

发回一审后，地区法院重新判断，认为被告的产品确实与原告的商标，对消费者构成混淆误认。这次换被告不服，第二次上诉到第十一巡回法院。法院于2020年12月作出判决。

第十一巡回法院就混淆误认之判断，主要采取七个因素：(1)被控侵权的商标强度；(2)被侵权商标与侵权商标的相似性；(3)两个商标下提供的商品和服务之间的相似性；(4)商标权人的销售网点、客户群等实际销售方式的相似性；(5)广告方式的相似性；(6)被诉侵权人有侵占权利人善意的意图；(7)消费大众中实际混淆的存在和程度[7]。

第十一巡回法院提出，所谓的「混淆误认」，是强调关连性的混淆，亦即消费者是否会误会系争产品的来源是商标权人的关系企业、连结或得到赞助[8]， 亦即产生关联性混淆。

被告一再强调，其在网站上有各种免责声明，声明其产品与萨瓦纳学院无关，故不会造成购买者混淆误认。但第十一巡回法院认为，从过去类似的案例中，只要制造商特别将他人的徽章特别印在产品上，就算有这类免责声明，消费者之所以会购买这类产品，就是因为这个徽章，而制造商也知道消费者想要买有这种徽章的产品，因而，仍然会构成消费者混淆误认[9]。

最后第十一巡回法院维持地区法院判决，认为被告使用SCAD文字商标与蜜蜂图的行为，确实构成混淆误认，让消费者会误以为与萨瓦纳学院有关联。

本案的启示

本案被告原来向美国联邦最高法院提出上诉，但联邦最高法院于2021年10月决定拒绝移审，故本案确定。

对许多非营利性教育机构来说，可能在注册商标时，只会注册教育服务类的商标，而不会指定使用于其他商品。但各种知名大学、学院的名称、校徽等，对校友、家长、学生都有一定知名度。而某些厂商若想用大学、学院的名称、校徽等制作纪念商品，虽然未必会产生来源混淆，但可能产生关联性混淆。

本案最特别的是，虽然被告特别在网站上一再声明，此商品与学院无任何关联、未得到授权或赞助；但法院仍然认为这种免责声明，并不会妨碍混淆误认的认定。

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法