北美智权股份有限公司

本案的商标权人Hetronic International公司是一家美国公司，专门生产远程控制重机械（例如起重机）的无线遥控器。Hetronic公司的产品特色主要是使用黑色和黄色的组合，以与其他竞争对手相区别[1]。请见下图一。

图一、Hetronic公司的遥控器产品

图片来源：Hetronic International, Inc. v. Hetronic Germany GmbH, 10 F.4th 1016 (2021)

2006年和2007年，美国Hetronic公司分别和奥地利的Hydronic Steuersysteme公司和德国的Hetronic Germany公司的前身（另一家公司），签署经销与授权契约。这两家公司都是由Albert Fuchs先生拥有[2]。 2011年9月，Hetronic Germany公司员工偶然发现，美国Hetronic公司和Hetronic Germany公司之前身所签署的一个研发契约。他们在法律咨询后认为，根据该协议，德国的Hetronic Germany可以拥有在该协议下所有研发出来的科技与商标[3]。

因此，Hetronic Germany公司和Hydronic公司开始对Hetronic之产品为逆向工程，并开发出模仿产品，称为KH。此后，两家公司寻找新的制造商制造KH产品，并开始在Hetronic品牌产品中，放入从未授权之第三方供货商所提供的KH零件[4]。

2014年，美国Hetronic公司知道上述情况后，中止与两家公司的经销售权契约。但这两家公司仍在中止后的几个月间，继续贩卖Hetronic品牌之商品[5]。同时，Albert Fuchs先生透过自己持有的ABI德国持有公司，另外设立了两间新公司，并分别收购了原本的两家旧公司（Abitron德国公司收购Hetronic Germany公司，Abitron奥地利公司收购Hydronic公司）。此后，两家新公司开始销售与美国Hetronic公司的NOVA和ERGO 产品的相同产品，且使用一模一样的产品外观[6]。请见下图二。

图二、Hetronic公司之商品与Abitron公司之模仿商品

图片来源：Hetronic International, Inc. v. Hetronic Germany GmbH, 10 F.4th 1016 (2021)

2014年6月，美国Hetronic公司在俄克拉何马州西区法院，向两家公司与其继受者、控股公司、持有者等，提出违反契约与侵害商标法等诉讼。

但被告提出答辩，认为此案的争议行为发生在欧洲，美国法院欠缺属人之管辖权以及商标法之事务管辖权[7]。被告主张，本案法院就商标侵权争议欠缺事务管辖权，因为系争行为发生在欧洲。被告也提出，美国商标法（蓝姆法）的域外效力，只限于被告之行为，对于美国境内之商业产生实质影响（has a substantial effect on U.S. commerce），但本案的行为并没有对美国境内商业产生影响[8]。但地区法院裁定本案美国法院拥有管辖权。

本案一审法院召开陪审团。陪审团最后做出裁决，同意Hetronic公司所有主张，认为被告等人乃蓄意侵害Hetronic公司之商标，并应赔偿1亿1千5百万美元，其中9600万美元是因为侵害商标所需支付的赔偿[9]。

陪审团裁决后，原告Hetronic进一步请求法院下令被告永远不得在全球使用系争商标。被告再次主张，法院在美国商标法下，无法对被告在外国的活动下达禁制令。但地区法院仍下达永久禁制令，禁止被告在全球为侵害系争商标之行为[10]。

被告上诉到美国第十巡回上诉法院。其中最主要的问题，就是到底美国商标权人可否对发生在欧洲之侵害行为主张赔偿及请求禁制令？

美国商标法第1114条(1)规定：「任何人未经商标注册人同意，(a) 在商业中使用（use in commerce）注册商标的任何重制品、仿冒品、复制品或有颜色之模仿物（colorable imitation）」，应负民事责任。

商标法第1125条(a)(1)规定：「任何人，在任何商品或服务或任何商品容器上或与之相关，在商业中使用（use in commerce）任何词语、术语、名称、符号或装置，或它们的任何组合，或任何虚假的原产地名称，对事实的虚假或误导性描述，或对事实的虚假或误导性陈述....」。

至于何谓「商业」，在1127条则定义为「可由国会合法监管的所有商业。」并于第1121条(a)规定，联邦法院对于根据本法所产生的所有请求有管辖权。

美国法律是否可以管到外国发生的活动或行为，美国最高法院曾经在若干案件中提出一个大致的判断方式。

在2016年的RJR案中，最高法院建立了「判断法律是否有域外效力」之二步骤判断架构。首先，法律原则上采属地主义，亦即推定「法律原则上不适用于域外」。判断步骤的第一步为，法条上是否给予清楚、肯定的指示，其可以适用于域外行为，而可以推翻上述推定？如果美国国会有如此指示，推翻「原则上不适用域外之原则」之后，RJR案提出，对于域外效力的范围，则要看国会是否有对该域外适用给予或未给予之限制。如果没有推翻该推定，第二步骤则是问，该案件是否涉及该法条的国内适用[11]。

法院提出，针对商标法，最高法院曾经在1952年的Steele v. Bulova Watch Co.案[12]，提出联邦商标法确实可以在某些情况，适用于域外行为。最高法院在该案中认为，商标法的「在商业上使用」的要件和对「商业」一词的广泛定义，很清楚的指示国会确实有意图，该法可以适用于域外活动[13]。

就算联邦商标法有时候可以适用于域外，但什么时候可以适用呢？在1952年Steele案以来，各巡回法院发展出不同的标准来加以判断。在本案中，第十巡回法院第一次提出自己采取的检测标准[14]。

第十巡回法院参考第一巡回法院所采取的McBee案[15]标准。该标准第一个先问，被告是否为美国公民[16]，如果是美国公民，对美国公民的域外活动原则上也适用，即使对美国商业的影响未达到实质程度。二，若是对国外被告的国外活动要寻求赔偿，则要判断系争活动对美国商业是否产生实质影响[17]。三，符合第二步骤后，法院才要讨论，美国商标法的域外适用，是否会与外国法所建立之商标权产生冲突[18]。

首先，本案被告是否是美国公民？由于六个被告都不是美国公民或美国公司[19]，因而进入第二步骤，该行为是否对美国商业造成实质影响？第十巡回法院认为，确实对美国商业造成实质影响[20]。至于第三步骤，由于本案没有真正讨论其他国家的相关商标权利人是否与美国商标权利人不同，故本案不需要讨论第三步骤的问题。

原告Hetronic提出了二个对美国商业的影响：(1)被告在国外销售的产品最终进口到美国；(2)若被告不在海外侵权，就不会影响原告本来可以获得的海外销售[21]。

针对第1项，被告承认，每年有1700万欧元的的被告产品，最终转售到美国。而原告也提出，美国消费者确实出现将原告和被告商品混淆误认的情况，最典型的就是美国消费者将被告的商品，给原告公司送修[22]。

法院认为，一方面有达1700万欧元的被告商品转卖到美国，二方面被告也确实有美国消费者产生混淆，因而认为，就第一种项目，已经对美国商业产生实质影响[23]。

第2项，原告主张，若被告不在海外侵权，原告在海外的销售就不会受到影响，亦即，此导致美国公司的收益受到影响。此可以称为「被抢走之销售」（diverted sales），或「转移销售理论」（diversion-of-sales theory）。某些法院已经承认，被抢走之销售，会对美国商业产生实质影响[24]。

本案中，原告主张，被告在海外的行为，导致原告在海外销售减少，损失高达数千万美元。如果没有被告之行为，这些收入就会回到美国经济体系，故被告之行为对美国商业造成实质影响[25]。第十巡回法院最终也同意采取此理论，认为被告之行为，导致原告收入减少，实质影响了美国商业[26]。

不过，就一审法院禁制令的范围，乃禁止被告在全球销售侵害原告美国商标之产品。第十巡回法院认为，这个禁制令的范围太广泛，毕竟所主张的是美国商标。故第十巡回法院认为，禁制令涵盖的范围，仅能在原告目前有营销、销售的海外市场（国家），只有这些市场才会受到被告行为的伤害。至于原告目前没有去营销、销售的国家，则被告的行为并不会造成当地消费者之混淆误认，也就不应该在禁制令的范围[27]。

Hetronic International, Inc. v. Hetronic Germany GmbH, 10 F.4th 1016, 1024 (2021).
Id. at 1024-25.
Id. at 1025.
Id. at 1025.
Id. at 1025.
Id. at 1025.
Id. at 1026.
Id. at 1026.
Id. at 1027.
Id. at 1027.
RJR Nabisco, Inc. v. Eur. Cmty., 136 S. Ct. 2090, 2101 (2016).
Steele v. Bulova Watch Co., 344 U.S. 280, 282–85 (1952).
Trader Joe’s Co. v. Hallatt, 835 F.3d 960, 966 (9th Cir. 2016).
Hetronic International, 10 F.4th at 1034.
McBee v. Delica Co., 417 F.3d 107 (1st Cir. 2005).
Id. at 111 .
Id. at 119-120.
Hetronic International, 10 F.4th at 1038.
Id. at 1042.
Id. at 1042.
Id. at 1042.
Id. at 1043-44.
Id. at 1044.
Id. at 1044-45.
Id. at 1045.
Id. at 1046.
Id. at 1046-47.