知名的捷克汽车制造商Skoda汽车,2018年时想将其代表的图案商标申请欧盟商标,指定使用于导航、自动驾驶相关产品或服务上。但同名的Skoda投资公司在更早的三个月前,就已经提前注册欧盟商标在这些产品类别上。但Skoda汽车主张自己的商标申请案可主张优先权,亦即援引更早几个月在黎巴嫩所提出的商标申请案。欧盟普通法院判决指出,若要主张商标优先权,必须两个申请案所指定的商品或服务的项目全部相同或部分相同。
图片来源:Skoda汽车
商标优先权
申请商标可以主张「优先权」(Right of priority),亦即,可以主张在另一个国家六个月内的申请案,作为自己的优先权案,将自己申请案的申请日,提早到优先权日。
欧盟共同体商标规章第34条(1)规定:「向巴黎公约或建立世界贸易组织条约的任何缔约国或其权利继受国正式提出商标申请的人,为了就相同商标申请欧盟商标,且指定使用之商品或服务乃相同(identical with)或包含在(contained within)在先申请之商标之商品或服务范围内,可自第一个申请案之日起六个月内享有优先权。[1]」
Skoda汽车商标案之事实
知名的捷克汽车制造商Skoda汽车,设立于捷克的姆拉达•博雷斯拉夫市[2],在2018年11月26日,向欧盟知识产权局注册其惯用的图形商标,指定使用于商品类别第9、12、36、37、38、39类。
图一、Skoda汽车申请注册之图形商标
图片来源:T-712/20 - Škoda Investment v EUIPO - Škoda Auto, ECLI:EU:T:2021:700.
其在申请时所主张的优先权案,乃是2018年5月20日在黎巴嫩注册的相同图案的商标(以下简称黎巴嫩商标申请案,申请案号No 88468),且同样指定使用于第9、12、36至39类[3]。
但另一家设立于捷克、比尔森市的Skoda投资公司(Škoda Investment),主张自己早在2018年8月27日,就已经先向欧盟知识产权局注册几乎一样的商标,且同样指定使用于第9、第12、36、37、38、39类。商标图案如下:
图二、Skoda投资公司申请注册之图形商标
图片来源:T-712/20 - Škoda Investment v EUIPO - Škoda Auto, ECLI:EU:T:2021:700.
Skoda投资公司提出异议
2019年5月,Skoda投资公司对Skoda汽车所申请的系争商标,向欧盟知识产权局提出异议,认为自己申请注册的商标的时间(2018年8月),早于Skoda汽车注册的时间(2018年11月)[4]。而且,其认为二公司所注册的商标图案,几乎一模一样,差别仅在于有无一个外圆圈。
欧盟知识产权局的异议部门(Opposition Division),在2019年12月做成决议,驳回Skoda投资公司所提出的异议。其理由认为,既然Skoda汽车申请注册商标,有主张商标优先权,乃主张2018年5月的黎巴嫩商标申请案,则优先权日早于Skoda投资公司的商标申请注册日,故Skoda汽车的系争商标没有问题[5]。
与优先权商品服务项目不同
Skoda投资公司对异议部门之决定不服,2020年2月决定上诉到知识产权局的救济委员会(The Board of Appeal of the EUIPO)[6]。其认为,虽然Skoda汽车在黎巴嫩申请案中,只指定这几个大类。但若实际看大类项下的小类别,则并没有注册每一个小类别。其与Skoda汽车在欧盟申请注册的小类别并不相同[7]。
根据欧盟共同体商标规章第34条(1)的要求,主张优先权时,必须所申请商标指定的商品服务范围,要完全相同于(identical with)优先权案的范围,或者被优先权商标案的范围所涵盖(contained within)[8]。
例如,其认为系争商标所涵盖的第 9、38 和 39 类中的某些商品和服务,包括第9类中的「信息设备;导航、控制、监测、引导和制图设备;导航软件」,第38类中的「电子数据传输、公开提供电子信息服务」,和第39类中的「规划旅行、运输服务的规划」,与黎巴嫩商标申请案所涵盖的商品和服务不相同,也不包含在其中[9]。
救济委员会部分废弃原异议决定
因此,Skoda投资公司认为,Skoda汽车不能针对这些不同的项目主张优先权。因此,它主张应该部分撤销异议部门的系争决定[10]。
欧盟知识产权局的第四救济委员会,在2020年10月6日做出决定,同意Skoda投资公司的看法,故部分撤销废弃了异议部门的决定。所谓部分撤销废弃,就是针对系争申请案与黎巴嫩申请案中有所不同的部分,包括第9、38和39大类项下的某些小项目。救济委员会并将案件退回异议部门,要求异议部门继续审查,系争商标就这些新增加的商品和服务,是否应予撤销[11]。
发回后,异议部门重新检视,认为Skoda投资公司所提出之异议,满足了第 2018/625 号执委会授权规章(Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625)第2条规定的所以异议可受理性要求,因此异议是可以受理的[12]。
又上诉到欧盟普通法院
Skoda投资公司其实应该已经获得想要的结果,至少有部分项目异议被受理。但是,Skoda投资公司却主张,救济委员会不该只部分撤销废弃异议部门之决定,应该将异议部门最初的决定全部撤销废弃,并重新检视每一个系争商标注册指定使用项目[13]。
本案由欧盟普通法院于2021年10月13日做出判决,认为商标救济委员会的决定并没有错误。
法院支持救济委员会决定之主要理由在于,当初Skoda投资公司对异议决定不服所提出的上诉理由,一开始就只有主张「黎巴嫩申请案的指定使用项目,与系争申请案指定使用项目部相同」,故一开始只有主张要部分撤销废弃原异议决定。而救济委员会就根据这个上诉理由,做成部分废弃原异议决定,是在Skoda投资公司的上诉范围内,并没有问题[14]。
备注:
- Regulation (EU) 2017/1001 on the European Union trade mark, Article 34(1)(“1. A person who has duly filed an application for a trade mark in or in respect of any State party to the Paris Convention or to the Agreement establishing the World Trade Organisation, or his successors in title, shall enjoy, for the purpose of filing an EU trade mark application for the same trade mark in respect of goods or services which are identical with or contained within those for which the application has been filed, a right of priority during a period of six months from the date of filing of the first application.”).
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T-712/20 - Škoda Investment v EUIPO - Škoda Auto, ECLI:EU:T:2021:700.
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Id. paras 1-4.
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Id. paras 6-7.
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Id. para 10.
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Id. para 11.
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Id. para 12.
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Regulation (EU) 2017/1001 on the European Union trade mark, Article 34(1).
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T-712/20, para 12.
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Id. para 12.
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Id. para 13.
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Id. para 13.
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Id. para 14.
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Id. para 20-29.
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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】
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作者: |
杨智杰 |
现任: |
云林科技大学科技法律所 教授 |
经历: |
云林科技大学科技法律所 副教授
真理大学法律系助理教授
真理大学法律系副教授 |
学历: |
台湾大学法律系
中央大学产业经济所硕士
台湾大学法学博士 |
专长: |
知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法 |
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