美国商标采取使用保护主义,先使用就可以获得保护,并没有禁止抢注册商标的明文规定。可口可乐公司在印度有两款当地的著名商标「Thums Up」和「Limca」,使用于可乐和汽水产品上,但在美国没有使用。2012年,两名印度裔美籍人创办的公司在美国注册了这两个商标。可口可乐公司向专利商标局提出撤销商标之请求。美国商标复审和上诉委员会(TTAB)认为,纵使在美国境内没有使用该商标,但在特殊情形下,仍可获得保护,最后撤销后者所注册的商标。
图片来源:Wikipedia
可口可乐公司在印度的著名商标
可口可乐公司在1993年买下印度的「Thums Up」商标,主要使用在可乐(黑色汽水)上,在印度其属于著名商标[1],实际使用的商标图案如图一。
图一、可口可乐公司的「Thums Up」商标
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可口可乐公司也在1993年买下印度的「Limca」商标,主要使用于柠檬汽水上,其同样在印度属于著名商标[2],实际使用的图案如图二。
图二、可口可乐公司的「Limca」商标
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被告Meenaxi公司是印度食品饮料经销商
被告Meenaxi公司是由二名美籍印度人创办的食品经销商,主要经营项目是「将印度制造的食品饮料,分销到美国的印度杂货商。」此外,他们出版一个小刊物,列出每个月他们主打的商品,主要散发到印度小区[3]。
在2012年Meenaxi向美国专利商标局注册了「Thums Up」和「Limca」这两个商标,均指定使用于「可乐;浓缩物、糖浆或粉末用于准备软饮料(汽水);汽水,即国际分类号32类之苏打水。」
表一、Meenaxi所注册之「Thums Up」和「Limca」商标
注册号 |
4205598 |
4205597 |
商标图 |
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指定使用类别 |
可乐;浓缩物、糖浆或粉末用于准备软饮料(汽水);汽水,即国际分类号32类之苏打水。 |
可乐;浓缩物、糖浆或粉末用于准备软饮料(汽水);汽水,即国际分类号32类之苏打水。 |
来源:笔者整理
调查发现,这二名美籍印度人在美国的商标数据库检索,搜寻一些印度有名的商标,发现「Thums Up」和「Limca」曾在美国被注册,但分别在1987年和1996年被放弃(未延展)[4]。这应该是他们选择注册这些在印度著名商标的原因。
美国联邦商标请求撤销
本案可口可乐公司于2016年3月,根据美国联邦商标法第14条(3)(也就是15 U.S. Code § 1064(3)),向美国专利商标局提出「商标撤销请求」(Cancellation of registration)。
美国联邦商标法第14条(3)请求撤销的事由很多,包括:「在任何时候:
如果注册商标成为所指定使用之商品或服务或其一部分的通用名称,
或具有功能性,
或已被放弃,
或其注册是以欺诈手段获得,
或违反本篇第1054条(团体商标和证明标章之要件)
或违反本篇第1052条(a)、(b) 或 (c)之规定,根据本章进行注册(不道德用语、与国旗国徽相同近似、与人名近似),
或违反旧商标法的类似禁止规定,
或注册商标被注册人或经其同意使用之人,使用时不实表达(misrepresent)该商标的商品服务来源(source)或与来源有关联。...[5]」
在这里,所谓的商品服务来源,指的可能是指另一家公司。亦即在商标使用时,让消费者误以为商品服务来自于另一家公司。
第四巡回法院2021年Bayer v. Belmora案
2021年美国第四巡回法院的Bayer v. Belmora案[6],与本案非常接近。该案中,生医药厂拜耳(Bayer)公司在墨西哥拥有「FLANAX」商标,指定使用于某种止痛药,但从来没有在美国使用这个商标。而Belmora公司于2005年在美国联邦注册了「FLANAX」这个商标, 并且也使用于止痛药品上。
拜耳药厂请求撤销Belmora公司的商标,而TTAB准许了请求。最后这个案件也被第四巡回上诉法院维持。
该案的争议在于,「FLANAX」在美国境内没有被使用、没有被注册。但TTAB和法院却同意拜耳公司可以用这个理由撤销Belmora公司注册的商标。该案中的关键事实在于,Belmora使用了一样的商标,在一样的商品上,亦即具有刻意仿冒的存在。而TTAB在该案认为,由于Belmora在美国使用「FLANAX」商标,会让美国消费者误以为Belmora的产品来自于拜耳公司的墨西哥产品,这样拜耳公司会丧失对其「名誉」(reputation)的控制能力,因而受到损害[7]。
TTAB认为,所谓的不实表达商品服务之来源,只有「蓄意(wiillful)的使用混淆的近似商标,尚不足够(insufficient)。」不实表达商品服务来源必须存在,商标权人的商品乃「刻意地模仿」(deliberately passing off)他人的产品。最重要的,在2007年的一个TTAB的先前决定曾经指出:「公然滥用(blatant misuse)商标......旨在利用申请人的商誉和声誉进行交易」[8]。
可口可乐请求撤销之主张
可口可乐公司提出撤销的理由,主要认为Meenaxi公司注册使用这二个商标,乃「不实表达该商标之商品服务的来源」(misrepresented the source of the goods on which the marks are used)[9]。其认为,Meenaxi公司注册这二个国际著名商标「Thums Up」和「Limca」,是明白的想要欺骗美国消费者相信,其所销售的汽水是可口可乐公司在印度所贩卖的「Thums Up」和「Limca」汽水的美国版本[10]。
TTAB认为,所相关证据可以证明,商标权人确实有此种公然滥用,且可证明商标权人乃刻意的努力模仿申请人(可口可乐公司)的商标[11]。
TTAB指出,单纯蓄意使用近似商标还不够。本案中,Meenaxi公司不只是选择自己所熟悉的印度著名商标,而且在使用这些商标时,还刻意模仿这些商标在印度被使用的方式(早期的商标图案和现在的新版本,包括使用相同的标语「Taste the Thunder」),亦即使用高度近似的图形,用在相同的产品上[12]。
图三、Meenaxi公司实际使用Thums Up商标之情形
来源:The Coca-Cola Company v. Meenaxi Enterprise Inc., case numbers 92063353 and 92064398, at 37 (TTAB, 2021).
图四、Meenaxi公司实际使用Limca商标之情形
来源:The Coca-Cola Company v. Meenaxi Enterprise Inc., case numbers 92063353 and 92064398, at 42 (TTAB, 2021).
可口可乐公司主张自己的利益受到损害
虽然这二个商标在印度属于著名商标,但重点是,在美国并不属于著名商标,甚至几乎没有在美国被使用。但TTAB指出,由于在美国有相当数量的印度裔美国人,他们熟悉印度的这二个商标,故可能会因为受到混淆[13]。
而且,可口可乐公司在印度的这二款饮料,曾经被进口到美国,且可口可乐公司作证指出,他们有打算在美国扩大使用「Thums Up」和「Limca」这两款汽水[14]。
可口可乐提出,Meenaxi公司此种不实表达造成的损害,乃是消费者的期待落空,以及Meenaxi公司可以试图阻止可口可乐在印度的汽水进口到美国[15]。
TTAB最后认为,Meenaxi使用「Thums Up」和「Limca」商标的方式,乃意图造成消费者混淆,让消费者误以为其产品乃是获得可口可乐公司的授权,而制造或引进印度的产品。故于2021年6月的决定中,撤销Meenaxi公司的这两个商标。
结论
严格来说,既然美国商标法采使用保护主义,且采取属地主义,则将外国商标抢注册在美国,只要先使用或先注册就先赢,过去并不认为有问题。这个案子之所以引发争议,在于TTAB和第四巡回法院似乎认为,将外国商标拿到美国抢注册,可能会被撤销。但若仔细看TTAB的决定理由强调,单纯的文字商标抢注册仍然允许,但是若使用的方式几乎一样,包括整体商标图案、产品外观等都一样或高度近似,才会被认为有误导消费者、不实表达商品服务之来源。
备注:
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Id. at 23-28.
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Id. at 29-32.
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Id. at 33.
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Id. at 36, 41.
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15 U.S. Code § 1064(3)(“(3)At any time if the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered, or is functional, or has been abandoned, or its registration was obtained fraudulently or contrary to the provisions of section 1054 of this title or of subsection (a), (b), or (c) of section 1052 of this title for a registration under this chapter, or contrary to similar prohibitory provisions of such prior Acts for a registration under such Acts, or if the registered mark is being used by, or with the permission of, the registrant so as to misrepresent the source of the goods or services on or in connection with which the mark is used....”).
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Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC, 110 USPQ2d 1623, 1631 (TTAB 2014), aff’d, 338 F. Supp. 3d 477 (E.D. Va. 2018), aff’d in relevant part, vacated and remanded on other grounds, 987 F.3d 284, 2021 USPQ2d 126 (4th Cir. 2021).
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Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC, 110 USPQ2d 1632 (TTAB 2014).
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Otto Int’l Inc. v. Otto Kern GmbH, 83 USPQ2d 1861, 1863 (TTAB 2007).
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The Coca-Cola Company v. Meenaxi Enterprise Inc., case numbers 92063353 and 92064398, at 2 (TTAB, 2021).
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Id. at 3.
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The Coca-Cola Company v. Meenaxi Enterprise Inc., case numbers 92063353 and 92064398, at 23 (TTAB, 2021).
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Id. at 38.
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Id. at 29, 32-33.
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Id. at 18.
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Id. at 22.
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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】
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作者: |
杨智杰 |
现任: |
云林科技大学科技法律所 教授 |
经历: |
云林科技大学科技法律所 副教授
真理大学法律系助理教授
真理大学法律系副教授 |
学历: |
台湾大学法律系
中央大学产业经济所硕士
台湾大学法学博士 |
专长: |
知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法 |
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