102期
2022 年 01 月 05 日
  北美智权官网 历期智权报   订阅北美智权报  
 
商标注册不实表达产品来源遭到撤销:
2021年Coca-Cola v. Meenaxi Enterprise案
杨智杰/云林科技大学 科技法律研究所 教授

美国商标采取使用保护主义,先使用就可以获得保护,并没有禁止抢注册商标的明文规定。可口可乐公司在印度有两款当地的著名商标「Thums Up」和「Limca」,使用于可乐和汽水产品上,但在美国没有使用。2012年,两名印度裔美籍人创办的公司在美国注册了这两个商标。可口可乐公司向专利商标局提出撤销商标之请求。美国商标复审和上诉委员会(TTAB)认为,纵使在美国境内没有使用该商标,但在特殊情形下,仍可获得保护,最后撤销后者所注册的商标。

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Thums_Up._The_Great_Refresher._Roadside_Stall._Himachel_Pradesh%2C_India._2011.jpg
图片来源:Wikipedia

可口可乐公司在印度的著名商标

可口可乐公司在1993年买下印度的「Thums Up」商标,主要使用在可乐(黑色汽水)上,在印度其属于著名商标[1],实际使用的商标图案如图一。

图一、可口可乐公司的「Thums Up」商标

图片来源

可口可乐公司也在1993年买下印度的「Limca」商标,主要使用于柠檬汽水上,其同样在印度属于著名商标[2],实际使用的图案如图二。

图二、可口可乐公司的「Limca」商标
Coca Cola Limca Can 300ml - Buy Online
图片来源

被告Meenaxi公司是印度食品饮料经销商

被告Meenaxi公司是由二名美籍印度人创办的食品经销商,主要经营项目是「将印度制造的食品饮料,分销到美国的印度杂货商。」此外,他们出版一个小刊物,列出每个月他们主打的商品,主要散发到印度小区[3]

在2012年Meenaxi向美国专利商标局注册了「Thums Up」和「Limca」这两个商标,均指定使用于「可乐;浓缩物、糖浆或粉末用于准备软饮料(汽水);汽水,即国际分类号32类之苏打水。」

表一、Meenaxi所注册之「Thums Up」和「Limca」商标

注册号

4205598

4205597

商标图

Mark Image

Mark Image

指定使用类别

可乐;浓缩物、糖浆或粉末用于准备软饮料(汽水);汽水,即国际分类号32类之苏打水。

可乐;浓缩物、糖浆或粉末用于准备软饮料(汽水);汽水,即国际分类号32类之苏打水。

来源:笔者整理

调查发现,这二名美籍印度人在美国的商标数据库检索,搜寻一些印度有名的商标,发现「Thums Up」和「Limca」曾在美国被注册,但分别在1987年和1996年被放弃(未延展)[4]。这应该是他们选择注册这些在印度著名商标的原因。

美国联邦商标请求撤销

本案可口可乐公司于2016年3月,根据美国联邦商标法第14条(3)(也就是15 U.S. Code § 1064(3)),向美国专利商标局提出「商标撤销请求」(Cancellation of registration)。

美国联邦商标法第14条(3)请求撤销的事由很多,包括:「在任何时候:
如果注册商标成为所指定使用之商品或服务或其一部分的通用名称,
        或具有功能性,
        或已被放弃,
        或其注册是以欺诈手段获得,
        或违反本篇第1054条(团体商标和证明标章之要件)
        或违反本篇第1052条(a)、(b) 或 (c)之规定,根据本章进行注册(不道德用语、与国旗国徽相同近似、与人名近似),
        或违反旧商标法的类似禁止规定,
        或注册商标被注册人或经其同意使用之人,使用时不实表达(misrepresent)该商标的商品服务来源(source)或与来源有关联。...[5]

在这里,所谓的商品服务来源,指的可能是指另一家公司。亦即在商标使用时,让消费者误以为商品服务来自于另一家公司。

第四巡回法院2021年Bayer v. Belmora案

2021年美国第四巡回法院的Bayer v. Belmora案[6],与本案非常接近。该案中,生医药厂拜耳(Bayer)公司在墨西哥拥有「FLANAX」商标,指定使用于某种止痛药,但从来没有在美国使用这个商标。而Belmora公司于2005年在美国联邦注册了「FLANAX」这个商标, 并且也使用于止痛药品上。

拜耳药厂请求撤销Belmora公司的商标,而TTAB准许了请求。最后这个案件也被第四巡回上诉法院维持。

该案的争议在于,「FLANAX」在美国境内没有被使用、没有被注册。但TTAB和法院却同意拜耳公司可以用这个理由撤销Belmora公司注册的商标。该案中的关键事实在于,Belmora使用了一样的商标,在一样的商品上,亦即具有刻意仿冒的存在。而TTAB在该案认为,由于Belmora在美国使用「FLANAX」商标,会让美国消费者误以为Belmora的产品来自于拜耳公司的墨西哥产品,这样拜耳公司会丧失对其「名誉」(reputation)的控制能力,因而受到损害[7]

TTAB认为,所谓的不实表达商品服务之来源,只有「蓄意(wiillful)的使用混淆的近似商标,尚不足够(insufficient)。」不实表达商品服务来源必须存在,商标权人的商品乃「刻意地模仿」(deliberately passing off)他人的产品。最重要的,在2007年的一个TTAB的先前决定曾经指出:「公然滥用(blatant misuse)商标......旨在利用申请人的商誉和声誉进行交易」[8]

可口可乐请求撤销之主张

可口可乐公司提出撤销的理由,主要认为Meenaxi公司注册使用这二个商标,乃「不实表达该商标之商品服务的来源」(misrepresented the source of the goods on which the marks are used)[9]。其认为,Meenaxi公司注册这二个国际著名商标「Thums Up」和「Limca」,是明白的想要欺骗美国消费者相信,其所销售的汽水是可口可乐公司在印度所贩卖的「Thums Up」和「Limca」汽水的美国版本[10]

TTAB认为,所相关证据可以证明,商标权人确实有此种公然滥用,且可证明商标权人乃刻意的努力模仿申请人(可口可乐公司)的商标[11]

TTAB指出,单纯蓄意使用近似商标还不够。本案中,Meenaxi公司不只是选择自己所熟悉的印度著名商标,而且在使用这些商标时,还刻意模仿这些商标在印度被使用的方式(早期的商标图案和现在的新版本,包括使用相同的标语「Taste the Thunder」),亦即使用高度近似的图形,用在相同的产品上[12]

图三、Meenaxi公司实际使用Thums Up商标之情形

来源:The Coca-Cola Company v. Meenaxi Enterprise Inc., case numbers 92063353 and 92064398, at 37 (TTAB, 2021).

图四、Meenaxi公司实际使用Limca商标之情形

来源:The Coca-Cola Company v. Meenaxi Enterprise Inc., case numbers 92063353 and 92064398, at 42 (TTAB, 2021).

可口可乐公司主张自己的利益受到损害

虽然这二个商标在印度属于著名商标,但重点是,在美国并不属于著名商标,甚至几乎没有在美国被使用。但TTAB指出,由于在美国有相当数量的印度裔美国人,他们熟悉印度的这二个商标,故可能会因为受到混淆[13]

而且,可口可乐公司在印度的这二款饮料,曾经被进口到美国,且可口可乐公司作证指出,他们有打算在美国扩大使用「Thums Up」和「Limca」这两款汽水[14]

可口可乐提出,Meenaxi公司此种不实表达造成的损害,乃是消费者的期待落空,以及Meenaxi公司可以试图阻止可口可乐在印度的汽水进口到美国[15]

TTAB最后认为,Meenaxi使用「Thums Up」和「Limca」商标的方式,乃意图造成消费者混淆,让消费者误以为其产品乃是获得可口可乐公司的授权,而制造或引进印度的产品。故于2021年6月的决定中,撤销Meenaxi公司的这两个商标。

结论

严格来说,既然美国商标法采使用保护主义,且采取属地主义,则将外国商标抢注册在美国,只要先使用或先注册就先赢,过去并不认为有问题。这个案子之所以引发争议,在于TTAB和第四巡回法院似乎认为,将外国商标拿到美国抢注册,可能会被撤销。但若仔细看TTAB的决定理由强调,单纯的文字商标抢注册仍然允许,但是若使用的方式几乎一样,包括整体商标图案、产品外观等都一样或高度近似,才会被认为有误导消费者、不实表达商品服务之来源。

 

备注:

 

好消息~北美智权报有微信公众号了!

《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析,以及产业与技术新知等等。

立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices

~欢迎读者分享与转发~


【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

 
作者: 杨智杰
现任: 云林科技大学科技法律所 教授
经历: 云林科技大学科技法律所 副教授
真理大学法律系助理教授
真理大学法律系副教授
学历: 台湾大学法律系
中央大学产业经济所硕士
台湾大学法学博士
专长: 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法

 


 





感谢您阅读「北美智权报」,欢迎分享智权报连结。如果您对北美智权电子报内容有任何建议或欲获得授权,请洽:Editorial@naipo.com
本电子报所登载之文章皆受著作权保护,未经本公司授权, 请勿转载!
© 北美智权股份有限公司 & 北美联合专利商标事务所 版权所有 234 台湾地区新北市永和区福和路389号五楼 TEL:+886-2-8923-7350