104期
2022 年 02 月 09 日
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Messi与Massi并不近似:欧盟法院2020年C-449/1 8P号与C-474/1 8P号关于名人姓名商标判决
苏倚德/辅仁大学财经法律学系助理教授

常见的名人姓名商标争议,以「未经本人同意而将其姓名申请注册商标」为典型代表,或是「商标申请案与其姓名构成混淆误认之虞」而不得注册。然而本案涉及世界足球巨星Messi用其姓名申请商标,却被其他在先商标权人异议,属于较少发生的争议类型,最终欧盟法院于2020年9月17日作成C-449/1 8P号与C-474/1 8P号判决,对相关争点进行论述,进一步完善「名人姓名商标」法律议题的思考和应用。

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图片来源:Pixabay

姓名与商标间具有微妙的共同功能,诚如徐璧湖大法官所比喻[1]:「故营业者在商品附上商标,犹如吾人在文件上签名盖章,以资识别,为商业竞争上重要不可或缺之利器。」,而台湾法对于姓名权的保护,直接规定于民法第19条:「姓名权受侵害者,得请求法院除去其侵害,并得请求损害赔偿。」,至于商标法部分则见于第30条第1项第13款规定,即申请商标若「有他人之肖像或著名之姓名、艺名、笔名、字号者」不得注册,这可谓是特别防止第三人为求攀附名气或造成误认误信性质或来源所设,用以保护名人(著名自然人)姓名权的核驳事由。然而若涉及名人本人用其姓名申请商标时,却有其他在先商标权人主张混淆误认之虞,属于较少被讨论的商标争议类型。

案件背景与事实概要

现代足球运动起源于19世纪的英国,后被推广至全球产生相当的影响力,若综合考虑其盛行地区的幅员与参与人口,可被认为是世界第一运动,属欧洲、拉丁美洲和非洲最为流行的运动,并形成巨大的产业结构和商业利益[2]。阿根廷籍职业足球员 Lionel Andrés Messi Cuccitini(以下通称「Messi」;中译「梅西」)[3],自2003年加入西班牙巴塞罗那足球俱乐部后,以主力射手的身分协助俱乐部取得各项惊人成绩,个人也荣获多项殊荣,而被公认是世界最杰出的足球员之一。有报导指出Messi 于2017~2021年四年薪资已高达5.55亿欧元,于2021年加入法国巴黎圣日耳曼足球俱乐部后,年薪据传降到「仅剩」3500万欧元,但加上其他代言和商业活动,Messi仍是全球范围内收入顶尖的运动员,也足见其影响力和知名程度。

回到十余年前,Messi已展露头角,于2007年完成以自己姓名为要素的单纯大写文字欧盟商标「LIONEL MESSI」(注册号:006353131),之后巴塞罗那俱乐部于2009年连获西班牙足球甲级联赛、西班牙国王杯、欧洲冠军联赛、西班牙超级杯、欧洲超级杯以及俱乐部世界杯冠军,完成世界足坛首创「六冠王」的惊人纪录,并于随后的赛季依旧表现出色,Messi于2011年8月向欧盟知识产权局(EUIPO)申请注册联合商标如下图。

图一、Messi 2011年8月向欧盟知识产权局申请之联合商标。
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图片来源:EUIPO

该商标内容要素包含其姓氏字母,并且自行经过创意设计,搭配具有现代感之设计图形,指定使用在第9(紧急救援装备和仪器)、25(服装、鞋类、头饰)、26(体操和运动用品)类商品,然而这次申请案于2011年11月被一位在先欧盟商标权人提出异议,其据争商标为单纯文本商标「MASSI」,分别于1998年(注册号:414086)和于2007年(注册号:3436607)完成注册,总共指定使用在9 (自行车头盔、防护服、防护设备)、25(运动用服装、鞋类和头饰)、28(自行车手套、肩部、肘部和膝盖保护装置)、35(网络以及店面零售服务)类商品与服务,历经欧盟知识产权局内部「异议小组」(division d’opposition)以及「上诉委员会」(chambre de recours)等行政争讼阶段,两阶段主管机关皆认定两者构成混淆之虞而核驳申请案,随后申请人不服开启司法救济阶段,然而欧盟普通法院(事实审/初审)与欧盟法院(法律审/终审)皆认定未构成混淆之虞,最终该联合式商标得以注册(注册号:010181154)。

著名性的重要性

在后申请内容若与在先申请(或已注册商标)内容具有混淆误认之虞则为核驳事由,其中评价是否构成混淆误认之虞的考虑核心因素之一,便是「比对商标间的近似度」,应分别从外观(视觉)、读音(听觉)、观念三种不同方面判断,再综合判断整体近似程度,且各项因素间具有「相互联动关系」(interdépendance),换句话说,某一方面特别不近似时,即使其他方面具近似性,最终可能得出整体不近似的判断结果。本案中据争商标「MASSI」和系争商标「图+MESSi」从外观或读音皆构成近似,但在观念上却不近似:根据判决内容,笔者无法得知据争商标「MASSI」涵义和创作历程,推测可能是据争商标申请人Masferrer Coma先生的名字变体(例如绰号或昵称),但可能对相关公众没有产生特别的涵义,反观系争商标「图+MESSi」文字部分经设计,「可连结」(associer)到著名球星Messi本人,对相关公众而言,产生观念上特殊的「涵义」(signification)和较强的识别性,可谓是「主要显著部分」(éléments distinctifs et dominants),属于商标整体印象的重要部分[4],故有特别分析之法律价值。

此外,根据一般原理原则,是否构成混淆误认之虞,需考虑各种因素以作成最终「整体综合评价」(appréciation globale),其中当然包括在先商标的「知名度」(renommée)[5],另外也包括用姓名商标的申请人本身的「潜在著名性」(notoriété éventuelle)[6]。而当对比商标间,至少其中一方具有清楚且明确(claire et déterminée)的涵义(即产生「观念上差异性」)时,则可对上述外观或读音近似发挥「中和」(neutraliser)的效果[7],导致最终在整体上没有近似,因而较难构成混淆误认之虞。这种「观念差异的中和效果」并不总会产生[8],通常是发生在具有较强涵义的一方,对涵义较弱或缺乏涵义的另一方进行中和[9]。一般而言,普通姓名商标并不会对相关公众产生特别涵义,除非如本案系争商标「图+MESSi」,其设计文字部分「MESSi」能清楚且特定地指涉到特定知名人物[10]

著名性的事实判断

本案初审法院认为部分相关公众认识球星Messi,但也承认另有「可忽略」(négligeable)的部分不会直接将文字MESSi和球星Messi连结起来[11],所以异议人质疑系争商标并非限缩指定于运动相关的商品,亦包含了一般用服装、鞋类和头饰,若是不关心足球运动的一般消费者,或是部分足球并不盛行的欧盟国家民众(例如以篮球为主要运动的立陶宛),未必会认识球星Messi并将系争商标与之连结起来,且著名程度会随时间变动,异议人认为2013年异议成立时主管机关并未认定其著名性,与初审法院认定具有著名性有别,但终审法院为法律审法院,并不会审酌球星姓氏Messi是否著名这个事实问题(非法律问题)[12];又基于相同逻辑,初审法院认定「球星Messi作为公众人物,其家族姓为全球知悉」为「显著事实」(fait notoire)而推定众所皆知,毋庸当事人提出或主管机关援引,这部分亦非属终审法院的审酌范围(非法律问题)。

著名性的申请主体

实务上针对著名表征(商标、姓名、公司名称等)意图攀附,或造成来源指示错误的恶意申请屡见不鲜,若涉及名人姓名,通常是发生未经本人同意,将其姓名申请注册商标(俗称「抢注」的一种类型)(如台湾商标法第30条第1项第12款和第13款所规范);另一方面,若著名姓名商标为在先商标,因其著名性而产生较强的识别性,其他商标可能稍有攀附即会使人产生混淆误认,进而较容易主张在后商标有混淆误认之虞,得据以核驳在后申请(如台湾商标法第30条第1项第10款所规范),或是主张负侵权行为责任(如台湾商标法第68条和第69条所规范)。而本案涉及名人用其姓名申请商标属于在后商标,被其他在先商标权人主张具混淆误认之虞而不得注册,属较少发生的争议类型,也因此异议人主张初审法院适用(application)2006年关于著名姓名商标「Ruiz-Picasso案」的判决见解[13]有误:该案(Ruiz-Picasso案)法院肯认因观念差异所产生的中和效果,但该著名姓名商标Picasso(西班牙籍艺术家,中译「毕加索」)为据争商标,不同于本案中姓名商标Messi为系争商标,终审法院表示,该案仅要求在相关公众的感知中,至少其中一个商标具有清楚且明确的涵义,使相关公众得以直接「理解」(saisir)此涵义,并未限定为在先商标或在后商标,所以适用无误,因此最终发挥中和效果,比对商标间既不近似,也未构成混淆误认之虞,而「图+MESSi」申请案自2011年8月提出申请,在届满十年之际,总算于2021年7月完成注册。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

作者: 苏倚德
现任: 辅仁大学财经法律学系助理教授
学历: 法国 Strasbourg 大学法学博士
专长: 知识产权

 


 





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