美国商标审理与上诉委员会（Trademark Trial and Appeal Board，TTAB）于2022年1月10日作成「POTIFY」商标异议成立的决定，不仅承认「SPOTIFY」为著名商标，且认定POTIFY的注册将造成SPOTIFY识别性减损的商标淡化效果。本文即从著名商标与商标淡化的法律原则开始简介，后说明TTAB如何以案例法立论SPOTIFY为著名商标，且POTIFY的注册将导致SPOTIFY商标识别性遭到减损，而产生商标淡化的结果。

图片来源：SPOTIFY

2022年1月10日，TTAB作出Spotify对U.S. Software申请注册之「POTIFY」商标之异议决定，宣告拒绝U.S. Software的申请[1]。POTIFY是一家以医疗用大麻的领取和选购为号召的在线平台，用户可在其所开发的App上随选、评价个别药局，并可透过互动以算法推测与推荐符合用户喜好的医疗用大麻商品与合法购买处。TTAB在决定书罕见地直指「SPOTIFY」商标声明远播（as famous as marks comes），毫无疑问是著名商标，且POTIFY对SPOTIFY商标淡化的风险已呈现不可避免（inevitable）的状态，而非仅是有疑虑而已。

图一、美国第87904185号「POTIFY」组合商标申请案

图片来源：TTAB

著名商标与商标淡化

「商标」的基本功能在于区别商品或服务之来源。当商品或服务之相关消费者可能辨识错误，误认不同来源的商品或服务为同一来源，或者误认二商标之使用人间存在关系企业、授权关系、加盟关系或其他类似关系，实务上即会认为两商标具有混淆误认之关系[2]。

「著名商标」，则较一般商标进一步提升至其所表彰之识别性与信誉已广为一般消费者所普遍认知的标准。通常，著名商标需具有强烈指示单一来源的特征及吸引力。

基于保护著名商标权人所耗费的广告与宣传心血，避免他人任意攀附，法律实务上对著名商标的保护范围亦较一般注册商标为广，包含防止减损著名商标识别性与信誉[3]。前者，指特定商标在社会大众的心中所留下具有单一联想或独特性印象的高度识别性已被模糊或弱化（blurring）；后者，则使消费者对该商标所代表的信誉、社会公信力产生贬抑或负面之联想（tarnishment）。

防止商标淡化，主要适用于当两商标之市场区隔有别，且营业利益冲突并不明显时，著名商标权人可得避免识别性或信誉遭受损害的主张[4]。

「SPOTIFY」为著名商标

Spotify，虽然已是具有每月活跃用户数超过 3.5亿人（付费用户数达1.6亿人）的音乐串流平台[5]，且稳居龙头宝座多年，仍应依序证明以下要件，方得在除了主张「POTIFY」可能有致相关消费者对「SPOTIFY」商标混淆误认之虞外，另主张其亦构成对「SPOTIFY」商标的淡化：

(1)「SPOTIFY」已是著名商标；
(2)申请人在商业上以「POTIFY」作为商标使用；
(3)申请人是在「SPOTIFY」成名之后才开始使用「POTIFY」作为商标；且
(4)申请人在商业上的使用「POTIFY」可能造成「SPOTIFY」商标的识别性或信誉遭受损害[6]。

从广告投放范围的审查开始，TTAB认同Spotify的广告和宣传在全美已是铺天盖地（overwhelming）的横跨各地区和领域，包含实体车站、建筑物和无远弗届的多家网络媒体巨头，因而广为人知。此外，Spotify过去一连串的商业操作，包含邀请时任美国总统的欧巴马分享总统级歌单、大刀阔斧地以亿级契约签下知名脱口秀（Talk Show）喜剧演员出身的 Podcast主持人Joe Rogan制播独家节目等，均使Spotify早已深入大多数美国民众（不论是否付费订阅）的生活。TTAB亦采认Spotify律师提出其多年蝉联全球品牌咨询企业Interbrand「全球最佳品牌百强榜」的实绩等旁征博引，在在证明「SPOTIFY」已是美国消费者在听觉体验上名副其实的著名商标。

虽然「POTIFY」申请人抗辩称，Spotify在其2017年开始使用「POTIFY」作为商标时仍未如此有名。然而，此抗辩却被TTAB认为不足为采。因此，「SPOTIFY」构成受美国联邦商标法第43条（15 U.S.C. § 1125）第(c)项保护之著名商标的前提，在本案中已经确立。

商标淡化中「识别性减损」的判断

接着，TTAB依据上述第43条第(c)(2)(B)款中，列举认定判断「SPOTIFY」在社会大众的心中的高度识别性是否会受「POTIFY」的商业上使用而遭到模糊或弱化（blurring）的考虑因素。例如：(1)系争「POTIFY」商标与据以异议之著名商标「SPOTIFY」的相似程度；(2)著名商标先天或后天识别性之程度；(3)异议人，即「SPOTIFY」商标权人对著名商标排他性使用持续投入的努力程度；(4)申请人是否欲藉系争商标攀附该著名商标企业之商誉等；(5)申请人是否曾与该著名商标所指示的商品或服务之来源有实质接触等关联[7]。

不意外的，TTAB认定「POTIFY」和「SPOTIFY」两者在拼音（仅有一字之差）、读音、观念和商业印象均构成惊人的近似（striking similar），且「SPOTIFY」在申请商标当时为一具有创意性（coined）、创造性（fanciful）而具有先天识别性的商标。此外，虽然申请人极力否认最初设计「POTIFY」的想法与「SPOTIFY」有任何关连。但TTAB相信了Spotify律师所提出的证据：Potify创办人在设计该商标作为商业上使用前，早已是Spotify的忠实用户，因此推断其在创造Potify商标时完全与Spotify无任何关联是不合经验和论理法则的。

最终，虽然Spotify的律师没有提出任何Potify攀附其商誉之直接和确凿的证据，且大麻和音乐串流平台在商品和服务上并非相同或类似之领域，且「POTIFY」在商业上使用是否使消费者不可避免地联想到「SPOTIFY」仅达中性认定，但TTAB基于上述在其他因素之强而有力的证明，仍判定「POTIFY」将导致「SPOTIFY」此著名商标的独特识别性遭受减损，造成商标淡化的结果。

TTAB在判定「POTIFY」将导致「SPOTIFY」识别性减损后嘎然而止，即未再碰触和讨论本件在「商誉减损」议题的适用，以作为其他案件的参考，实为本异议决定较为可惜之处。

备注：

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作者： 李秉燊 现任： 北美智权报　专栏作家 学历： 美国杜克大学法学院硕士班 台湾地区交通大学科技法律研究所博士候选人 美国杜克大学法学院访问学者 台湾地区交通大学科技法律研究所硕士生（径升博士班） 台湾地区阳明大学医事技术暨检验学系硕士 专业资格： 2018年度台湾地区专利师考试及格 2014年度台湾地区医事检验师考试及格