美国商标法在某些条文展现了使用保护主义，若已有人先使用某商标（但未注册），他人无法注册取得该商标。1992年第11巡回法院Zazu Designs v. L’Oreal, S.A.案判决，大型化妆品公司在联邦注册并使用商标，小美发店主张其已在某一州先使用该商标于相同产品上。究竟州的先使用事实，能否胜过在联邦的注册保护？此必须看在州的先使用是否「足够」。

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美国商标法在某些条文展现了使用保护主义，若已有人先使用某商标（但未注册），就取得了申请注册联邦商标之权利，他人无法注册取得该商标。此外，就算没有申请注册联邦商标，只要具有后天识别性，仍可以援引商标法第1125条(a)主张侵权。

未注册商标仍可根据商标法行使权利

联邦商标法第1125条(a)是为了避免欺骗（仿冒、不实广告等行为）所设计之条文。虽然没有明确写到，但也间接地允许「未注册商标」行使商标权。例如，第二巡回法院于1985年之案件曾经提到，第1125条(a)要想避免公众对产品来源之混淆。如果一标志具有第二意义，购买者会将联想到特定制造者，若一个相同或近似商标使用于另一制造者之产品，很可能也会产生相同的联想[1]。因此，只要具有第二意义，未注册商标就可以援引第1125条(a)行使救济。

但在1988年之前，联邦商标法并没有明确写出，在没有注册商标的前提下，要符合哪种情况，才能取得「可以注册商标」及「可以行使商标权」之权利。因而，这个问题就由州法决定，加上联邦普通法对于第1125条(a)中「使用」（use）这个字的阐述。在普通法中，所谓「使用」，指的是向公众销售该带有该标志（mark）的产品[2]。

而在联邦商标法中，「使用」这个字是有意义的。其坚持公司必须有使用该标志，才能够获得注册之权利，此可以避免某些人注册没有使用的商标，只想让其他竞争对手无法使用该商标。而「公开销售」（Public sales）可以让他人知道，他们不应投资资源开发类似于已被他人使用于交易中的商标。只有积极之使用，才能让消费者将一标志联想到一特定产品，并告知其他公司该标示已经被如此联想[3]。

Zazu Designs v. L’Oreal, S.A.案事实

法国欧莱雅（L’Oréal, S.A.）公司在美国的被授权人为Cosmair公司（以下将二者统称为L’Oréal公司）。L’Oréal公司聘请了一家咨询公司Wordmark，协助寻找头发化妆品新系列的名称。Wordmark公司在查询了美国商标注册数据库后，建议了250个商标名称。最后，L’Oréal公司挑出了其中三个商标，包括系争的「Zazu」这个词，并进一步调查这个词在美国是否还可以注册为商标。

调查结果发现，在联邦层级，有人注册Zazu为衣服商标；另外在州层级有二个商标，其中一个是美发店「Zazú Hair Designs」注册的商标，另一个商标则已经没有使用[4]。

Zazú Hair Designs 是位于伊利诺伊州芝加哥郊区的一家美发店（以下称为ZHD美发店）。ZHD在1980年于伊利诺伊州注册了「Zazú」商标，指定使用于美发店。L’Oréal公司打电话询问ZHD美发店，是否有贩卖自家产品，员工回答目前没有，但「正在研究中」。L’Oréal公司再打了第二次电话询问，这次ZHD美发店回答，目前没有推出使用Zazú为名的产品[5]。

因而，L’Oréal公司认为只需要解决在联邦层级于衣服注册Zazu商标的商标权人Riviera Slacks公司。后来二公司达成协议， L’Oréal公司支付12万5000美元给Riviera公司，Riviera公司就不会阻止L’Oréal公司注册及使用Zazu商标[6]。

由于美国联邦商标法虽然要注册，但仍然要先有使用，故1986年，L’Oréal公司刻意将Zazu用于其染发产品上，再跨州进行了小量的货运，并用这个货运为基础，于1986年6月12日向联邦注册商标。进而，L’Oréal公司8月就在全美国范围广告和销售该款Zazu染发产品[7]。

ZHD美发店自称打算推出同名美发产品

但L’Oréal公司不知道，ZHD美发店于1985年起，就想要以自家美发店品牌，推出自有品牌的洗发润发产品，并开始接触几家化学公司。ZHD美发店最后对Gift化妆品公司提供的样品较为满意，并将一些样品卖给来店客人。该样品是用透明瓶子装着，瓶身上贴个ZHD美发店的名片。在1985年11月到1986年2月间，ZHD美发店做过另外二笔跨州小生意，一是将2瓶卖给德州的朋友，收费13美元；二是卖了40瓶卖给佛罗里达州的美发朋友，收费78.58美元，据说这是想要吸引佛罗里达州的消费者。不过这些产品因为没有标示成分和重量，依法无法卖给一般消费者[8]。

在L’Oréal公司开始进行全国营销后，其人员三次前往ZHD美发店，发现该店仍没有以Zazú为名贩卖任何产品。但是ZHD美发店在1985年底订购了25000个瓶子，上面印有Zazú。后来其也向厂商订购标示成分、可黏贴于瓶身的标签。1986年9月，ZHD美发店在其店内开始销售少量贴上标签的手工瓶装洗发精。1987年开始后，ZHD美发店直接指示由洗发精供货商将洗发精装入瓶中，但没有纪录显示装了多少瓶[9]。

ZHD美发店提起诉讼并一审获胜

ZHD美发店在L’Oréal公司开始全球营销新产品后，向联邦专利商标局申请注册联邦商标，并主张自己具有优先权；且决定在伊利诺伊州北区法院向对L’Oréal公司提起商标侵权诉讼。

在经过法官自己审判（bench trial）后，法官于1988年判决，ZHD美发店的销售属于先使用，故有权在全国范围内使用Zazú于头发产品[10]。其禁止L’Oréal公司继续使用该商标，并判决其应赔偿ZHD公司10万美元作为所失利益赔偿，以及赔偿100万美元，作为更正广告，以恢复Zazú商标之名声。甚至，地区法院认为，L’Oréal公司属于故意侵权，且在诉讼中使用压迫和欺骗手段，故地区法院另判赔100万美元惩罚性赔偿金，以及7万6000元诉讼花费[11]。

L’Oréal公司提起上诉，本案进入第七巡回法院，于1992年做出判决，推翻了一审判决，由Easterbrook法官撰写判决书。

上诉法院认为ZHD之使用并不足够

Easterbrook法官认为，ZHD之销售并不构成足够之使用，而取得优先于L’Oréal公司之权利。因为ZHD美发店只有在自家店内销售几瓶，以及寄送一些给在德州和佛州的朋友，这并不会让消费者对Zazú商标与 ZHD洗发产品间建立链接，也不足以对其他制造者提供公示（notice）。实际上，直到L’Oréal公司开始广告销售其产品的几个月后，ZHD美发店才开始推出其产品[12]。

ZHD美发店也向联邦申请了Zazú商标主张，其主张L’Oréal公司已经知道ZHD打算使用Zazú为名进军美发产品市场，故ZHD应该有对该商标权利较优先。但Easterbrook法官认为，其申请联邦注册晚于L’Oréal公司的申请与营销活动。而且，意图使用商标却没去注册，并不会取得任何权利。就算1988年联邦商标法新增加第1051条(b)，虽未真的使用但真正意图使用也可注册，但必须真的有去申请注册才行[13]。

虽然ZHD在伊利诺伊州先使用Zazú标志于美发「服务」上，但并没有在全国取得美发「产品」上的权利。一审法院原认为，因为L’Oréal公司知道ZHD美发店经营美发服务，所以就认定ZHD美发店对该标志的权利较为优先。但是，Easterbrook法官认为，ZHD并没有将该标志先使用于美发产品上，也没有先去联邦申请注册，并不会因此就取得优先权[14]。

而且，如果ZHD美发店真的有先使用Zazú于美发产品上，或真的有先去注册，那么L’Oréal公司在事前调查时，就会发现此点，就会选择其他标志，而不会投入这么多营销资源。因此，知道ZHD美发店打算使用Zazú标志，并不会让L’Oréal无法注册[15]。

Easterbrook法官并指出，一审法院搞错了一点。1988年之前申请联邦商标，需要先有使用才能注册，但是该使用只需要「微少使用」；但若没有申请注册联邦商标，则该使用必须要达到足以产生全国性权利的使用，才能主张商标权利较优先（priority）。这两种使用的程度不相同，但一审法院却认为前者等于后者[16]。

最后补充说明，在1988年美国商标法修法后，就算还未使用的商标，也可以向联邦申请注册，但需要具有「真正使用意图」。那属于另一个议题了。

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法