105期
2022 年 02 月 23 日
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美国商标法之先注册与先使用的冲突:
第11巡回法院Zazu Designs v. L’Oreal, S.A.案
杨智杰/云林科技大学 科技法律研究所 教授

美国商标法在某些条文展现了使用保护主义,若已有人先使用某商标(但未注册),他人无法注册取得该商标。1992年第11巡回法院Zazu Designs v. L’Oreal, S.A.案判决,大型化妆品公司在联邦注册并使用商标,小美发店主张其已在某一州先使用该商标于相同产品上。究竟州的先使用事实,能否胜过在联邦的注册保护?此必须看在州的先使用是否「足够」。

美国商标法在某些条文展现了使用保护主义,若已有人先使用某商标(但未注册),就取得了申请注册联邦商标之权利,他人无法注册取得该商标。此外,就算没有申请注册联邦商标,只要具有后天识别性,仍可以援引商标法第1125条(a)主张侵权。

未注册商标仍可根据商标法行使权利

联邦商标法第1125条(a)是为了避免欺骗(仿冒、不实广告等行为)所设计之条文。虽然没有明确写到,但也间接地允许「未注册商标」行使商标权。例如,第二巡回法院于1985年之案件曾经提到,第1125条(a)要想避免公众对产品来源之混淆。如果一标志具有第二意义,购买者会将联想到特定制造者,若一个相同或近似商标使用于另一制造者之产品,很可能也会产生相同的联想[1]。因此,只要具有第二意义,未注册商标就可以援引第1125条(a)行使救济。

但在1988年之前,联邦商标法并没有明确写出,在没有注册商标的前提下,要符合哪种情况,才能取得「可以注册商标」及「可以行使商标权」之权利。因而,这个问题就由州法决定,加上联邦普通法对于第1125条(a)中「使用」(use)这个字的阐述。在普通法中,所谓「使用」,指的是向公众销售该带有该标志(mark)的产品[2]

而在联邦商标法中,「使用」这个字是有意义的。其坚持公司必须有使用该标志,才能够获得注册之权利,此可以避免某些人注册没有使用的商标,只想让其他竞争对手无法使用该商标。而「公开销售」(Public sales)可以让他人知道,他们不应投资资源开发类似于已被他人使用于交易中的商标。只有积极之使用,才能让消费者将一标志联想到一特定产品,并告知其他公司该标示已经被如此联想[3]

Zazu Designs v. L’Oreal, S.A.案事实

法国欧莱雅(L’Oréal, S.A.)公司在美国的被授权人为Cosmair公司(以下将二者统称为L’Oréal公司)。L’Oréal公司聘请了一家咨询公司Wordmark,协助寻找头发化妆品新系列的名称。Wordmark公司在查询了美国商标注册数据库后,建议了250个商标名称。最后,L’Oréal公司挑出了其中三个商标,包括系争的「Zazu」这个词,并进一步调查这个词在美国是否还可以注册为商标。

调查结果发现,在联邦层级,有人注册Zazu为衣服商标;另外在州层级有二个商标,其中一个是美发店「Zazú Hair Designs」注册的商标,另一个商标则已经没有使用[4]

Zazú Hair Designs 是位于伊利诺伊州芝加哥郊区的一家美发店(以下称为ZHD美发店)。ZHD在1980年于伊利诺伊州注册了「Zazú」商标,指定使用于美发店。L’Oréal公司打电话询问ZHD美发店,是否有贩卖自家产品,员工回答目前没有,但「正在研究中」。L’Oréal公司再打了第二次电话询问,这次ZHD美发店回答,目前没有推出使用Zazú为名的产品[5]

因而,L’Oréal公司认为只需要解决在联邦层级于衣服注册Zazu商标的商标权人Riviera Slacks公司。后来二公司达成协议, L’Oréal公司支付12万5000美元给Riviera公司,Riviera公司就不会阻止L’Oréal公司注册及使用Zazu商标[6]

由于美国联邦商标法虽然要注册,但仍然要先有使用,故1986年,L’Oréal公司刻意将Zazu用于其染发产品上,再跨州进行了小量的货运,并用这个货运为基础,于1986年6月12日向联邦注册商标。进而,L’Oréal公司8月就在全美国范围广告和销售该款Zazu染发产品[7]

ZHD美发店自称打算推出同名美发产品

但L’Oréal公司不知道,ZHD美发店于1985年起,就想要以自家美发店品牌,推出自有品牌的洗发润发产品,并开始接触几家化学公司。ZHD美发店最后对Gift化妆品公司提供的样品较为满意,并将一些样品卖给来店客人。该样品是用透明瓶子装着,瓶身上贴个ZHD美发店的名片。在1985年11月到1986年2月间,ZHD美发店做过另外二笔跨州小生意,一是将2瓶卖给德州的朋友,收费13美元;二是卖了40瓶卖给佛罗里达州的美发朋友,收费78.58美元,据说这是想要吸引佛罗里达州的消费者。不过这些产品因为没有标示成分和重量,依法无法卖给一般消费者[8]

在L’Oréal公司开始进行全国营销后,其人员三次前往ZHD美发店,发现该店仍没有以Zazú为名贩卖任何产品。但是ZHD美发店在1985年底订购了25000个瓶子,上面印有Zazú。后来其也向厂商订购标示成分、可黏贴于瓶身的标签。1986年9月,ZHD美发店在其店内开始销售少量贴上标签的手工瓶装洗发精。1987年开始后,ZHD美发店直接指示由洗发精供货商将洗发精装入瓶中,但没有纪录显示装了多少瓶[9]

ZHD美发店提起诉讼并一审获胜

ZHD美发店在L’Oréal公司开始全球营销新产品后,向联邦专利商标局申请注册联邦商标,并主张自己具有优先权;且决定在伊利诺伊州北区法院向对L’Oréal公司提起商标侵权诉讼。

在经过法官自己审判(bench trial)后,法官于1988年判决,ZHD美发店的销售属于先使用,故有权在全国范围内使用Zazú于头发产品[10]。其禁止L’Oréal公司继续使用该商标,并判决其应赔偿ZHD公司10万美元作为所失利益赔偿,以及赔偿100万美元,作为更正广告,以恢复Zazú商标之名声。甚至,地区法院认为,L’Oréal公司属于故意侵权,且在诉讼中使用压迫和欺骗手段,故地区法院另判赔100万美元惩罚性赔偿金,以及7万6000元诉讼花费[11]

L’Oréal公司提起上诉,本案进入第七巡回法院,于1992年做出判决,推翻了一审判决,由Easterbrook法官撰写判决书。

上诉法院认为ZHD之使用并不足够

Easterbrook法官认为,ZHD之销售并不构成足够之使用,而取得优先于L’Oréal公司之权利。因为ZHD美发店只有在自家店内销售几瓶,以及寄送一些给在德州和佛州的朋友,这并不会让消费者对Zazú商标与 ZHD洗发产品间建立链接,也不足以对其他制造者提供公示(notice)。实际上,直到L’Oréal公司开始广告销售其产品的几个月后,ZHD美发店才开始推出其产品[12]

ZHD美发店也向联邦申请了Zazú商标主张,其主张L’Oréal公司已经知道ZHD打算使用Zazú为名进军美发产品市场,故ZHD应该有对该商标权利较优先。但Easterbrook法官认为,其申请联邦注册晚于L’Oréal公司的申请与营销活动。而且,意图使用商标却没去注册,并不会取得任何权利。就算1988年联邦商标法新增加第1051条(b),虽未真的使用但真正意图使用也可注册,但必须真的有去申请注册才行[13]

虽然ZHD在伊利诺伊州先使用Zazú标志于美发「服务」上,但并没有在全国取得美发「产品」上的权利。一审法院原认为,因为L’Oréal公司知道ZHD美发店经营美发服务,所以就认定ZHD美发店对该标志的权利较为优先。但是,Easterbrook法官认为,ZHD并没有将该标志先使用于美发产品上,也没有先去联邦申请注册,并不会因此就取得优先权[14]

而且,如果ZHD美发店真的有先使用Zazú于美发产品上,或真的有先去注册,那么L’Oréal公司在事前调查时,就会发现此点,就会选择其他标志,而不会投入这么多营销资源。因此,知道ZHD美发店打算使用Zazú标志,并不会让L’Oréal无法注册[15]

Easterbrook法官并指出,一审法院搞错了一点。1988年之前申请联邦商标,需要先有使用才能注册,但是该使用只需要「微少使用」;但若没有申请注册联邦商标,则该使用必须要达到足以产生全国性权利的使用,才能主张商标权利较优先(priority)。这两种使用的程度不相同,但一审法院却认为前者等于后者[16]

最后补充说明,在1988年美国商标法修法后,就算还未使用的商标,也可以向联邦申请注册,但需要具有「真正使用意图」。那属于另一个议题了。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

 
作者: 杨智杰
现任: 云林科技大学科技法律所 教授
经历: 云林科技大学科技法律所 副教授
真理大学法律系助理教授
真理大学法律系副教授
学历: 台湾大学法律系
中央大学产业经济所硕士
台湾大学法学博士
专长: 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法

 


 





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