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台湾商标法第63条要求商标权人使用商标；否则「无正当事由迄未使用或继续停止使用已满三年」时，TIPO可依职权或依申请废止该商标。美国商标法则从「放弃商标」的角度定义「未使用」。根据15 U.S.C. § 1127，如果商标停止使用且权利人具有不再重起使用之意图时，该商标视为被放弃。另连续三年不使用则是放弃商标的初步证据（prima facie evidence）

在电子商务的情境下，商标权人透过计算机软件来提供服务，则商标应指定服务类或物品类，其攸关该商标是否判定为「未使用」。本文在介绍美国联邦巡回上诉法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC）的Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc.案[1]（称「Lens.com案」）；在该案中，CAFC维持美国专利暨商标局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）的商标审判暨上诉委员会（Trademark Trial and Appeal Board，TTAB）废止商标注册的处分，因为系争商标所指定的「物品」未能让消费者辨识其来源。

在「商标废止」程序中，对于商标之放弃，申请人的举证责任为「优势证据」（a preponderance of the evidence）。于程序中，TTAB得在当事人声请下以「中间裁定」（summary judgment）做出相关处分。CAFC在审视该裁定之合法性时所采的基准为自为（de novo）审查，亦即依卷内相关证据直接决定争议。

相较于民事诉讼程序中，上诉法院于审理中间裁定时会检视有无涉必须由陪审团来认定的事实，且会以中间裁定声请人的「对造」为有利的考虑，来检视相关证据是否支持下级法院的裁定。在TTAB程序中，仅视中间裁定声请人是否证明「关键事实的并无争议」（no genuine issue as to any material fact）即可。

系争商标「LENS」为原商标权人Wesley–Jessen公司在注册当时指定于第9类商品，具体商品为用于眼科学、视力测定等领域之隐形眼镜之电子订购计算机软件。

本案商标权人Lens.com公司为隐形眼镜和相关产品之网络零售商，其设有网站以让消费者透过网络下订单来购买产品。Lens.com公司于2002年9月间从Wesley–Jessen公司处受让而得到「LENS」商标。此受让缘起于2001年1月间Lens.com公司欲申请「LENS」商标，并指定于零售商店服务，且特别透过全球计算机网络来贩卖隐形眼镜产品。不过，USPTO却引用Wesley–Jessen公司的「LENS」商标而认为有混淆误认之虞而核驳Lens.com公司的申请案。

之后，2002年3月间Lens.com公司申请废止Wesley–Jessen公司的「LENS」商标。但双方却和解，并且Wesley–Jessen公司移转「LENS」商标给Lens.com公司。Lens.com公司因而撤回废止申请。

根据TTAB的裁定[2]，原商标权人Wesley–Jessen公司在90年代的电子商务模式是将购物软件磁盘（附有「LENS」商标）寄给客户，以让客户使用其服务。但现今由于因特网，相关购物软件不再依赖邮寄方式提供，而是消费者从网站上下载软件到个人计算机中。

2008年9月，1-800 Contacts公司提出商标废止申请，并主张Lens.com公司已放弃「LENS」商标或以欺骗方式取得系争商标。TTAB以中间裁定方式认定Lens.com公司的软件对其网络营销来说是可有可无的，而该软件无法视为可交易的物品。因此，2011年1月间，USPTO做出废止商标的处分。商标权人不服并提出上诉，但CAFC维持TTAB的裁定而认为系争商标因未使用而被放弃。

针对本案争议，CAFC首先解释「使用」（use）的意思。CAFC从15 U.S.C. § 1127对「商业上使用」（use in commerce）的定义来讨论「物品」（good）的商标使用。

针对「物品」的商标使用，§ 1127要求该物品本身已为商业上贩卖或运送（transported）。因而，CAFC认为「商业上使用」不要求商品的销售，而只要商品已为商业上「运送」，即可构成「商业上使用」。至于「运送」（transport）的文义范围，CAFC认为并非任何商品的「运送」都是法律上的「运送」。透过运送商品所进行的商标使用，其成立的要件包括「公众注意」（public awareness）。亦即，公众必须认明该型态的商标使用。

此外，CAFC指出并非任何「对象」（article）皆可视为「物品」。如果该对象仅是商标权人提供服务的管道（conduit），则其非用来判断是否有「商标使用」的「物品」。如果该对象并无独立于商标权人服务外的「价值」，则该对象不可能单独做为可交易用的「物品」。

CAFC举三个案例，其皆非属「已为商业上运送之物品」。第一例是In re Shareholders Data案[3]，该案商标申请人已有「PERSONALYST」商标，并指定于服务类，且关连于财务报告服务。当时，该申请人欲再就「PERSONALYST」商标申请，并指定于「定期的、由计算机制备的报告，且内容关于订户的有价证券规划之价值」。该案法院认为该项指定的商标申请不应核准，因为「报告」并非交易上的物品或消耗品。该案法院指出该申请人所提供之财务报告因为是针对个别订阅户所制作，故该报告本身相当背离交易上物品的性质，而仅仅是其服务个别订阅户的管道。因此，该案法院判定该报告并不能另外贩卖因而不具有独立于服务之外的价值。

第二例是In re Compute-Her-Look, Inc.案[4]，其中系争「COMPUTE–HER–LOOK」商标申请案指定于计算机印刷物，且其印刷内容为针对特定客人的美容建议；另该申请人已就「COMPUTE–HER–LOOK」商标指定于相关服务。该项指定之商标申请案并未核准，因为印刷物仅是申请人用来传达服务的结果，其本质上与所提供之服务相纠结，而无法产生独立的市场价值。

第三例是Ex parte Bank of America National Trust and Savings案[5]，该案之商标申请案是指定于旅行支票或其他窗体之使用。因为该案申请人系提供银行服务，而相关窗体亦与其服务有关，故该些窗体仅是银行服务的工具。再者，该案申请人并没有印刷或贩卖窗体的生意。因此，该项指定之商标申请案被核驳。

另方面，CAFC举Planetary Motion, Inc. v. Techsplosion, Inc.案[6]为例，该案法院认为透过因特网发送软件给终端用户系可构成「商业上使用」。在该案中，系争商标为「Coolmail」，而相关软件产品为「Coolmail Software」。Planetary Motion, Inc.案法院指出该软件产品发布时系使用具有「Coolmail」商标之文件名，且未设读取权限，而证据显示消费群众实际上将「Coolmail」链接至该软件产品。因此，该案法院认为该软件产品符合商业上运送之状态。

在本案中，Lens.com公司透过其网站以让消费者下单购买产品。此为使用网站软件，并藉由消费者的阅览而将网页所附带的软件散布给消费者。此过程是否让网站软件成为「已为商业上运送之物品」（goods transported in commerce），其关键在于消费者事实上是否将系争商标关连到「软件」，而非关连到商标权人所提供之「服务」。亦即，如果Lens.com公司的消费者认知系争商标代表网页软件，则该软件即属于「已为商业上运送之物」。

系争商标与软件间之「关连」其判断属于事实问题，且为个案认定。CAFC特别指出三个判断因素：

另CAFC强调任一个因素本身不会是关键的因素，但单一个因素会影响系争软件视为否「物」之认定。

根据这三个因素，CAFC裁定Lens.com公司的软件并不属于「物品」。首先，CAFC认为系争软件只是提供网络销售服务的管道。系争软件事实上属于Lens.com公司网络服务的一部分。消费者透过附属于网站的系争软件来操作网络购物。系争软件会针对单一客户的订购结果而制作网络订单。虽然系争软件增加了Lens.com公司网络服务的价值，但CAFC认为并无证据显示系争软件本身有任何独立于网络下单服务的价值。

其次，CAFC指出Lens.com公司对「LENS」商标的使用仅用来指称隐形眼镜的网购服务。尽管系争服务是透过系争软件执行，但并无证据显示消费者会认知「LENS」商标与系争软件间的关连性。此外，Lens.com公司的网页内容指出该公司的营业为以网络直接对隐形眼镜的消费者进行销售，而销售的商品是指「隐形眼镜」而非「软件」。网页的内容无法使人联想「LENS」商标与网页软件的关连性。CAFC认为Lens.com公司所提出的消费者证词亦无法支持关连性。虽然消费者肯定网购服务，但其并未联想系争商标与网购软件的关连性。

因为系争软件不是「物品」，Lens.com公司使用系争软件来经营网购业务不等于其「使用」了指定于产品识别用的「LENS」商标。因而，Lens.com公司有未使用商标的情况，故系争商标已被放弃。CAFC必须维持废止商标的处分。

因为程序的不同或举证责任的不同，美国判例所涉及的事实并非判断「维权使用」之决定性基础；但个案的相关事实仍可做为实务参考。

根据Lens.com案判决，在网络商务的时代，尽管服务提供商使用了特别的软件来进行网络商务活动，因为「服务」才是网络商务的本质活动，服务提供商的商标应指定用于「服务类别」而非「商品类别」，否则其商标可被视为未使用。

Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc., 686 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2012).
1-800 Contacts, Inc., No. CANCELLATION 9204992, 2010 WL 2191900 (May 18, 2010).
In re Shareholders Data, 495 F.2d 1360 (C.C.P.A. 1974).
In re Compute-Her-Look, Inc., 176 U.S.P.Q. (BNA) 445 (T.T.A.B. Dec. 13, 1972).
Ex parte Bank of Am. Nat’l Tr. & Sav. Ass’n, 118 U.S.P.Q. (BNA) 165 (Comm’r Pat. & Trademarks 1958).
Planetary Motion, Inc. v. Techsplosion, Inc., 261 F.3d 1188 (11th Cir. 2001).