北美智权股份有限公司

2018年，Steve Elster向美国专利商标局注册「TRUMP TOO SMALL」（特朗普太小）文字商标，指定使用于第25类商品。第25类商标包括：「衬衫；衬衫和短袖衬衫；图案T恤；长袖衬衫；短袖衬衫；短袖衬衫；短袖或长袖T恤；运动衫；T恤衫；T恤;可穿戴的服装和服装，即衬衫......」[1]。

根据Steve Elster的注册申请书的说明，这个短词，是希望唤起特朗普总统和参议员马可卢比奥（Marco Rubio）在 2016 年总统初选辩论中令人难忘的交流，希望「传达特朗普总统及其政策的某些特征是微不足道的」[2]。

美国专利商标局审查官拒绝了此申请案。其主要依据两项理由。

第一项，援引美国商标法第1052条(c)，认为此商标包含了尚在世的特朗普前总统的姓名，且没有得到他的书面同意[3]。

申请人Elster先生主张，此标志希望作为「政治评论」（political commentary），但审查官认为，只要含有他人姓名就不得注册，因为在法条上和过去的判例法中，并没有写「政治评论」属于例外[4]。

第二项，审查官认为，根据美国商标法第1052条(a)，此商标乃错误暗示与特定人有关联[5]。

Elster先生对专利商标局决定不服，向商标审理救济委员会提出上诉。上诉的主要理由认为，第1052条(c)和(a)，都属于对言论自由之限制，且属于「基于内容之限制」（content-based restrictions），违反美国宪法第一增补条文言论自由之保障。

但委员会维持了驳回决定，且认为本案只需要依据第1052条(c)，而不需要依据第1052条(a)[6]。

Elster不服，将此案上诉到联邦巡回上诉法院。2022年2月底，由Dyk法官做出判决，认为第1052条(c)禁止注册含有他人姓名之商标，违反了言论自由，构成违宪[7]。

美国联邦商标法中第1052条(a)的前半段规定：「能够将申请人的商品与其他人的商品区别开来的商标，不论其性质，均能在主注册簿上注册，除非该商标：(a)包含不道德、欺骗性、可耻的（immoral, deceptive, or scandalous）事物或由其所构成；或包含贬损（disparage）生存或死亡的自然人、机构、信仰、国家象征的事物或由其构成，或错误暗示（falsely suggest）与生存或死亡的自然人、机构、信仰、国家象征有某种联系，或使其受辱、名誉受损；…[8]」

上述条文第一句为「可耻的」（scandalous）条款，第二句中又分为贬损（disparage）条款和「错误暗示连结」（falsely suggest a connection）。由于美国法院非常重视言论自由保障，认为商标申请之限制，也是一种言论自由限制。故美国最高法院在2017年的Matal v. Tam案[9]，宣告「贬损」条款违宪；又在2019年的Iancu v. Brunetti案[10]，宣告「可耻」条款违宪。

最高法院在这两个案件中，认为「贬损条款」和「可耻条款」，有观点歧视（viewpoint discrimination）问题。

美国商标法第1052条(c)，则规定：「包含可辨识在世特定自然人的名字、肖像或签名或尤其构成，除非获得其书面同意；或者已故总统之姓名、签名、肖像且其遗孀仍在世者，除非获得该遗孀之书面同意。[11]」

我们姑且称第1052条(c)为「包含他人姓名」条款。「包含他人姓名」条款与前面的「贬损条款」和「可耻条款」不同，并不涉及观点歧视，但属于「基于内容之限制」（content-based discrimination）[12]。

Dyk法官认为，由于此案与过去最高法院的2017年的Matal v. Tam 案，和2019年的Iancu v. Brunetti案不同，并非属于观点歧视，而纯粹属于「基于内容之限制」，因此，必须先确定，到底要采取严格审查，还是中度审查。

若采取严格审查，必需要追求急迫重大政府利益，且必须量身定做；若采取对商业性言论之中度偏严格审查，则必须追求实质政府利益，且该限制可以「直接促进」该实质政府利益（directly advance a substantial government interest）。Dyk法官认为，要在商标上做限制，至少要有实质政府利益[13]。

政府有无实质利益呢？「禁止使用他人姓名」条款，想保护的利益是「名人形象权」？

Dyk法官认为，纵使保护名人形象权，但若一标志之使用是要限制对政府官员之批评，名人形象权无法支持这样的限制[14]。

Dyk法官引述了第十巡回上诉法院的Cardtoons, L.C. v. Major League Baseball Players Ass'n案[15]。该案中，有人出了一系列诙谐访作的棒球交易卡，只用了政治人物和运动球星的漫画人物和相幽默评论，被认为不构成侵害名人形象权，受到言论自由保障[16]。另外，加州法院、纽约州法院，均认为，纵使有名人形象权，也不能用以阻止诙谐访作和批评性言论[17]。

因此，Dyk法官认为，政府不能主张要保护名人形象权，而用来限制Elster标志中包含的对政治人务的批评。由于特朗普总统是公共人物，且Elster的标志传达了他对总统政策的不同意和批评，因此，Dyk法官认为，政府没有正当利益可以阻止Elster的言论[18]。

Dyk法官认为，不论采取严格审查，还是商业性言论的中度偏严格审查，结论都一样，亦即，政府无法用隐私权或名人形象权作为政府利益，让专利商标局拒绝Elster注册商标 [19]。

最后，Dyk法官附带提到，由于美国言论自由保护，要求限制言论自由之法规，不能有「过度广泛」（overbreadth）问题。Dyk法官认为，第1052条(c)禁止商标包含他人姓名，应该要限缩。其认为，如果商标是要「具有公共重要性议题的诙谐访作、批评、评论、艺术转化或其他任何言论自由利益」，应该作为第1052条(c)禁止使用他人姓名的例外[20]。

本案中Dyk法官认为，纵使名人对自己的姓名可能有名人形象权，但不能用名人形象权阻止对名人之批评。但实际上，特朗普并没有用名人形象权阻止Elster宣传「特朗普太小」，而是政府对「特朗普太小」商标不给予注册。在Dyk法官的讨论中，似乎混淆了二者，不能用某种权利阻止你使用某标语，不代表某标语就有权注册商标。美国专利商标局应该会对此判决提出上诉，我们可以继续追踪这个案例后续的发展。

In re Elster, 2022 WL 552146, at 1(CAFC, 2022).
Id. at 1.
Id. at 1.
Id. at 1.
Id. at 1.
Id. at 1.
Id. at 1.
15 U.S.C. § 1052 (a)(“No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—(a)Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute;...”).
Matal v. Tam, 137 S.Ct. 1744(2017).
Iancu v. Brunetti, 139 S.Ct. 2294(2019).
15 U.S.C. § 1052 (c)(“No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—
(c) consists of or comprises a name, portrait, or signature identifying a particular living individual except by his written consent, or the name, signature, or portrait of a deceased President of the United States during the life of his widow, if any, except by the written consent of the widow.”).
In re Elster, at 2.
Id. at 4.
Id. at 7.
Cardtoons, L.C. v. Major League Baseball Players Ass'n, 95 F.3d 959, 970 (10th Cir. 1996)
In re Elster, at 7.
Id. at 7.
Id. at 8.
Id. at 8.
Id. at 9.