苹果电脑在2018年6月4日宣布推出Memoji功能，并宣称取得商标权利。但在不久后，Social Tech公司紧急推出一款粗糙的Memoji应用程序，并对苹果电脑提告侵害商标权。苹果电脑主张，Social Tech公司申请取得的「MEMOJI」商标，并没有真实于商业上使用，应该被撤销。2021年美国第九巡回法院做出判决，认为Social Tech公司的商标没有真实于商业上使用，应予撤销。

图片来源：Apple

美国未使用之商标注册程序

美国联邦商标法（Lanham Act）过去长期采取先使用主义，故要于联邦注册，仍必须有先使用之事实。但1988年修正商标，增加了一种情况，在申请时虽然还没有真实使用，但可陈述申请到后具有「商业上使用之真实意图」（bona fide intention to use in commerce），而提出申请。此种申请管道规定于第1051条(b)。

申请时由于尚未真正使用，故要提交一份宣誓声明书，宣誓具有将于商业上使用该商标之「真实意图」（bona fide intention）。在提出此种申请后，经专利商标局审查，会发出「核准通知」（Notice of Allowance）。在收到核准通知书的6个月内，申请人必须在提交一「使用声明书」（statement of use），声明确实已经在商业上使用该商标，才完成整个注册登记程序。也就是说，要在收到核准通知后6个月内，于「商业上有真实使用」（bona fide use in commerce），并提出声明，美国专利商标局才会真正核准登记该商标。

Social Tech公司申请MEMOJI商标

2016年4月，Social Tech公司对「MEMOJI」商标，向美国专利商标局提出了「意图使用商标」（intent-to-use）之申请，指定使用于手机应用程序。经审查后，2018年1月30日，专利商标局寄出了核准通知给Social Tech。2018年3月，Social Tech公司申请将提交实际使用证明与陈述书的时间延长六个月，并获得准许[1]。

在Social Tech公司于2016年申请商标之后，Lucky Bunny公司（简称LB公司）于2017年4月3日，也对MEMOJI商标提出申请，也指定使用于手机应用程序，但该案的审查先暂停，需等待Social Tech公司的审查结果而定。

苹果公司打算使用Memoji这个词

2018年5月，苹果公司的一名代表与Social Tech公司联系，询问该公司是否有意愿出售MEMOJI这个标志的权利。Social Tech公司拒绝此要约。因而，苹果公司转而与LB公司联系，并买下MEMOJI的相关权利，包括申请中的权利。这项交易于2018年5月完成，并向专利商标局登记。

随后在6月4日，苹果电脑宣告从LB公司买下了MEMOJI的权利，并在6月25日发行了一个包含Memoji程序的新操作系统的公开测试版[2]。

Social Tech公司加速开发并仓促推出程序

在2016年提出商标申请之后，Social Tech公司曾经在内部讨论一商业计划，想要对潜在客户和投资者营销其Memoji应用程序，但招募投资上并不顺利，故在2017年1月，只有在其网站上宣传其有Memoji 应用程序。

在2018年6月苹果电脑宣布之前，Social Tech的一名员工愿意投资10万美元，并与程序开发商初步讨论合作开发Memoji手机程序，但在苹果电脑正式宣布之前，并没有真的开始撰写程序代码[3]。

但6月4日苹果电脑宣布之后，Social Tech公司加快开发步调，并在三个礼拜后的6月28日，在Google的Play Store推出自己的Memoji手机应用程序。二天后，Social Tech公司向专利商标局提出使用声明，并于9月18日正式获得注册登记，商标字号为No. 5,566,242。

苹果公司请求撤销Social Tech公司注册的MEMOJI商标

2018年9月17日，苹果电脑推出新版的iOS 12操作系统，将苹果的Memoji软件纳入所有苹果电脑的硬件产品中[4]。

2018年9月26日，苹果电脑向美国专利商标局提出「撤销程序」（cancellation proceeding），要求撤销Social Tech公司注册的MEMOJI商标。

不久后，Social Tech公司则向地区法院对苹果电脑提起商标侵权诉讼。双方都申请即决判决。

地区法院做成即决判决，认为没有理性的陪审团会认为，Social Tech公司有对MEMOJI标志为商业上的真实使用。因此，地区法院判决，苹果公司有权撤销Social Tech公司所注册的MEMOJI标志。Social Tech公司不服，向第九巡回上诉法院提起上诉[5]。 

美国联邦商标法要求真实的商业上使用

所谓「商业上使用」，根据第1127条之定义，指：「标志在正常交易过程中的真实使用，而非仅是为了保留对标志的权利。...[6]」

在过去的案例中，第九巡回法院认为，要构成联邦商标法的「商业上使用」，必须符合二要件：(1)真正使用（actual use）要件；(2)展示（display）之要件[7]。

第九巡回法院指出，商标法第1127条的定义，强调「真实」使用，以及在「正常交易过程」中使用，是为了避免「象征性使用」（token use）。亦即，不能仅是为了保留商标权而为使用。若仅是采用商标，但并没有在商业上真实使用，并不足以联邦商标法的商标权[8]。

其次，单纯意图在商业上使用，并不会获得商标权。申请人必须证明，其商业上使用，乃足够公开之方式，让公众的适当成员，能够辨识或区别该被标志的产品。如果公众没有看过该标志，没有来源识别功能，则不该受到商标保护，除非其公开使用，能让消费者对该标志和商标权人之间产生某种连结[9]。

第九巡回法院指出，在判断是否有在商业上真实使用，要考虑各种因素，但「没有销售活动」（non-sales activities）具有关键的影响[10]。

2018年6月4日之前的活动不够公开

法院认为，在Social Tech公司于2016年提出商标申请之后超过两年，都没对Memoji程序撰写过任何一条程序代码，也没有任何销售。在苹果电脑于2018年6月4日宣布要使用Memoji之前，Social Tech公司对MEMOJI的活动，只有维持一个网站，里面放了一个宣传影片、早期商业计划，一个员工的内部投资10万美元，以及对外部投资者的不成功的招募活动。法院认为，这些活动都不够公开，不足以支持其商标权，不论Social Tech公司进行这些活动，是否真的出于「将来打算于商业上使用」之意图[11]。

而且，没有证据能证明，有任何外面的消费者，在苹果电脑于6月4日宣布之前，能够将 MEMOJI与Social Tech公司产生联想。虽然上述Social Tech公司的活动，也许可以证明，该公司有想要在商业上使用MEMOJI 标志，但是，「单纯商业上之意图」，并不足以获得商标权[12]。

2018年6月4日之后的活动纯粹是为了保存商标权

2018年6月4日苹果公司宣布要推出Memoji程序后，Social Tech公司才急着加速与外面的程序开发商合作，加速开发，并紧急在三个礼拜后就将程序上架，然后才向专利商标局提出「使用声明」，希望完成注册登记。

法院认为，由于联邦商标法所讲的商业上使用，必须是「真实」使用，且不能「仅为了维持商标权利」之使用，亦即不能是象征性的使用[13]。 

除了加速开发、发行低质量产品之外，最关键点在于证据显示，Social Tech公司的负责人与程序开发者的email通信内容中，明确指出，是想要赶紧完成注册登记程序，以便于向苹果公司进行诉讼，获得赔偿。因此，法院认为，这些行为很明显是为了维持MEMOJI 标志之权利，并想以此为基础控告苹果公司[14]。

Social Tech公司主张，其Memoji程序推出后有5000次下载，应足以产生事实争议。但法院认为，重点不在于下载次数，而在于Social Tech公司是否是真的想要为真实商业使用而去开发Memoji程序。所有证据都显示，Social Tech公司急着开发与推出程序，并非真的想要在商业上使用该程序，而是想要维持其权利进而对苹果公司提起诉讼[15]。

法院最后总结，虽然Social Tech公司一开始于2016年采用「意图使用」程序申请商标时，具有商业意图想要开发Memoji程序；但等到2018年其提出「使用声明」时，却只是单纯为了维持其商标权，其只是利用象征性使用，完成商标注册登记程序。由于这违反了联邦商标法的第1127条之规定，因而，苹果电脑确实有权要求撤销该商标[16]。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法