乐队团员解散后，可能出现各自主张拥有团名商标权，而出现商标争夺诉讼或互告侵权。2021年，美国第三巡回法院做出Beasley v. Howard案判决[1]，再次处理类似争议。该判决涉及一个诉讼法上的问题：先使用人到美国商标审理救济委员会（TTAB）撤销对方商标输了之后，可否再到法院以先使用商标控告对方侵权？

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Ebonys乐队解散后，各自主张团名的商标权

1967年，比斯利先生（David Beasley）在纽泽西州的卡姆登成立了一个名为「The Ebonys」的乐队。Ebonys是帮助创建「费城之声」的众多乐队之一，费城之声是一种以费城国际唱片公司为中心的节奏布鲁斯音乐风格，融合了灵魂乐、放克和迪斯科元素。Ebonys在1970年代取得了一些商业上的成功，但并非特别有名。经过十年后，Ebonys的人气逐渐消退，但比斯利声称，自成立以来，他们仍然持续不断地表演[2]。

1990年代和2000年代，有了新的发展。霍华德先生（William Howard）在1990年代中期加入乐队，比斯利在 1997 年为「THE EBONYS」取得纽泽西州服务商标。此后几年，比斯利和他的乐队成员与霍华德一起演出[3]。

但比斯利和霍华德很快就分道扬镳，并各自主张拥有Ebonys的团名。2012 年，霍华德在美国专利商标局（USPTO）注册了「THE EBONYS」联邦商标（注册号 4,170,469，简称'469号商标）。

表一、「THE EBONYS」之联邦商标

数据源：美国专利商标局

比斯利声称，自从霍华德注册了「THE EBONYS」商标以来，该注册商标一直干扰，并且继续干扰他的事业。比斯利声称，他无法注册一个在网址中使用「The Ebonys」的乐队网站、霍华德阻止比斯利预订音乐会表演场地、霍华德试图从比斯利的录音中收取版税，且霍华德声称自己是Ebonys的真正创始人[4]。

比斯利二度请求TTAB撤销霍华德商标

比斯利在2013年向TTAB提出了一份撤销 '469号商标之申请，称霍华德在申请商标时欺骗了专利商标局。该份撤销请求书讲述了 Ebonys于1969 年之成立、他为该乐队取得的纽泽西州西服务商标、霍华德的加入和离开乐队，以及 Beasley继续以 Ebonys之名义经营的说法。TTAB在次年驳回了该请求。TTAB认为，参考比斯利提交的所有证据，比斯利未能证明霍华德欺骗了专利商标局[5]。

比斯利在 2017年向TTAB 提出第二次撤销请求。他在2017年的请求书中再次声称霍华德对专利商标局申请商标时有欺骗行为。此外，他另主张，系争的'469商标会与可能与比斯利的纽泽西「THE EBONY」商标产生混淆，而要求专利商标局撤销 '469商标[6]。

TTAB驳回了2017年的撤销请求。其依据为「请求权排除效」（claim preclusion），相当于台湾所称的「一事不再理」。理由是比斯利 2017 年的欺骗主张，与他2013年所提出的事实相同，且比斯利在2013年的撤销请求中放弃了主张混淆误认之虞的机会，因为该混淆误认之虞主张所依据的，与2013年欺骗主张的事实一样[7]。 对TTAB这二次的驳回决定，比斯利都没提出上诉，因而TTAB的决定确定。

表二、本案两次商标撤销请求

数据源：美国专利商标局

向法院提起诉讼，地区法院仍认为一事不再理

2019年4月，比斯利决定不请律师，自己向法院对霍华德提起诉讼。比斯利的起诉书再次讲述了乐队的历史以及他与霍华德的激烈分裂。他要求地方法院「撤销 '469号商标的商标所有权」，对「他无法营销自己乐队而造成的损失」判予金钱赔偿，并允许他在专利商标局注册自己的 EBONYS 商标[8]。

由于比斯利未请律师，故地区法院自行解读，比斯利所提出的主张，应该是根据美国联邦商标法第 43(a) 条对「未注册」商标之保护（15. U.S.C. § 1125(a)）。相对于未注册商标，已注册商标的保护条文是15 U.S.C. § 1114。

霍华德则提出「请求权排除效」（claim preclusion）和「争点排除效」（issue preclusion），主张应驳回该诉讼。

地区法院接受霍华德的主张，认为这份起诉书中所提出的事实和法律依据，在2017年撤销请求中都已经讨论过，也是那些比斯利本可以在2013年撤销请求中提出「先使用」（priority of use）的论点，但他没有提出。因此，符合了「请求权排除效」的要件，故比斯利不可到法院重新提出同样的主张。地区法院进一步认为，虽然比斯利在这次的起诉书提出了损害赔偿请求，这是他之前没有在TTAB主张的权利，但同样适用争点排除效。至于其他双方所提出的争点，法院就不为判断[9]。

第三巡回法院认为不适用请求权排除效

比斯利不服，继续提出上诉，因而案件上诉到第三巡回法院。第三巡回法院于2021年9月17日做出判决。

本案的争点在于，比斯利在TTAB撤销程序中败诉，是否产生「请求权排除效」（相当于一事不再理），而不得再向法院提出43(a) 条之侵权主张？

第三巡回法院认为，并不会产生此种排除效果。其认为，虽然比斯利在TTAB的撤销请求，和在地方法院提出诉讼的事实基本上相似，但 TTAB 只是处理「注册商标」的相关问题，其管辖权也只限于对注册商标的相关争议。至于根据联邦商标法第43条(a)对未注册商标提起侵权诉讼，不在TTAB的管辖范围，自然不会产生请求权排除效或一事不再理的问题[10]。

TTAB对未注册商标问题没有管辖权

所谓的「请求权排除效」（claim preclusion），又称为「既判力」（res judicata），乃指，一旦「有管辖权的法院对案情作出最终判决」，即保护被告免受「涉及相同诉因（cause of action）的重复诉讼」的风险[11]。

不过，第三巡回法院强调，TTAB仅对已注册商标是否符合注册要件等问题，拥有管辖权；对于未注册商标根据第43条(a)的其他请求，并无管辖权[12]。

美国联邦商标法第43条(a)管的事项很广，包括在商业上的欺骗使用一标志，可能对一被告产品之附属、关联、来源、赞助、同意产生混淆误认之虞，也包括欺罔性的广告使用[13]。此种认定的范围，比起商标注册混淆误认的范围，还要广泛的多[14]。因此，TTAB之决定，并不会对后续法院处理第43条(a)之侵权主张，产生请求权排除效。而且，第九巡回法院、第二巡回法院，也采取相同见解[15]。

TTAB程序是一个快速审理程序

第三巡回法院还提出一个理由。其认为，TTAB的撤销审理程序是一个快速程序，可让商标权人、申请人都加入的多方程序，但实际上并不完全适用法院的复杂程序[16]。

但是，如果让TTAB的审理结果，会对申请撤销人到后续法院的侵权诉讼产生请求权排除效，将导致申请撤销人会不愿意到TTAB使用这种程序，而宁可在法院用更完整的程序。这样的结果，导致大家不愿意用TTAB的较快速的程序，使得TTAB的设立目的落空[17]。

有争点排除效适用

不过，第三巡回法院认为，TTAB认定过的争点（issue），有争点排除效（issue preclusion）原则的适用。只要当事人确实在TTAB的程序中经过争讼，且由有效、终局的决定所认定过[18]，该争点就不可以再重新于法院争执。

法院认为，本案中，比斯利主张「霍华德向专利商标局申请专利时有欺骗」，这个争点在TTAB已经经过争讼并被认定，有争点排除效。故在法院诉讼时不可再重新讨论这个争点。但除了这个争点以外，其他的争点，包括比斯利是否为先使用商标、霍华德的使用是否会对比斯利的先使用商标产生混淆误认等，这些争点都还没有真正争讼过，就没有争点排除效的问题[19]。

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法