蓝芽技术联盟（Bluetooth SIG）注册了相关蓝芽商标，包括大家常看到的蓝芽符号。要使用这些蓝芽商标，必须加入该协会获得授权，且产品经过认证并缴交费用。美国生产菲亚特、克赖斯勒、道奇汽车的FCA集团认为，其乃是购买自第三方供货商的产品，可以主张商标权用尽原则，故不需要加入蓝芽技术联盟缴费。2022年4月美国第九巡回法院判决Bluetooth SIG Inc. v. FCA US LLC案，认为车商只要有充分说明，有机会主张权利耗尽。

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蓝芽技术联盟（Bluetooth SIG）与商标

本案的原告是蓝芽技术联盟（Bluetooth Special Interest Group，缩写为SIG）。SIG是一个非营利组织，管理短距无线科技之标准。SIG拥有「Bluetooth」此文字商标，和以下两个图文商标。

表一、SIG拥有之图文商标

数据源：美国专利商标局

产品制造商想使用这几个商标，必须加入SIG签署授权协议，提交遵守相关规定的宣誓，并且支付费用。科技零件的制造商，必须遵守检测要求，产品符合「蓝芽合格程序」（Bluetooth Qualification Process，简称BQP）。检测合格后，可以得到一个「合格设计ID序号」（Qualified Design ID number）以及一「宣布ID序号（Declaration ID number）。在此过程中，供货商需缴交行政费用[1]。

FCA集团向第三方供货商购买蓝芽产品

FCA集团全名为Fiat Chrysler Automobiles，就是制造飞雅特（Fiat）、克赖斯勒（Chrysler）汽车的公司，旗下还有道奇（Dodge）、吉普（Jeep）、Ram等品牌，是美国除了通用汽车、福特汽车以外的第三大汽车制造集团。

FCA集团的车都内装了配备蓝芽（Bluetooth-equipped）的主机。这些主机由第三方供货商制造，且都通过SIG的认证。但FCA集团没有采取SIG要求的进一步步骤，以认证车辆的蓝芽功能。FCA集团使用SIG的上述三个商标在其车内装置上，以及产品说明出版物上[2]。 

SIG对FCA集团提起商标侵权诉讼

SIG对FCA集团提起商标侵权诉讼。SIG认为，要使用蓝芽相关商标，必须加入SIG协会，且也必须认证和列出他们的终端商品。但FCA集团没有加入SIG协会，也从没有提出认证申请。因而认为FCA集团是对蓝芽商标的价值搭便车[3]。FCA则主张，第三方供货商的产品已经经过认证，且已经支付过行政费用。如果还要FCA集团在经过认证、再缴一次费用，则SIG是对同一个组件收了多次费用[4]。

权利耗尽抗辩？

FCA集团提出几项抗辩，其中包括权利耗尽原则抗辩，在美国商标法上称为第一次销售原则（first sale doctrine）。以下为忠于原文，使用第一次销售原则，指称一般讲的权利耗尽原则。

一审法院做出即决判决，对第一次销售原则的争议，判决SIG胜诉。地方法院认为，本案不适用权利耗尽原则，因为FCA集团的行为，超出了「储存、展示和转售生产商的产品」（stocking, displaying, and reselling a producer's product）的范围[5]。

但对于这一个争点，FCA集团提出中间上诉（interlocutory appeal），FCA认为，「当一商标保护产品被整合进一新产品」，是否有第一次销售原则之适用？第九巡回法院的一个庭核准了这个中间上诉[6]，并于2022年4月做出判决。

最高法院和第九巡回法院曾判决，只要有充分说明就可以

地区法院之前采取的见解，乃是根据第九巡回法院1995年Sebastian案的一段见解：「『第一次销售』原则的本质是，购买者仅以生产者的商标储存、展示和转售生产者的产品，即不会违反《兰哈姆法》赋予生产者的任何权利。[7]」

但第九巡回法院认为，Sebastian案的这段话，并不是阐述第一次销售原则的准确范围，只是简单描述下游买家未经授权转售真品的行为，说明受第一次销售原则保护[8]。 

最高法院的其他案件承认第一次销售原则的范围，就超过了Sebastian案所谓的本质范围。 在最高法院1924年的Prestonettes案，被告是一化妆品制造商，向商标权人购买了真品的化妆粉，然后经过加压、添加黏合剂，使其变成粉饼，放在粉饼铁盒中销售。最高法院认为，商标法没有禁止被告「附带」使用原告的商标，该使用并非指称该产品，而是说明该商标产品是新产品的组成元素。只要一般公众被充分告知，谁修改了该粉末，如果被告之制程降低了原告粉末质量，公众有机会发现谁该负责，这就够了[9]。

在第九巡回法院1998年的Enesco案，被告Price/Costco是一零售商，从商标权人那购买了瓷娃娃，并重新包装；但在重新包装时，不小心压碎了瓷娃娃。法院认为，仍然有第一次销售原则之适用，只要公众可以被适当告知，被告Price/Costco有经过重新包装，如此对于碎裂的原因是谁造成的，就不会产生混淆误认[10]。

将零组件整合一新产品是否可主张商标权用尽？

上述最高法院Prestonettes案和第九巡回法院Enesco案，被告都是将一个组件成分整合进一新的终端产品中，且判决均认为有第一次销售原则之适用。二判决都强调，销售者在销售时，有无揭露该商标产品如何被整合；只要有适当的揭露，被告就可以主张第一次销售原则[11]。

第九巡回法院认为，在一审时，对于FCA集团是否有适当揭露，其与蓝芽科技的关系，或者其产品乃使用符合蓝芽科技之测试规格，地区法院并没有详细审理。因此，第九巡回法院撤销地区法院判决，将此争点发回地区法院重新审理[12]。

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法