2022年5月18日，纽约南区地区法院判决了世界上第一起NFT（非同质化代币）销售涉及侵害商标的案例。该案中，爱马仕（Hermès）控告一名艺术家，他创作了一系列的爱马仕柏金包的各种画作，取名为「MetaBirkins」系列，以NFT在网络上销售。该艺术家请求直接驳回该诉讼，但法院裁定认为应受理该诉讼。

图片来源：Pixabay

艺术家创作MetaBirkins系列数字创作

这起案件名为Hermès International, et al. v Mason Rothschild案[1]。自称为Mason Rothschild的画家，以爱马仕经典款柏金包（Birkin）的外型，换上毛茸茸的材质，搭上不同配色，创作了一系列数字画作。他将这些数字画作命名为MetaBirkins系列，每一幅画作有一个编号，并以NFT的方式，在NFT的销售网点OpenSea上贩卖[2]。以下是该网站销售的截图。

图一、OpenSea网站上销售的MetaBirkins系列商品。

图片来源：OpenSea网站

爱马仕主张侵害其Birkin商标

爱马仕主张，Rothschild销售这些名为MetaBirkin 的NFT，侵害并减损（diluted）了爱马仕的柏金商标，错误指示这些NFT的来源，让人以为这些是爱马仕授权的数字商品，伤害且减损了爱马仕的商誉。另外，爱马仕也主张，Rothschild使用metabirkins.com这个网址来销售这些NFT数位画作，构成了不当的网址抢注册行为[3]。

被告主张属艺术创作豁免，请求法院直接驳回该案

被告Rothschild则请求直接驳回该诉讼（moved to dismiss）。其理由主要是，他使用「MetaBirkin」做为画作名称，构成了商标的艺术创作使用，符合第二巡回法院1989年Rogers v. Grimaldi案[4]的标准。

第二巡回法院在1989年的Rogers v. Grimaldi案，建立了艺术创作豁免侵害商标的标准。该案的原告是一个著名演员，他主张自己的名字有形象权（或称肖像权），并主张电影公司制作的电影《Ginger and Fred》侵害了他的形象权。Rogers案建立了二步骤检测法。第一步骤，是看该商标对被告创作，是否具有「最低程度的艺术相关性」（minimally artistically relevant）；第二步骤，如果具有某些艺术相关性，则在看该创作对商标的使用，是否会明显地误导（explicitly misleads）消费者，让他们混淆该作品之内容、作者、赞助者、背书者[5]。

Rothschild主张，他的系列作品《MetaBirkins》使用Birkin这个商标，与他想探讨的时尚产业虐待动物和奢侈和价值的本质，有最低程度的关连性。而且他的使用并没有造成明显的误导，不论某些观看者是否真的产生混淆。

爱马仕认为不符合艺术创作豁免

爱马仕则认为，本案中被告的使用，乃过度的商业性使用，包括创造「MetaBirkins」这个卷标，以该卷标销售数字产品，经营数字店面，用该名称进行营销宣传等[6]。爱马仕也强调，有证据可支持，有部分消费者和产业观察者对该《MetaBirkins》系列的NFT来源和授权产生混淆误认。另外，爱马仕也引用该艺术家自己在Yahoo! Finance上报导中讲的话，他说《MetaBirkins》是一个数字商品，并认为在现实生活中拥有「疯狂的手提包」，或「现在」「能够透过这些标志性的NFT将其带入虚拟世界」之间并没有「太大的区别」，并抱怨人们销售假冒的《MetaBirkins》NFT与他的NFT竞争[7]。

爱马仕主张，第二巡回法院的Rogers案的艺术创作豁免，并不适用于商业上销售的「商品」（commodity），例如本案的NFT数字作品。其认为，就算可以适用Rogers案之艺术创作豁免，法院仍需要根据混淆误认之虞判断的Polaroid案八因素[8]，评估「MetaBirkin」这个标签是否会对公众产生混淆误认之虞[9]。

被告Rothschild的响应则是，其坚持《MetaBirkins》NFT是艺术作品，应可适用Rogers案之艺术创作豁免，且对作品本身，和销售作品的宣传，都应平等对待。被告并主张，倘若可以适用Rogers案之艺术创作豁免，则不需要再进行混淆误认八因素检测，因为在Rogers案的标准下，只需要问其使用是否「明显地误导公众」，而不是要问是否有混淆误认之虞，或是否有真正混淆误认的情况出现[10]。

纽约南区地区法院法院裁定受理本案

本案纽约南区地区法院法官Jed S. Rakoff于2022年5月4日听取双方口头辩论，于5月5日裁定驳回「被告不受理之请求」，并于5月18日公布「备忘命令」，说明其裁定之理由。

NFT数字创作有机会适用艺术创作豁免

Rakoff法官认为，手提包的数字图像，也可以构成一种艺术表达形式，所以可适用Rogers案之艺术创作豁免[11]。Rakoff法官指出，Rothschild使用NFT以认证这些图像，并不会「改变艺术创作豁免的适用，因为 NFT 只是指向数字图像所在位置并验证图像的代码，因此使用 NFT 来验证图像并允许可追踪的后续转售和转让，不会使图像成为不受言论自由保护的『商品』（commodity），就像出售实体绘画的有编号的副本一样，不会使其成为『商品』而无法适用艺术创作豁免。」[12]

是否真的具有艺术相关性？

Rakoff法官指出，Rogers案所建立的艺术创作豁免的二步骤检测中，第一步检测的「艺术相关性」标准很低。不过，爱马仕主张，被告使用MetaBirkins这个标识，完全就是想要跟爱马仕的Birkin商标的知名度和商誉连结，而非只是因为艺术上的关连性。Rakoff法官引用被告自己对媒体的说明，其提到，他努力「让该数字商品创造出与柏金包在现实生活中具有的那种幻觉。」因此，到底使用「MetaBirkins」这个词是否具有艺术关连性， 法官认为需要进行审判才能加以判断[13]。

已经对公众产生明显误导

至于第二步骤，是否对公众产生「明显的误导」，Rakoff法官认为，爱马仕已经适当地主张，MetaBirkin这个标签确实有明显地误导[14]。

被告主张，第二巡回法院下的法院，在判断Rogers案检测标准下的「是否有明显误导」时，不应该进行Polaroid案之混淆误认八因素的判断。Rakoff法官明确指出，这个主张是错误的，在判断有无明显误导时，应该进行混淆误认之虞的多因素判断[15]。

此外，Rakoff法官认为，爱马仕乃适当地引用Polaroid案下多因素中的某些因素，支持被告使用的MetaBirkin 标识是误导的[16]。即便被告主张此时不应适用混淆误认八因素判断 ，Rakoff法官强调，仍然应该受理本案，因为爱马仕已经适当地主张足够的实际上混淆情事，以及被告误导公众的足够努力，包括被告自己对媒体的发言等[17]。

本案可能是NFT数字创作引发的商标侵权争议，由法院做出的第一件判决。后续发展值得我们继续关注。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法