2017年时，Instgram的时尚网红们开始大量分享一款半圆形竹制手提包，一时间成为美国最火热的流行时尚产品。创办Cult Gaia品牌的设计师Jasmin Larian在2017年7月，以这款包的造型向美国专利商标局（USPTO）申请注册立体商标。但专利商标局认为其包款为通用包款且不具后天识别性，拒绝其商标注册。申请人提出救济后，2022年1月，美国商标审理救济委员会仍然做出驳回决定。

图片来源：Cult Gaia

Cult Gaia品牌的「方舟」（Ark）半圆形竹制手提包

设计师Jasmin Larian在2011年创设了与自己同名的公司，并创办了Cult Gaia这个品牌。其于2013年1月开始贩卖其「方舟手提包」（Ark handbag），也就是半圆形竹制手提包。2017年，这款半圆形竹制手提包突然在社群网站变得非常火红，许多网站名人都纷纷分享Cult Gaia的这款方舟手提包[1]。

因而， Jasmin Larian公司在2017年7月10日，以此款半圆形竹制手提包的立体造型，向美国专利商标局申请了立体商标。该商标申请附图如下：

图一、Jasmin Larian公司向美国专利商标局申请的立体商标（申请号87522459）

图片来源：美国专利商标局

申请案中，对该立体标志的描述为：「未主张颜色是商标的特征。该标志由一个三维手提包的配置组成。该手提包具有以下独特组合： (1) 由均匀尺寸的薄硬质材料条制成的结构化且扁平的前后面板； (2) 以互锁方式排列形成三个同心半圆，形成独特的透视旭日纹设计； (3) 顶部有水平条和一个由相同材料制成的带有弯曲锥形切口的手柄； (4) 弯曲的侧板，由与构成前后板的部件相同材料和相同宽度的互锁件制成； (5) 连接把手的圆珠状垫片。」

申请立体商标之要件

美国商标法下可注册立体商标，一般称为「商业外观」（trade dress），只要1.其设计元素具有识别性，且2.消费者可以将识别出该商业外观的「单一来源」（single source）就是该商品制造者或销售者。

第2个要件的标准非常高，消费者看到这个外观特征，且在没有看到公司品牌的情况下，就要识别出该产品来自那一家公司，且只能辨识出一家公司。使用该产品外观特征的，必须在市场上只有一家公司，且够有名，才有可能满足此要件。

专利商标局驳回申请案与TTAB之决定

此案审查官在审查时要求补充相关资料，经过三年审查后，仍决定驳回此申请案。申请人不服，向商标审理与上诉委员会(TTAB)提出救济，2022年1月19日，TTAB做成决定，仍然维持驳回决定。2022年3月29日，TTAB的三名行政法官，指定该决定作为「先例」（precedent），亦即认为该决定中对立体商标要件的讨论，可作为后续案件的参考。

TTAB的驳回理由主要有二：(1)该包款是业界通用的（generic）包款，亦即在Jasmin Larian申请前就已经存在，现也有其他厂商在贩卖近似包款；(2)该设计还没有达到「后天识别性」之程度[2]。

业界的通用包款？

该包款是否为业界通用包款？Jasmin Larian主张，在自己强力推销使该包款成为畅销商品前，当时业界并没有其他厂商销售此种包款。

但是，TTAB从以下八项证据，认为此包款在2013年1月之前，就曾经在业界被销售过[3]。

(1) 在申请人开始销售之前，在第三方转售平台上销售的相同或几乎相同的包；

图二、2010年在其他网站就有销售几乎一样包款的网页

图片来源：In re Jasmin Larian, LLC, Serial No. 87522459, at 9 (TTAB, Jan. 19, 2022; redesignated Mar. 29, 2022).

(2) 在申请人开始销售之前，在网站贴文、部落格文章上，就有对相同或几乎相同的手提包设计的讨论文章；

(3) 在申请人开始销售之前，宣传春夏时装系列的杂志就有讨论到几乎相同的手提包设计的文章；

(4) 申请人自己接受访问时，承认该包款设计是「一般日本竹蓝包的重制物」；

(5) 设计的历史性质的证据，包括手提包历史介绍书籍的内容和对现代艺术博物馆 (Museum of Modern Art)销售该产品的说明，都提到1970年代就有此包款出现；

(6) 在时尚界有丰富经验的人发表的文章，证明该设计是已知设计并且来自多个来源；

(7) 普通消费者发表的贴文，评论他们长期以来对相同或几乎相同的包袋设计非常熟悉，并且来自多个来源；

(8) 在申请人发布日期之后、但在其流行之前，其他人提供相同或几乎相同的手提包设计。

综合上述八项证据，TTAB认为，在Cult Gaia开始销售这款包之前，1970年代，以及2010年左右，都有其他制造商在美国或在其他国家销售非常近似的包款，因此认为其属于业界「通用」的包款。

退流行商品仍是业界通用商品

但Jasmin Larian主张，立体商标（商业外观）并不需具备新颖性（novelty），就算曾经有近似的设计在几时年前出现过，在美国仍然可以作为其公司产品的商业外观[4]。

TTAB同意，立体商标（商业外观）不需要具备新颖性，但是，TTAB认为，所申请的立体识别必须具有识别厂商来源的功能。从证据可知，申请的设计是一种常见的手提包设计，并且像许多设计趋势一样，它有流行期，然后是平静期。一个特定的包设计目前不流行，并不意味着它不是一个常见的包设计。由于消费者在网站上可以看到别家品牌销售的几乎一样的包款，相同的手提包仍继续被使用、销售、展示和讨论，并继续影响消费者的认知，因此该设计不会被视为单一来源的标志，而不具有指示来源的功能[5]。

不具备后天识别性

除了通用性之外，TTAB也提出了补充理由，认为该包款的造型，不具备「后天识别性」（acquired distinctiveness），亦即消费者不会将该包款造型，联想到Cult Gaia 品牌[6]。 

在判断一标志是否具有后天识别性，要综合考虑六项因素：(1).实际购买者联想到特定来源的比例（通常通过消费者调查来衡量）；(2)使用的期间、程度和独占性使用；(3)广告的数量和方式；(4)销售额和客户数量；(5)故意复制；(6)未经请求的媒体对带有该标志的产品进行报导[7]。

TTAB指出，前二项因素，并不利于申请人：(1)申请人并没有提供消费者调查，证明消费者看到该立体形状联想到申请人品牌的情况。(2)前面的证据已经指出，在申请人开始销售前或后，都有其他公司在销售近似商品，亦即该立体造型的使用并非独占性的使用[8]。至于后面几项因素，申请人都提出许多证据。

TTAB指出，这些证据，都必须要证明，消费者看到这款包的造型，是否会联想到申请人或Cult Gaia 品牌，认为其是该商品的来源。但整体而言，TTAB不认为这些证据可以充分证明，消费者看到竹篮包造型就会直接联想到申请人公司或Cult Gaia 品牌[9]。

未来的发展

过去案例中，对于立体商标，比较担心会独占某种商品功能特征，例如美国第三巡回法院的Pocky巧克力棒。严格来说，Jasmin Larian想注册的目标半月形竹制手提包，只会独占「半月形」这款造型的竹制手提包，但不会独占所有竹片制材质的手提包。

本案TTAB最特别的见解在于，此一半圆形竹制手提包曾在1970年代出现过，目前尚有其他少数公司销售这种造型的包，所以TTAB认为属于该行业的通用包款。不过，有其他少数公司销售此造型包款，就认为是业界的「通用包款」，似乎太过宽松。Jasmin Larian很有可能对此标准不服，继续上诉到法院诉讼。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法