第116期
2022 年 08 月 10 日
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时尚半圆形竹制手提包申请立体商标?
美国2022年商标审理救济委员会In re Jasmin Larian, LLC案
杨智杰/云林科技大学 科技法律研究所 教授

2017年时,Instgram的时尚网红们开始大量分享一款半圆形竹制手提包,一时间成为美国最火热的流行时尚产品。创办Cult Gaia品牌的设计师Jasmin Larian在2017年7月,以这款包的造型向美国专利商标局(USPTO)申请注册立体商标。但专利商标局认为其包款为通用包款且不具后天识别性,拒绝其商标注册。申请人提出救济后,2022年1月,美国商标审理救济委员会仍然做出驳回决定。


图片来源:Cult Gaia

Cult Gaia品牌的「方舟」(Ark)半圆形竹制手提包

设计师Jasmin Larian在2011年创设了与自己同名的公司,并创办了Cult Gaia这个品牌。其于2013年1月开始贩卖其「方舟手提包」(Ark handbag),也就是半圆形竹制手提包。2017年,这款半圆形竹制手提包突然在社群网站变得非常火红,许多网站名人都纷纷分享Cult Gaia的这款方舟手提包[1]

因而, Jasmin Larian公司在2017年7月10日,以此款半圆形竹制手提包的立体造型,向美国专利商标局申请了立体商标。该商标申请附图如下:

图一、Jasmin Larian公司向美国专利商标局申请的立体商标(申请号87522459)

图片来源:美国专利商标局

申请案中,对该立体标志的描述为:「未主张颜色是商标的特征。该标志由一个三维手提包的配置组成。该手提包具有以下独特组合: (1) 由均匀尺寸的薄硬质材料条制成的结构化且扁平的前后面板; (2) 以互锁方式排列形成三个同心半圆,形成独特的透视旭日纹设计; (3) 顶部有水平条和一个由相同材料制成的带有弯曲锥形切口的手柄; (4) 弯曲的侧板,由与构成前后板的部件相同材料和相同宽度的互锁件制成; (5) 连接把手的圆珠状垫片。」

申请立体商标之要件

美国商标法下可注册立体商标,一般称为「商业外观」(trade dress),只要1.其设计元素具有识别性,且2.消费者可以将识别出该商业外观的「单一来源」(single source)就是该商品制造者或销售者。

第2个要件的标准非常高,消费者看到这个外观特征,且在没有看到公司品牌的情况下,就要识别出该产品来自那一家公司,且只能辨识出一家公司。使用该产品外观特征的,必须在市场上只有一家公司,且够有名,才有可能满足此要件。

专利商标局驳回申请案与TTAB之决定

此案审查官在审查时要求补充相关资料,经过三年审查后,仍决定驳回此申请案。申请人不服,向商标审理与上诉委员会(TTAB)提出救济,2022年1月19日,TTAB做成决定,仍然维持驳回决定。2022年3月29日,TTAB的三名行政法官,指定该决定作为「先例」(precedent),亦即认为该决定中对立体商标要件的讨论,可作为后续案件的参考。

TTAB的驳回理由主要有二:(1)该包款是业界通用的(generic)包款,亦即在Jasmin Larian申请前就已经存在,现也有其他厂商在贩卖近似包款;(2)该设计还没有达到「后天识别性」之程度[2]

业界的通用包款?

该包款是否为业界通用包款?Jasmin Larian主张,在自己强力推销使该包款成为畅销商品前,当时业界并没有其他厂商销售此种包款。

但是,TTAB从以下八项证据,认为此包款在2013年1月之前,就曾经在业界被销售过[3]

(1) 在申请人开始销售之前,在第三方转售平台上销售的相同或几乎相同的包;

图二、2010年在其他网站就有销售几乎一样包款的网页

图片来源:In re Jasmin Larian, LLC, Serial No. 87522459, at 9 (TTAB, Jan. 19, 2022; redesignated Mar. 29, 2022).

(2) 在申请人开始销售之前,在网站贴文、部落格文章上,就有对相同或几乎相同的手提包设计的讨论文章;

(3) 在申请人开始销售之前,宣传春夏时装系列的杂志就有讨论到几乎相同的手提包设计的文章;

(4) 申请人自己接受访问时,承认该包款设计是「一般日本竹蓝包的重制物」;

(5) 设计的历史性质的证据,包括手提包历史介绍书籍的内容和对现代艺术博物馆 (Museum of Modern Art)销售该产品的说明,都提到1970年代就有此包款出现;

(6) 在时尚界有丰富经验的人发表的文章,证明该设计是已知设计并且来自多个来源;

(7) 普通消费者发表的贴文,评论他们长期以来对相同或几乎相同的包袋设计非常熟悉,并且来自多个来源;

(8) 在申请人发布日期之后、但在其流行之前,其他人提供相同或几乎相同的手提包设计。

综合上述八项证据,TTAB认为,在Cult Gaia开始销售这款包之前,1970年代,以及2010年左右,都有其他制造商在美国或在其他国家销售非常近似的包款,因此认为其属于业界「通用」的包款。

退流行商品仍是业界通用商品

但Jasmin Larian主张,立体商标(商业外观)并不需具备新颖性(novelty),就算曾经有近似的设计在几时年前出现过,在美国仍然可以作为其公司产品的商业外观[4]

TTAB同意,立体商标(商业外观)不需要具备新颖性,但是,TTAB认为,所申请的立体识别必须具有识别厂商来源的功能。从证据可知,申请的设计是一种常见的手提包设计,并且像许多设计趋势一样,它有流行期,然后是平静期。一个特定的包设计目前不流行,并不意味着它不是一个常见的包设计。由于消费者在网站上可以看到别家品牌销售的几乎一样的包款,相同的手提包仍继续被使用、销售、展示和讨论,并继续影响消费者的认知,因此该设计不会被视为单一来源的标志,而不具有指示来源的功能[5]

不具备后天识别性

除了通用性之外,TTAB也提出了补充理由,认为该包款的造型,不具备「后天识别性」(acquired distinctiveness),亦即消费者不会将该包款造型,联想到Cult Gaia 品牌[6]。 

在判断一标志是否具有后天识别性,要综合考虑六项因素:(1).实际购买者联想到特定来源的比例(通常通过消费者调查来衡量);(2)使用的期间、程度和独占性使用;(3)广告的数量和方式;(4)销售额和客户数量;(5)故意复制;(6)未经请求的媒体对带有该标志的产品进行报导[7]

TTAB指出,前二项因素,并不利于申请人:(1)申请人并没有提供消费者调查,证明消费者看到该立体形状联想到申请人品牌的情况。(2)前面的证据已经指出,在申请人开始销售前或后,都有其他公司在销售近似商品,亦即该立体造型的使用并非独占性的使用[8]。至于后面几项因素,申请人都提出许多证据。

TTAB指出,这些证据,都必须要证明,消费者看到这款包的造型,是否会联想到申请人或Cult Gaia 品牌,认为其是该商品的来源。但整体而言,TTAB不认为这些证据可以充分证明,消费者看到竹篮包造型就会直接联想到申请人公司或Cult Gaia 品牌[9]

未来的发展

过去案例中,对于立体商标,比较担心会独占某种商品功能特征,例如美国第三巡回法院的Pocky巧克力棒。严格来说,Jasmin Larian想注册的目标半月形竹制手提包,只会独占「半月形」这款造型的竹制手提包,但不会独占所有竹片制材质的手提包。

本案TTAB最特别的见解在于,此一半圆形竹制手提包曾在1970年代出现过,目前尚有其他少数公司销售这种造型的包,所以TTAB认为属于该行业的通用包款。不过,有其他少数公司销售此造型包款,就认为是业界的「通用包款」,似乎太过宽松。Jasmin Larian很有可能对此标准不服,继续上诉到法院诉讼。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

 
作者: 杨智杰
现任: 云林科技大学科技法律所 教授
经历: 云林科技大学科技法律所 副教授
真理大学法律系助理教授
真理大学法律系副教授
学历: 台湾大学法律系
中央大学产业经济所硕士
台湾大学法学博士
专长: 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法

 


 





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